Таким образом, представленная патентообладателем формула изобретения является новой формулой, которая не может быть принята в качестве измененной формулы изобретения.

При рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам может предложить патентовладельцу внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признан недействительным частично. Таким же правом на уточнение патентной формулы в целях признания патента недействительным частично обладает патентообладатель, так как наделение данным правом коллегии Палаты по патентным спорам не лишает патентообладателя возможности по собственной инициативе распоряжаться предоставленным объемом прав в целом по патентной формуле и уточнять независимые пункты за счет признаков из зависимых. Иное толкование возможности уточнения патентной формулы только лишь по желанию Роспатента, граничащему с "прихотью", ущемляет право патентообладателя защищать полученный патент с многозвенной формулой.

Можно считать, что изложенные соображения о том, что правом предложить к рассмотрению измененную на основании зависимых пунктов патентную формулу обладает не только Коллегия Палаты по патентным спорам, но и непосредственно патентообладатель, наконец стали находить реальное воплощение в практике. Сказанное подтверждается решением Роспатента по возражению против действительности патента N 81551 на полезную модель "Многослойное изолирующее изделие из минерального волокна", рассмотренному на коллегии Палаты по патентным спорам. Коллегия Палаты по патентным спорам решила патент Российской Федерации на полезную модель N 81551 признать недействительным частично и выдать новый патент с измененной формулой полезной модели, представленной в отзыве патентообладателя.

В опубликованной еще в 2007 г. статье <337> уже отмечалось, что по действующим правилам коллегия Палаты по патентным спорам может предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения или полезной модели по выданному патенту в рамках присутствующего в формуле объекта, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии запатентованного объекта условиям патентоспособности, и подчеркивалось, что "по большому счету, предоставление прав на такую инициативу коллегии и непредоставление таких же возможностей патентообладателю ничем иным, как дискриминацией в правах, не назвать, и данное положение, по-хорошему, надо менять".

--------------------------------

<337> Джермакян В. Возможности изменения формулы изобретения или полезной модели при рассмотрении возражения против выдачи патента // Патентный поверенный. 2007. N 6.

Сегодня данный вопрос судами уже окончательно разрешен в пользу патентообладателя. Суд указал, что "предоставление коллегии Палаты по патентным спорам права предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения не означает, что указанное право может быть реализовано произвольно, в зависимости от усмотрения членов Палаты. Когда изменения в формулу изобретения действительно способны устранить препятствия к признанию объекта патентоспособным, право Палаты предложить заявителю (патентообладателю) внести изменения в формулу корреспондирует с соответствующей обязанностью" <338>.

--------------------------------

<338> Решение Верховного Суда Российской Федерации от 22.04.2009 N ГКПИ09-431; Определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2009 N КАС09-244.

Судебная практика будет трансформирована в административный регламент, согласно которому будут рассматриваться возражения против выданных российских и евразийских патентов и патентообладатель будет иметь право ходатайствовать о рассмотрении в рамках доводов возражения измененной патентной формулы, если изменения основаны на зависимых пунктах и обусловливают признание патентоспособности изобретения или полезной модели с уточненной патентной формулой. Если будет установлено, что зависимые пункты не способны обусловить признание патентоспособности, то формальные изменения патентной формулы не должны приниматься.

Обратим также внимание на то, что при решении вопроса о переносе признаков из описания в формулу изобретения при рассмотрении возражения о недействительности патента следует оценить, не возникает ли в каждом конкретном случае ситуация с исправлением очевидной или технической ошибки в выданном патенте (см. комментарий к ст. 1393 ГК РФ). Если имеет место ситуация, предусмотренная в п. 4 ст. 1393, правообладатель оспариваемого патента вправе обратится в Роспатент с ходатайством о внесении соответствующих исправлений в выданный патент. До принятия решения по данному обращению Роспатент вправе приостановить рассмотрение возражения против выданного патента.

5. Рассмотрение споров о действительности евразийских патентов. Согласно п. (1) ст. 13 Евразийской патентной конвенции спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании ЕАПК и Патентной инструкции к ЕАПК.

Согласно п. (1) правила 54 Патентной инструкции к ЕАПК евразийский патент может быть признан недействительным полностью или частично в течение всего срока его действия.

Возражение против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение подается в Роспатент. Рассмотрение спора, касающегося действительности евразийского патента на территории Российской Федерации, осуществляется Палатой по патентным спорам ФИПС Роспатента на основании положений ЕАПК и Патентной инструкции к ЕАПК с учетом процессуальных норм, установленных Роспатентом, который фактически осуществляет досудебное рассмотрение спора в административном порядке.

Попытка "обхода" данной процедуры оспаривания недействительности евразийского патента на территории Российской Федерации уже имела место, но не нашла поддержки в суде. Девятый арбитражный апелляционный суд (Постановление от 29.09.2006 N 09АП-11276/2006-ГК) при рассмотрении спора отметил:

Как следует из материалов дела, истец подал в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление о признании недействительным евразийского патента N 3144 на изобретение "Способ лечения диабета тиазолидиндионом и метформином" по заявке N 200000041.

Арбитражный суд г. Москвы Определением от 09.06.2006 производство по делу прекратил на основании п. 1 части 1 ст. 150 АПК РФ, так как данный спор подлежит рассмотрению в административном порядке в Палате по патентным спорам. Истец считал, что Палата по патентным спорам не является компетентным органом государства, который должен рассмотреть данный спор, и спор подлежит рассмотрению в суде первой инстанции. Суд не признал доводы заявителя апелляционной жалобы обоснованными и прекратил производство по делу.

Вместе с тем рассмотрению возражения против действия на территории Российской Федерации евразийского патента присущи некоторые особенности <339>.

--------------------------------

<339> См.: информационное письмо от 08.08.2007 "О рассмотрении Палатой по патентным спорам возражения против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение", подписанное руководителем Роспатента Б.П. Симоновым и президентом ЕАПВ А.Н. Григорьевым.

Копия принятого к рассмотрению возражения направляется Роспатентом в ЕАПВ. При этом ЕАПВ уведомляется о времени и месте проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам, о возможности участия представителя ЕАПВ в рассмотрении дела на заседании Коллегии Палаты и запрашивается заверенная копия евразийской заявки, по которой был выдан патент.

Если в результате рассмотрения возражения установлена его необоснованность, Коллегия Палаты по патентным спорам готовит заключение для вынесения Роспатентом решения об отказе в удовлетворении возражения. Приведение новых оснований после подачи возражения не допускается. Оспаривание действительности евразийского патента по новым основаниям может быть осуществлено путем подачи отдельного возражения в течение всего срока действия евразийского патента.

При установлении несоответствия охраняемого евразийским патентом изобретения условиям патентоспособности по содержащимся в возражении основаниям, а также при выявлении в формуле изобретения признаков, на отсутствие которых в первичных материалах евразийской заявки указывалось в возражении, Роспатент на основании заключения Палаты по патентным спорам принимает решение об удовлетворении возражения.

В случае признания евразийского патента на территории Российской Федерации недействительным частично в решении приводится формула изобретения, с которой будет продолжено в Российской Федерации действие евразийского патента.

Решение по результатам рассмотрения возражения принимается Роспатентом без проведения дополнительного информационного поиска. Изложенное ограничение в проведении дополнительного поиска обусловлено тем, что евразийский патент выдается после проведения патентного поиска, отчет (в том числе отчет о международном поиске по заявкам PCT) с указанием релевантности ссылок в отношении всех пунктов патентной формулы и необходимых частей описания уже имеется в деле евразийской заявки.

В соответствии с п. 15.21 Руководства <340> международный поиск, насколько это возможно и разумно, охватывает весь объект изобретения, который содержится в формуле изобретения или который, как можно обоснованно ожидать, мог бы содержаться в формуле изобретения после ее изменения.

--------------------------------

<340> Руководство по рассмотрению международных заявок в международных поисковых органах и органах международной предварительной экспертизы в соответствии с Договором о патентной кооперации (текст, имеющий силу с 25.03.2004).

Согласно п. 15.23 Руководства международный поиск, проведенный в отношении независимого пункта (пунктов), должен учитывать объект изобретения всех зависимых пунктов. Зависимые пункты формулы изобретения истолковываются как ограниченные всеми признаками того пункта формулы, от которого они зависят. Поэтому, если объект независимого пункта формулы признан новым, зависимые пункты также признаются новыми для целей международного поиска. Если установленные в результате международного поиска новизна и изобретательский уровень независимого пункта формулы не вызывают сомнений, то нет необходимости проводить дальнейший поиск по зависимым пунктам формулы.

Патентный поиск по заявкам ЕАПВ проводится на основе формулы изобретения по всем пунктам (а не только по независимым) с должным учетом описания изобретения, а также чертежей, если они имеются <341>, и за это взимается единая процедурная пошлина. В случае если патентный поиск может быть проведен только в отношении части пунктов формулы изобретения, отчет о патентном поиске подготавливается только в отношении этих пунктов формулы изобретения (правило 42 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции).

--------------------------------

<341> Правило 42 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции.

Коллегия Палаты по патентным спорам на этапе рассмотрения возражения против выданного евразийского патента уже располагает копией евразийской заявки с необходимым отчетом, в котором представлены релевантные в отношении пунктов формулы сведения об аналогах. Перед выдачей евразийского патента по многим иностранным заявкам в Роспатенте проводится по заказу ЕАПВ дополнительный патентный (информационный) поиск по так называемому русскоязычному фонду, поэтому во многих иностранных заявках PCT, рассмотренных в ЕАПВ, присутствует два отчета о поиске, один из которых проведен в иностранном компетентном международном поисковом органе, а другой - в Роспатенте.

При рассмотрении возражения против выданного евразийского патента в функции Роспатента входит оценка патентоспособности изобретения на основании того уровня техники, который уже был установлен в ЕАПВ при экспертизе по существу. Возможности изменения патентной формулы (не имеет значения - по чьей инициативе), в отношении всех пунктов которой уже проводился полный поиск, не предоставляют Роспатенту каких-либо иных прав, и Роспатент не может и не должен по собственной инициативе проводить какие-либо дополнительные поиски при рассмотрении возражений против выданных патентов - как евразийских, так и российских; этим должно заниматься лицо, оспаривающее патентоспособность патента.

Копия решения Роспатента с заключением Палаты по патентным спорам направляется в ЕАПВ для внесения сведений о прекращении действия евразийского патента или об изменении его правового статуса в Реестр евразийских патентов и публикации этих сведений в Бюллетене ЕАПВ в соответствии с п. (3) правила 56, п. (2) правила 54 и п. (1) правила 59 Патентной инструкции к ЕАПК.

Обратим внимание на дополнение (введено в действие с 01.07.2011) правила 54 "Признание евразийского патента недействительным":

В случае проведения Евразийским ведомством процедуры административного аннулирования евразийского патента, установленной правилом 53 Инструкции на основании ст. 19(xiii) Конвенции, решение о недействительности евразийского патента может быть принято договаривающимся государством только после завершения указанной процедуры.

Таким образом, Роспатент не может ни рассматривать, ни принимать возражения о недействительности евразийского патента, если в это же время проводится процедура административного аннулирования патента, которая в соответствии с правилом 53 Патентной инструкции к ЕАПК осуществляется на основании возражения любого лица, поданного в ЕАПВ в течение шести месяцев с даты публикации сведений о выдаче евразийского патента, при этом возражение против выдачи евразийского патента рассматривается в течение шести месяцев с даты его поступления в ЕАПВ.

Процедура административного аннулирования евразийского патента может завершиться принятием ЕАПВ решения об аннулировании евразийского патента, об отклонении возражения против выдачи евразийского патента или о внесении в евразийский патент исправлений и изменений. Указанное решение может быть оспорено заинтересованной стороной путем подачи апелляции президенту ЕАПВ в течение четырех месяцев с даты направления этого решения. В этом случае президент ЕАПВ рассматривает апелляцию и либо назначает повторное коллегиальное рассмотрение возражения, либо выносит по нему окончательное решение.

Внесенное в правило 54 дополнение о том, что "решение о недействительности евразийского патента может быть принято договаривающимся государством только после завершения указанной процедуры", следует толковать как возможность рассмотрения возражения в Роспатенте только после завершения процедуры административного рассмотрения, т.е. с учетом возможного рассмотрения апелляции президентом ЕАПВ. Соответственно, Роспатент не должен не только рассматривать возражение, что прямо указано в принятом дополнении, но не должен даже принимать такие возражения и ставить их в некий "лист ожидания". В случае поступления возражения против действительности евразийского патента Роспатент должен устанавливать факт отсутствия процедуры административного аннулирования патента в ЕАПВ, а в случае установления такого факта - незамедлительно возвращать поданное возражение его подателю с соответствующими пояснениями.

6. Несоответствие документов заявки требованиям раскрытия.

Одной из важнейших новелл Кодекса является дополнение статьи 1398 новой нормой, согласно которой патент может быть признан недействительным также в случае:

- несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники.

Рассмотрим прогнозируемое применение этой нормы в одном частном случае, когда патент представляет собой так называемый "зонтичный", охватывающий немыслимое количество вариантов, образующихся за счет использования в патентной формуле связующих союзов "или" и "и/или" между признаками, но описание при этом не содержит примеров каждого из возможных вариантов изобретения (отдельных совокупностей признаков каждого варианта.)

В европейской практике подобные заявки и патенты, в которых предмет изобретения заявлен с неопределенными параметрами или охарактеризован множеством альтернатив, именуются "спекулятивными" <342>, поскольку продукт по патенту определен параметрами так, что его сравнение с прототипом часто невозможно из-за того, что необычны или параметры, или характеристика сама по себе. То же касается множества альтернатив в одном пункте формулы изобретения, когда сложно, а в ряде случаев практически невозможно установить все конкретные совокупности признаков, определяющие варианты заявленного изобретения.

--------------------------------

<342> Simon Dock, Benjamin Cohen, Complex Applications-A Return to First Principles/IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law, Volume 32, No. 5/2001, Pp. 485 - 606.

Этому вопросу посвящено много авторских публикаций <343>, а последней можно считать статью автора "Проверка обоснованности испрашиваемого объема прав по формуле изобретения с альтернативными признаками. Где она?" (Патенты и лицензии. 2010. N 6).

--------------------------------

<343> Джермакян В. Кто сядет на иглу Зингера! // Патенты и лицензии. 2000. N 8.

Джермакян В. Лед тронулся // Патенты и лицензии. 2000. N 11.

Джермакян В. Альтернативные признаки в формуле изобретения и "зонтичные патенты" // ИС Промышленная собственность. 2002. N 5.

Джермакян В. Спекулятивные заявки и последствия обмана экспертизы // Патенты и лицензии. 2003. N 6, 7, 8.

Джермакян В. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004 (первое издание) и 2005 (второе издание).

Джермакян В. К нему не зарастет "патентная" тропа // Изобретательство. 2006. N 7.

При анализе в данной статье Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения <344> было отмечено, что в них не нашли отражения наиболее актуальные практические ситуации, связанные с качественной проверкой описания изобретения, когда в патентной формуле использованы альтернативные признаки, образующие варианты изобретения, и было указано:

--------------------------------

<344> Приказ Роспатента от 31.12.2009 N 199 "Об утверждении Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения" и Приказ ФИПС от 25.01.2010 N 16/18.

"Когда речь идет об установлении испрашиваемого объема прав, условием допустимости использования в патентной формуле альтернативных признаков является раскрытие в описании сущности изобретения в том объеме, который позволяет судить о том, что формула изобретения выражает сущность изобретения и полностью основана на описании. Иными словами, должна прослеживаться однозначная корреляция между содержанием испрашиваемого объема прав по патентной формуле с объемом, раскрывающим в описании заявки сущность каждого варианта изобретения, охарактеризованного только ему присущей совокупностью существенных признаков.

Очень часто под видом такой корреляции в описании заявки <345> представляется дословное изложение патентной формулы в виде переписывания ее пунктов, но не приводятся отдельные совокупности каждого из вариантов, позволяющие судить о раскрытии сущности изобретения.

--------------------------------

<345> И в описаниях выданных патентов.

Казалось бы, зачем заявителю нужны такие ухищренные патентные формулы с неописуемым множеством вариантов с альтернативными признаками? А заявителю и не нужны все варианты; его интересует только тот один или два варианта, которые весьма качественно "запрятаны" внутрь различных сочетаний альтернатив, но именно эти варианты изобретения давно используются предприятиями, и именно на них "наедет" новоявленный патентообладатель."

Далее в статье было также отмечено:

"Отсутствие в описании поданной заявки конкретных совокупностей признаков, интегрированных в патентную формулу через альтернативные признаки, не позволяет эксперту определить конкретные совокупности признаков тех технических решений, в отношении которых должен быть проведен информационный поиск, и не позволяет осуществить сравнение с аналогами, т.к. невозможно сопоставить признаки известного технического решения с теми признаками, которые закамуфлированы в неопределенную по объему прав совокупность признаков."

Появление указанной нормы о раскрытии сущности изобретения или полезной модели повлекло за собой необходимость выработки соответствующих правил, что было сделано Роспатентом при подготовке проекта нового документа "Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение", в котором полностью нашли отражение те подходы к рассматриваемой ситуации, которые мы предлагали.

Правилом подпункта 4 пункта 45 проекта Требований предписано при изложении сведений об осуществлении изобретения применять следующее правило:

- если изобретение охарактеризовано с использованием альтернативных признаков, характеризующих варианты выполнения или использования изобретения, должны быть приведены примеры осуществления изобретения в каждом из вариантов, показывающие возможность получения технического результата при всех сочетаниях характеристик таких признаков.

В отношении полезных моделей рассматриваемая ситуация не должна иметь место, т.к. возможность подачи в одной заявке группы полезных моделей отменена (статья 1376 ГК РФ, в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ).

В этой связи полагаю, что не имеет значения, каким образом варианты полезных моделей сгруппированы в патентной формуле: как варианты в нескольких независимых пунктах, что теперь не разрешено, или как варианты, изложенные в одном независимом пункте с использованием между признаками союзов "или" и "и/или", образующих множество вариантов полезных моделей.

Статья 1399. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1399

1. Дата досрочного прекращения. Досрочное прекращение действия патента будет считаться наступившим с даты поступления заявления о досрочном прекращении, несмотря на более поздний срок направления патентообладателю соответствующего извещения Роспатента. Роспатент в данном случае не принимает никакого правоустанавливающего решения и обязан только внести соответствующие изменения о статусе патента в государственный реестр и известить общественность об этом через свои официальные публикации (бюллетени). В качестве установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе принимается срок, установленный Положением о пошлинах, которое действует или будет действовать на момент поступления соответствующего заявления о досрочном прекращении действия патента.

2. Досрочное прекращение патента в части. Ситуация, описанная в комментарии к ст. 1398, в отношении, образно говоря, распадающейся группы изобретений и иных объектов (формальное несоответствие единству), тождественным образом может повториться при частичном досрочном прекращении действия патента.

В случае если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, патентообладатель может подать заявление о досрочном прекращении действия не всех входящих в группу объектов патентных прав, а только в отношении конкретных по пунктам формулы изобретений или полезных моделей либо в отношении конкретных промышленных образцов.

Соответствующая информация о статусе ранее выданного патента в отношении его пунктов патентной формулы будет опубликована в разделе "Извещения" официального бюллетеня Роспатента после внесения соответствующих изменений в государственный реестр.

Обратим внимание на правило 55 "Отказ от евразийского патента и ограничение евразийского патента по заявлению патентовладельца" <346> Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции:

--------------------------------

<346> Название правила дополнено на 23-м заседании Административного совета ЕАПО 8 - 10 ноября 2010 г. Введено в действие с 01.01.2011.

(1) Патентовладелец может путем письменного заявления, направленного в Евразийское ведомство, отказаться от евразийского патента во всех договаривающихся государствах или только в части из них. При этом отказ от евразийского патента не может быть ограничен одним или несколькими пунктами формулы изобретения.

[Абзац первый пункта (1) изменен на 23-м заседании АС ЕАПО от 8 - 10 ноября 2010 г. Введен в действие с 01.01.2011.]