И/или упомянутый внешний контур по крайней мере на одном из участков выполнен в виде комбинации элемента окружности, и элемента эллипса, и элемента гиперболы, и элемента параболы.

Признаки в отличительной части формулы изобретения характеризуют через альтернативную форму изложения множество вариантов выполнения некой внешней формы деревянного стержня и находящегося внутри него графитового стержня.

На первый взгляд ничего особенного в этом нет. Но это только на первый взгляд. Попытаемся провести экспертизу и определить тот объем прав, который испрашивается в формуле изобретения и который по результатам экспертизы может быть предоставлен заявителю.

Очевидно, что, прежде чем провести экспертизу по существу, определить соответствие заявленных вариантов изобретения условию промышленной применимости, оценить технический результат, определить область и объем информационного поиска, установить соблюдение требования единства изобретения, необходимо осмыслить сущность каждого варианта изобретения, который заявлен в патентной формуле.

Сущность каждого варианта изобретения должна быть изложена в разделе описания "Сущность изобретения" в виде отдельной совокупности существенных признаков для каждого варианта, который заявлен в формуле изобретения. Без выполнения названного условия невозможно установить, раскрыт ли в описании заявки каждый вариант заявленного изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления.

Возникают очередные вопросы.

По скольким конкретным вариантам изобретения эксперт должен провести информационный поиск?

Какова совокупность существенных признаков каждого варианта изобретения?

Сколько вообще представлено вариантов изобретения?

Для ответа на последний вопрос упростим задачу до математического подсчета количества вариантов изобретения только по количеству сочетаний союзов "или" и "и/или".

Союз "или" в чистом виде повторяется 13 раз, а в комбинированном союзе "и/или" - 5 раз. В сумме получаем минимальное число альтернативных комбинаций 18, и это без учета иных возможных комбинаций, таких как "по крайней мере", "на одном из участков" и т.п. Понятно, что числом 18 из суммы всех союзов "или" не определяется количество конкретных вариантов изобретения, получаемых при комбинировании всех альтернативных сочетаний.

Определим количество (C) конкретных вариантов изобретения по известному алгебраическому выражению для 18 комбинаций и в зависимости от условно выбранных возможных комбинированных альтернативных сочетаний по 2, 3, 4, 5 и выборочно 10 альтернативным комбинациям разных признаков.

Все последующие возможные сочетания и их комбинации в сумме не имеет смысла просчитывать, так как суммарное количество конкретных вариантов изобретения, сущность которых нужно осознать и провести информационный поиск и экспертизу, не поддается нормальному осмыслению:

C = 153 при n = 2,

C = 816 при n = 3,

C = 3060 при n = 4,

C = 8568 при n = 5,

C = 350064 при n = 10 и т.д.

Для многозвенной патентной формулы подобного типа количество возможных вариантов увеличивается многократно, и невозможно представить, что все эти многотысячные варианты изобретения обеспечивают получение одного и того же технического результата (обязательное условие для соблюдения требования единства изобретения в одном независимом пункте формулы изобретения). Но отсутствие конкретных совокупностей признаков каждого варианта изобретения просто не позволяет осуществить экспертный анализ технического результата. Становится очевидным вывод о том, что практически невозможно определить объем испрашиваемой охраны и провести оценку патентоспособности каждого варианта.

В рассмотренной ситуации эксперт не в состоянии и не обязан формировать те совокупности признаков, в отношении которых должна быть проведена проверка патентной формулы как на стадии формальной экспертизы заявки, так и при проведении экспертизы по существу.

По заявкам, содержащим патентную формулу с множеством сочетаний альтернативных признаков, заявителю должен направляться запрос с предложением дополнить описание соответствующими недостающими сведениями по раскрытию в описании заявки всех конкретных вариантов изобретения, образуемых из конкретных комбинаций альтернативных сочетаний признаков, так как их отсутствие не позволяет провести экспертизу. Иными словами, в описании должны быть отдельно указаны совокупность признаков по варианту N 1, совокупность признаков по варианту N 2, совокупность признаков по варианту N 3 и далее по всем расчетным вариантам в отдельности.

Формальная экспертиза по таким заявкам не должна завершаться, пока заявитель не дополнит заявку необходимым описанием каждого варианта или не изменит патентную формулу, исключив из нее формулировки, приводящие к неопределенности объема испрашиваемых прав. При отказе от внесения соответствующих изменений и дополнений в заявку последняя должна признаваться отозванной. Никаких послаблений в этой части не должно быть.

Раздел "Сущность изобретения" или "Сущность полезной модели" должен содержать все определяющие объем испрашиваемой охраны совокупности признаков каждого варианта изобретения или полезной модели независимо от формы, в которой испрашивается охрана вариантов: в виде независимых пунктов формулы или связанных альтернативными выражениями в одном пункте.

Указанное требование должно считаться соблюденным, если признак, выраженный в виде альтернативы, при любом допускаемом такой альтернативой выборе в совокупности с другими признаками изобретения обеспечивает получение одного и того же технического результата. При этом если посредством альтернативы выражено несколько признаков, то получение одного и того же технического результата должно быть обеспечено сочетанием каждой из альтернативных характеристик одного признака с каждой из альтернативных характеристик других признаков порознь. Если, например, в формуле изобретения имеется признак A, выраженный через альтернативные характеристики и , и признак B, выраженный через альтернативные характеристики и , то анализ на соответствие формулы изобретения обсуждаемому требованию должен проводиться порознь в отношении совокупностей признаков, включающих альтернативы ; ; ; .

Без указанных сведений не представляется возможным провести информационный поиск и экспертизу по существу с проверкой патентоспособности в отношении каждой совокупности признаков, характеризующей отдельный вариант изобретения.

Наконец, проблема была разрешена следующим уточнением п. 15.3 Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу (часть третья Руководства по экспертизе заявок на изобретения).

В том случае, когда в виде альтернативы выражено несколько признаков, получение одного и того же технического результата должно быть обеспечено сочетанием каждой из альтернативных характеристик одного признака с каждой из альтернативных характеристик других признаков порознь. Соблюдение указанного условия может считаться подтвержденным, если в описании изобретения представлены отдельные совокупности признаков, содержащие различные сочетания таких альтернативных признаков. Если такие совокупности не представлены и в связи с этим уяснение сущности изобретений, охарактеризованных в такой формуле, затруднено вплоть до невозможности проведения информационного поиска, эксперт вправе запросить у заявителя соответствующие разъяснения.

По заявкам, содержащим формулу изобретения с множеством сочетаний альтернативных признаков, заявителю может быть направлен запрос с предложением дополнить описание соответствующими сведениями по раскрытию в нем конкретных вариантов изобретения, образуемых из конкретных комбинаций признаков, выраженных в виде альтернативы, так как их отсутствие не позволяет провести экспертизу по существу либо уточнить формулу изобретения таким образом, чтобы можно было установить сущность каждого изобретения заявленной группы.

Формально в руководстве не сказано о том, что заявка может быть признана отозванной, но совершенно очевидно, что при непоступлении ответа с запрошенным раскрытием конкретных вариантов изобретения, позволяющим однозначно определить объем прав, заявка будет признана отозванной на основании п. 6 ст. 1386 ГК РФ.

Изложенные в п. 15.3 Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу разъяснения в отношении действий экспертизы теперь полностью соответствуют содержанию третьего абзаца п. 2.3 "Проверка ясности формулы изобретения" этого же руководства, согласно которому признание формулы изобретения ясной связано с возможностью определения объема прав.

Содержание формулы изобретения может считаться ясным и понятным специалисту, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован объект, в отношении которого испрашивается правовая охрана, и определен ее объем.

Обратим внимание на два взаимосвязанных условия, определяющие признание формулы изобретения ясной и понятной:

- специалистом может быть идентифицирован объект испрашиваемой охраны;

- специалистом может быть определен объем испрашиваемой охраны.

Можно считать, что российская экспертиза наконец получила правовой инструмент противодействия выдаче патентов с неопределенным объемом прав. Дело осталось за малым - неукоснительно соблюдать правила.

Чертежи и иные материалы должны включаться в состав заявки, если они необходимы для понимания сущности изобретения. Понятно, что в отношении различных механических устройств, электрических и им подобных схем без чертежей не обойтись. Также понятно, что, когда заявлена композиция, говорить о ее чертежах просто неуместно. Могут при необходимости представляться графические материалы любого вида, не являющиеся чертежами (рисунки, графики, фотографии и др.).

Практические последствия наличия или отсутствия чертежей зависят от того, имеются ли на них ссылки в описании. Если такие ссылки имеются, но чертежи отсутствуют, то дата подачи заявки не может быть установлена до представления чертежей, так как без их взаимного сопоставления невозможно однозначно определить и зафиксировать сущность заявленного изобретения.

Чертежи, как и описание, могут быть использованы для толкования формулы изобретения в отношении предоставленного объема прав. Однако они не могут быть использованы как источник признаков, включаемых в формулу изобретения при внесении в формулу изобретения допустимых изменений, если эти признаки совершенно однозначно не следуют из чертежей.

Все будет определяться качеством и полнотой чертежей и соответствием их требованиям, предъявляемым к изображению чертежей (рабочих), когда признак, видимый на чертежах, невозможно иначе толковать как тот, в чьей словесной форме его предлагается внести в уточненную формулу изобретения.

Например, когда из чертежей совершенно однозначно следует (и только так), что деталь А имеет в сечении форму круга, и если из всех сечений на чертежах следует, что данная деталь А в сечении имеет форму круга и не иную, должно допускаться внесение в формулу изобретения уточнения в виде словесного признака - деталь А в поперечном сечении имеет форму круга. Аналогичная ситуация имеет место в отношении электрических схем, на которых признак, не упомянутый в описании, изображен на чертежах символом, предусмотренным соответствующим государственным стандартом (условные изображения сопротивлений, конденсаторов и т.п.).

Отношение к оценке признаков, отображенных на чертеже, показано в решении, принятом по возражению против выдачи патента Российской Федерации N 2160034 на изобретение "Демонстрационный торговый стенд", в формуле изобретения которого один из признаков указан как "шаг Т-образных пазов составляет 50 - 500 мм".

В поданном возражении в отношении данного признака было сказано, что он следует из чертежей патента США N 5138803, опубликованного ранее даты приоритета оспариваемого по новизне патента Российской Федерации N 2160034.

По данному мотиву патентообладатель в своем отзыве отметил, что доказательство известности признака "шаг Т-образных пазов составляет 50 - 500 мм" путем измерения линейных размеров на чертеже к патентному документу является неправомерным, поскольку не доказано, что в патентном законодательстве США существует требование строгой пропорциональности элементов на чертежах к патенту.