Применение производного 6-меркаптоциклодекстрина общей формулы I по п. 1 для изготовления лекарственного средства для реверсирования нейромышечной блокады, индуцированной лекарственным средством.

Наконец, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в Постановлении от 01.11.2012 N ВАС-3927/12 по делу, в котором оспаривалась действительность п. п. 10.5, 10.6 Административного регламента по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа, поставил и в этом споре точку:

"Довод заявителя, что оспариваемыми пунктами не предусмотрена возможность правовой охраны применения изобретения, не соответствует содержанию данных пунктов и статьям 1350 и 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу. Таким образом, доводы заявителя о том, что пункты 10.5, 10.6 Административного регламента противоречат пункту 2 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются необоснованными и подлежат отклонению" (выделено мной. - В.Д.).

Данное Постановление Высшего Арбитражного Суда, вынесенное в ноябре 2012 г., окончательно "сломило" сопротивление Роспатента, и уже в 2013 г. продление патентов с патентной формулой на применение, характеризующей именно продукт, вновь осуществлялось. Подтверждением этому является принятое в 2013 г. решение о продлении срока действия в отношении соответствующих пунктов патентной формулы по патентам Российской Федерации N 2403039 (второе медицинское применение) и N 2320331 (второе медицинское применение). Аналогичное решение о продлении срока действия вынесено в 2013 г. в отношении патента Российской Федерации N 2139051 на группу изобретений (первое медицинское применение).

Евразийское патентное ведомство в 2013 г., после того как Роспатент откорректировал свою позицию, на основании Порядка продления срока действия евразийского патента <236> стало продлевать в отношении Российской Федерации сроки действия патентов такого типа, например срок действия патента ЕАПВ N 006656 (первое медицинское применение) и патента ЕАПВ N 0136686 (второе медицинское применение).

--------------------------------

<236> Утвержден Приказом Евразийского патентного ведомства от 05.03.2009 N 8 с изменениями, утвержденными Приказом Евразийского патентного ведомства от 08.04.2010 N 13.

После введения в действие в 2008 г. части четвертой ГК РФ возникла некоторая неопределенность в отношении применения новых сроков действия исключительных прав, в частности на промышленные образцы по патентам, выданным до ее введения. Однако в силу абзаца третьего ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" к этим патентам, вероятнее всего, должны применяться новые сроки, в отношении которых будут установлены соответствующие годовые патентные пошлины. Конечно, изложенный подход ущемляет интересы третьих лиц, которые ждали окончания срока действия патента для выпуска своей продукции, но в таких переходных ситуациях всегда какая-то из сторон рыночных отношений теряет возможные преимущества, которые она могла получить.

В соответствии с п. 5 ст. 1363 действие исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и удостоверяющего это право патента, в том числе дополнительного патента, признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. ст. 1398 и 1399 ГК РФ. Дополнительный патент не будет иметь каких-либо преимуществ перед обычным патентом, если будет рассматриваться вопрос о признании его недействительным, например при установлении несоответствия изобретения по дополнительному патенту условиям патентоспособности, и его действие также может быть прекращено досрочно при неуплате соответствующей пошлины за его поддержание.

Теперь в России согласно последнему абзацу п. 2 ст. 1363 при продлении срока действия исключительного права на соответствующий продукт выдается дополнительный патент с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение.

Статья 1364. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное достояние

Комментарий к статье 1364

Данная норма ГК РФ в российском патентном праве заимствована из сферы авторского права. Но это не означает, что ранее, в условиях действия Патентного закона Российской Федерации, после прекращения действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец не переходили в общественное достояние. Десятки миллионов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных в различных странах и в отношении которых уже не действует исключительное право, являются общественным достоянием, причем мирового сообщества, а не только российского. В отношении таких изобретений, полезных моделей и промышленных образцов сохраняется только авторство изобретателей.

Интересно применение норм авторского права в аналогичных целях в судебном рассмотрении дела N КГ-А40/4297-06 (Постановление от 22.05.2006 кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Московского округа), извлечение из которого представлено ниже.

Компания "Саломон С.А." обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "СК Кант" о прекращении нарушения исключительных авторских прав на произведение дизайна "крепление для беговых лыж".

Исковые требования мотивированы тем, что истец является владельцем исключительного права на использование служебного произведения дизайна "крепление для беговых лыж", созданного авторами в 1989 г. в рамках выполнения ими служебного задания истца; 05.04.2005 у ответчика были приобретены крепления для беговых лыж, распространяемые с использованием обозначения Marpetti, которые являются переработкой вышеуказанного произведения дизайна.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.11.2005 в иске отказано по тем мотивам, что истец не доказал, какой конкретный чертеж, рисунок, проект является объектом авторского права и не доказал свои права на это произведение; внешний вид креплений для лыж, распространяемых истцом в России, не является охраноспособным по законам Российской Федерации, так как указанное изделие истца не зарегистрировано на территории Российской Федерации как промышленный образец; внешний вид промышленного изделия не является объектом авторского права и не охраняется Законом Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2006 решение отменено, исковые требования удовлетворены с обязанием ответчика прекратить нарушение исключительных авторских прав истца на произведение дизайна "крепление для беговых лыж".

Постановление мотивировано тем, что выводы суда о недоказанности истцом объекта авторского права не соответствуют материалам дела, поскольку такие доказательства истцом представлены; судом применен Патентный закон Российской Федерации, не подлежащий применению, так как исковые требования заявлены о нарушении исключительных авторских прав истца; факт реализации крепления для лыж ответчиком не отрицается; заявленный истцом размер компенсации не соответствует характеру правонарушения.

В кассационной жалобе ответчик просит отменить Постановление, ссылаясь на то, что выводы апелляционного суда не соответствуют обстоятельствам дела, представленный истцом промышленный образец (лыжное крепление) отличен по цвету и логотипу от тех, которые реализует ответчик; спорный промышленный образец не может быть признан объектом авторского права; дизайн промышленных изделий не может являться произведением искусства; права на промышленный образец должны защищаться патентом.

Кассационная инстанция не нашла оснований для отмены Постановления, исходя из следующего. Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые требования, апелляционный суд обоснованно сослался на то, что истец является обладателем исключительных прав на использование служебного произведения дизайна "крепление для беговых лыж", созданного авторами в рамках выполнения ими служебного задания истца, а также на то, что истец как работодатель обнародовал данное произведение дизайна под своим товарным знаком Salomon и распространяет на территории Российской Федерации крепления для беговых лыж, выполненные в этом дизайне. Правильным является вывод апелляционного суда о том, что судом первой инстанции применен Патентный закон Российской Федерации, не подлежавший применению. Патентный закон Российской Федерации не содержит ограничений относительно охраноспособности внешнего вида (дизайна) изделий промышленного производства; внешний вид (дизайн) изделия может одновременно охраняться и как объект авторского права, и в качестве промышленного образца.

(О толковании судами обязанности работодателя выплачивать вознаграждение авторам-работникам в разных ситуациях досрочного прекращения действия патента см. комментарий к ст. 1370 "Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец".)

§ 3. Распоряжение исключительным правом на изобретение,

полезную модель или промышленный образец

Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1365

1. Отчуждение - уступка. Ранее действовавший Патентный закон Российской Федерации (п. 5 ст. 10) именовал передачу исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец договором уступки. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец является частным случаем договора об отчуждении исключительного права, общие требования к которому сформулированы в ст. 1234 ГК РФ.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец предусматривает передачу прав в определенном объеме, зафиксированном в патентной формуле, и обязанностей имущественного характера. Такой договор с учетом особенностей предмета сделки может рассматриваться как аналог договора купли-продажи, но не ограничиваться только такой формой. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть заключен в форме договора мены и дарения.

Договор об отчуждении исключительного права может быть возмездным и безвозмездным в зависимости от выбранной модели договора. Если договор содержит условия купли-продажи или мены, он является возмездным, так как сторона договора, приобретающая исключительные права, передает другой стороне или оговоренное договором денежное возмещение, или оговоренное договором мены имущество. В случае дарения в разрешенных гражданским законодательством случаях договор об отчуждении является безвозмездным.

При отчуждении исключительных прав по патенту к приобретателю переходит только исключительное право, в которое не входят право приоритета, право авторства и права на продукты и изделия, которые были изготовлены и введены в гражданский оборот до отчуждения права.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Если такой договор в Роспатенте не зарегистрирован, он в отношении передачи исключительных прав считается недействительным.

Остался неурегулированным вопрос о возможности изменения состава патентообладателей в ситуации, когда к уже имеющемуся патентообладателю (патентообладателям) добавляется еще один или несколько патентообладателей. Договором об отчуждении патентного права данную ситуацию корректно не разрешить. Конечно, можно уступить патент некоторому третьему лицу (назовем его - фиктивный патентообладатель), а потом этот фиктивный патентообладатель уступит патент уже новому составу патентообладателей, включающему первого патентообладателя и то лицо, которое дополнительно включается в состав патентообладателей. Аналогичная ситуация может возникнуть при решении о добровольном выходе из числа патентообладателей, и такие ситуации известны.

Чтобы не усложнять разрешение такой ситуации и не доводить до абсурда процедуру изменения состава патентообладателей, на практике целесообразно пользоваться правилом подп. "а" п. 9.2 Административного регламента по ведению реестров <237>, предусматривающим внесение записи об изменениях и дополнениях сведений соответствующего реестра в случае подачи заявления правообладателя об изменениях, относящихся к государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности, в том числе об исправлении очевидных или технических ошибок в сведениях реестра, при условии его удовлетворения.

--------------------------------

<237> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности. Утвержден Приказом Минобрнауки России от 12.12.2007 N 346.

Данное правило сформулировано достаточно широко и оборот речи "в том числе" не ограничивает правообладателя в том, чтобы обращаться в Роспатент только с заявлением об исправлении очевидных или технических ошибок. Заявление от правообладателя может касаться и рассмотренных выше ситуаций. По крайней мере, это тот корректный путь разрешения ситуации, не урегулированной в ГК РФ, в котором оставлена возможность изменения состава заявителей как будущих патентообладателей только до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем реестре (п. 2 ст. 1378 ГК РФ).

Появление в п. 2 комментируемой статьи новой нормы, запрещающей отчуждение исключительного права на промышленный образец, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, корреспондируется с аналогичной нормой по п. 2 ст. 1488, в соответствии с которой отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Однако "слепое" подражание нормам в отношении товарных знаков вызовет при решении вопроса об отчуждении права на промышленные образцы негативные последствия для тех российских производств, которые осуществляют легальную сборку изделий из иностранных комплектующих или получили право производить на территории России такие изделия, например автомобили. Совершенно очевидно, что, например, внешний вид иностранного автомобиля, произведенного на российском заводе, всегда будет ассоциироваться с внешним видом продукции того иностранного производителя, который данную форму автомобиля разработал и ввел на российский рынок. Препятствовать российскому производителю (сборочному или иному заводу) в приобретении такого патента на промышленный образец, принадлежащий иностранной фирме, по указанным в норме права причинам неразумно.

2. Независимость патентообладателя от своих лицензиатов. В п. 13.8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу п. 7 ст. 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Обратим внимание на ст. 1038 "Сохранение договора коммерческой концессии в силе при перемене сторон" ГК РФ, в соответствии с п. 1 которой "переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в предоставленный пользователю комплекс исключительных прав, не является основанием для изменения или расторжения договора коммерческой концессии. Новый правообладатель становится стороной этого договора в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву". Можно полагать, что по аналогии с данной статьей при заключении договора об отчуждении исключительного права в соответствии со ст. 1365 ГК РФ новый патентообладатель также автоматически становится стороной этого договора в части прав и обязанностей, относящихся к полученному исключительному праву, в том числе в отношении соблюдения условий лицензионных договоров, заключенных предыдущим патентообладателем.

3. О безвозмездности договора об отчуждении патентных прав. Среди специалистов вызывает споры вопрос о том, может ли договор об отчуждении исключительного права, заключаемый между юридическими лицами, быть безвозмездным.

Сторонники положительного ответа полагают, что под возможностью предусмотреть в договоре иное, нежели обязательство по выплате правообладателю вознаграждения, следует понимать возможность на указание безвозмездности подобного договора.

Сторонники отрицательного ответа считают, что безвозмездный договор является, по существу, договором дарения, а последний не разрешен между коммерческими организациями (п. 4 ст. 575 ГК РФ).

Можно полагать, что не любая безвозмездная передача исключительного права должна всегда рассматриваться как договор дарения, например, когда патентообладатель безвозмездно отчуждает свой патент на изобретение в пользу приобретателя, при условии что приобретатель будет передавать выпускаемую им по данному патенту продукцию или ее определенную часть в дар государственным учреждениям, обслуживающим инвалидов. Цель у патентообладателя и приобретателя патентных прав одна - осуществлять благотворительность, и в подобной ситуации безвозмездный договор об отчуждении исключительного права, равно как и лицензионный договор подобного рода, должен регистрироваться Роспатентом и всячески поддерживаться в судах, если, конечно, по фактическим обстоятельствам дела не установлено, что под видом безвозмездности осуществляется нечто иное, совершенно не имеющее отношения к благотворительности (ст. 170 "Недействительность мнимой и притворной сделок" ГК РФ).

В отношении возмездности лицензионных договоров в п. 13.6 упомянутого выше Постановления от 26.03.2009 N 5/29 дано следующее разъяснение: "Исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное. Следовательно, если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 Кодекса считается незаключенным".

Обратим внимание на Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8, согласно п. 17 которого в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством.

Возмездность как условие договора об отчуждении исключительного права в подавляющем большинстве ситуаций может рассматриваться по аналогии со встречным обязательством, которое должно быть экономически эквивалентным отчуждению права.

КонсультантПлюс: примечание.

Статья В.Ю. Джермакяна "Еще раз о частичной уступке патента" включена в информационный банк.

4. Дискуссия о частичном отчуждении патента на группу изобретений <238>. Дискуссия, развернувшаяся по данному вопросу, представлена во втором издании книги, и отражена последовательно в публикациях: Гаврилов Э.П. Патентные договоры: правовое регулирование // Патенты и лицензии. 2003. N 10; Джермакян В.Ю. Возможна ли частичная уступка патента? // Патенты и лицензии. 2008. N 8; Еременко В.И., Евдокимова В.И. К вопросу о частичной уступке патента // Изобретательство. 2009. N 4; Джермакян В.Ю. Еще раз о частичной уступке патента // Патенты и лицензии. 2010. N 2; Еременко В.И., Евдокимова В.И. Снова о частичной уступке патента, или Патентные копи царя Соломона // Изобретательство. 2010. N 6; Гаврилов Э.П. Объекты интеллектуальных прав и их делимость // Патенты и лицензии. 2010. N 3; Смирнов В.И. Правота по гамбургскому счету // Патенты и лицензии. 2010. N 6.

--------------------------------

<238> Изложенные соображения были критически оценены оппонентами, и в журналах "Изобретательство" и "Патенты и лицензии" дискуссия по данному вопросу была продолжена.

В данном издании отразим только основные положения, вызвавшие дискуссию, понимая, что читатели, в случае проявления интереса к теме, смогут самостоятельно ознакомиться непосредственно с первоисточниками.

Патентная формула на группу изобретений может включать несколько независимых пунктов, изобретения по которым могут использоваться независимо одно от другого. Пример такой реальной формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2320194 с извлечениями только двух независимых пунктов <239> изложен ниже.

--------------------------------

<239> Формула изобретения содержит 39 пунктов с рядом независимых пунктов и подчиненных им зависимых пунктов.

Композиция жевательной резинки для удаления окрашивания, содержащая гуммиоснову и комплекс для удаления окрашивания из агента для удаления окрашивания и циклодекстринового соединения, в которой указанный агент для удаления окрашивания присутствует в таком виде, который делает возможным высвобождение эффективного количества агента для удаления окрашивания из композиции жевательной резинки для достижения эффекта удаления окрашивания на поверхностях зубов.

<...>

Композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания, содержащая комплекс для удаления окрашивания из агента для удаления окрашивания и циклодекстринового соединения, причем указанный агент для удаления окрашивания присутствует в таком виде, который делает возможным высвобождение эффективного количества агента для удаления окрашивания из композиции кондитерских изделий.

Вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что два независимых по правовому статусу изобретения, хотя и изложенные в одной формуле изобретения, представляют собой два результата, а именно:

результат первый - композиция жевательной резинки для удаления окрашивания;

результат второй - композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания.

Из какой нормы права следует, что под "полным" объемом передаваемых прав по данному патенту следует понимать объем, складываемый из двух независимых объемов тех двух результатов, которые изложены в независимых именно по объему прав п. п. 1 и 24 формулы изобретения?

Нет такой нормы права в части четвертой ГК РФ.

Точно такая же ситуация возникает и при применении норм по п. п. 1 и 2 ст. 1236 ГК РФ при предоставлении прав использования по лицензиям.