Из положений пункта 1 ст. 1363 ГК РФ следует, что срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент.
При наличии соответствующего решения о признании патента частично недействительным и решения о выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения регистрация изобретения с новой формулой, публикация сведений о нем и выдача нового патента, а также внесение записи о частичном аннулировании патента являются обязанностью Роспатента и согласно Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержденному Приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 327) не ставятся в зависимость от осуществления правообладателем или иными лицами каких-либо действий.
В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а следовательно, и исключительное право устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.
Из материалов дела следует, что на дату (16.08.2011) обращения компании "Байер" в суд за защитой своего исключительного права на изобретение, защищенное патентом N 2269342, указанный патент был действительным.
В период рассмотрения дела в суде первой инстанции Роспатентом было принято решение от 13.12.2011 о признании указанного патента частично недействительным и выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения. Действие исключительного права компании "Байер" на изобретение не было прекращено.
Несмотря на то что срок, в течение которого Роспатент должен выполнить обязанность по регистрации изобретения с уточненной формулой и выдаче нового патента, в законодательстве не определен и новый патент на изобретение "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива" не был выдан правообладателю до принятия решения судом первой инстанции, суд имел возможность проверить довод истца об использовании его изобретения в продукте ответчиков.
При таких обстоятельствах в целях формирования единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права и устранения неопределенности по вопросу о возможности защиты исключительного права на изобретение, патент на которое признан частично недействительным, на основании пункта 1 ст. 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
В итоге Президиум Высшего Арбитражного Суда Постановлением от 23.04.2013 N 17575/12 отменил решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.02.2012 по делу N А40-90149/11-51-791, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2012 и Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.09.2012 по тому же делу и постановил передать дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. При этом в Постановлении изложено следующее.
Нижестоящие суды сделали вывод об отсутствии у истца права на судебную защиту, однако согласно изложенным в Постановлении N 5/29 разъяснениям наступают иные последствия принятия решения об аннулировании патента. Судам надлежит исходить из того, что не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, действия иных лиц по использованию изобретения, патент на которое признан впоследствии недействительным. Кроме того, вопрос об использовании изобретения истца в упомянутом лекарственном средстве вообще не был предметом рассмотрения судов.
Вместе с тем при решении вопроса о наличии у истца права на защиту исключительного права на изобретение после принятия Роспатентом решения о признании патента частично недействительным и до выдачи нового патента с уточненной формулой изобретения необходимо учитывать следующее.
Положениями пункта 1 ст. 1363 ГК РФ предусмотрено, что срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 54 Постановления N 5/29, аннулирование патента влечет аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.
При наличии соответствующего решения о признании патента частично недействительным и решения о выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения регистрация изобретения с новой формулой, публикация сведений о нем и выдача нового патента, а также внесение записи о частичном аннулировании патента являются обязанностью Роспатента и согласно Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327) не ставятся в зависимость от осуществления правообладателем или иными лицами каких-либо действий.
В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а следовательно, и исключительное право, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.
Учитывая, что срок, в течение которого Роспатент должен выполнить обязанность по регистрации изобретения с уточненной формулой и выдаче нового патента, в законодательстве не определен, новый патент на изобретение "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива" не был выдан правообладателю до принятия решения судом первой инстанции, но в результате аннулирования патента при признании его частично недействительным не произошло прекращения действия исключительного права компании "Байер" на изобретение (патент действует в неотмененной части <233>), о чем свидетельствует новый патент с датой приоритета. Потому суд имел возможность проверить довод истца об использовании его изобретения в продукте ответчиков, а также доводы ответчиков об отсутствии нарушений.
--------------------------------
<233> Из девяти независимых пунктов в выданном патенте в новом патенте осталось шесть, причем с неизмененной формулировкой в сравнении с указанной в ранее выданном патенте.
При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права согласно п. 1 ч. 1 ст. 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене. Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Обратим внимание на то, что срок действия патента, выданного по заявке, по которой испрашивалось несколько более ранних приоритетов, отсчитывается от даты подачи данной заявки вне связи с установлением одного или нескольких более ранних приоритетов. Иными словами, исчисление срока действия исключительного права по дате подачи заявки никак не связано с датой приоритета, который имеет значение только для отграничения противопоставляемого при оценке патентоспособности изобретений уровня техники. Уровень техники определяется на дату приоритета, но дата приоритета не служит для исчисления срока действия патента. Совпадение даты приоритета с датой подачи заявки на этот вывод не влияет.
2. Особенности продления срока по патентам на изобретения. Пункт 2 ст. 1363 содержит весьма существенное уточнение в отношении объектов, относящихся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату.
Если в ранее действовавшей норме говорилось о патенте на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, то в ныне действующей норме говорится уже о патенте на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат. В такой формулировке продление срока возможно только в отношении объекта изобретения - продукта, но не в отношении объекта изобретения - способа получения продукта.
Срок действия патента Российской Федерации на изобретение, относящееся к продукту - лекарственному средству, пестициду или агрохимикату (далее - соответствующий продукт), для применения которых требуется получение в установленном порядке разрешения, продлевается Роспатентом по ходатайству патентообладателя на срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изобретение до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти лет, но не более чем на пять лет.
Изобретение относится к продукту - лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если в формуле изобретения продукт охарактеризован в виде соединения или группы соединений, описываемых общей структурной формулой, и из описания изобретения следует возможность его использования в качестве активного ингредиента лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, а также когда в формуле изобретения оно охарактеризовано в виде композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.
Проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в виде соединения (группы соединений, описываемых общей структурной формулой), к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которого получено разрешение, заключается в сравнении соединения, охарактеризованного в независимом пункте формулы изобретения, с активным ингредиентом лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанного в разрешении. При этом проверяется, содержит ли описание изобретения информацию о том, что соединение обладает такой активностью, которая позволяет его использовать в указанном лекарственном средстве, пестициде или агрохимикате. Рассматриваемое изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, указанному в разрешении, если соединение является активным ингредиентом такого лекарственного средства, пестицида или агрохимиката и описание изобретения содержит указанную выше информацию.
Проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в виде композиции, к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которого получено разрешение, заключается в сравнении характеристики запатентованной композиции и характеристики композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанного в разрешении (назначения, состава, формы, если она приведена в формуле изобретения или следует из состава композиции). Рассматриваемое изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если независимый пункт формулы изобретения включает характеристику указанного в разрешении лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.
Заявление о продлении срока действия патента на изобретение подается в Роспатент в период действия патента до истечения шести месяцев со дня получения разрешения на применение соответствующего продукта или с даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее. К заявлению прилагаются заверенная копия официального документа, содержащего сведения о продукте, позволяющие его идентифицировать с продуктом, охарактеризованным в формуле запатентованного изобретения, регистрационный номер и дату получения разрешения уполномоченного органа на применение этого продукта.
Если патентообладатель получил разрешение на применение в гражданском обороте одного конкретного вещества с определенной активностью, то продление патента с относительно широким объемом прав по патентной формуле должно касаться не патента в целом, а только конкретного вещества, на применение которого получено официальное разрешение.
Продление срока действия патента, формула изобретения которого содержит группу изобретений, может быть осуществлено только в отношении таких непосредственно запатентованных продуктов, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат. Пункты формулы изобретения на способы получения указанных продуктов не подлежат продлению по срокам.
Что касается вопроса о возможности продления срока действия патента, формула изобретения которого изложена по структуре "применение продукта А по назначению Х" (или в качестве продукта Б), то ранее в практике Роспатента вопрос однозначно не был решен в положительную сторону, хотя оснований для такой "дискриминации" лекарственных средств, пестицидов или агрохимикатов всего лишь на основании иной формы изложения патентных притязаний в формуле изобретения на продукт не было <234>.
--------------------------------
<234> См.: Дементьев В. Продление срока действия патента на изобретение // Патенты и лицензии. 2004. N 11.
В настоящее время после внесения дополнений в п. 1 ст. 1350 и п. 4 ст. 1358 ГК РФ (охрана и использование изобретения в виде применения продукта по определенному назначению) возможность продления срока действия патента с такой или подобной формулой изобретения на применение не должна вызывать сомнений при условии, если продукт относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату.
Если патент выдан на группу изобретений, включающую независимые пункты на новое вещество и, например, на два его применения - в качестве лекарственного средства и в качестве пестицида, продление срока действия на оба изобретения (лекарственное средство и пестицид), не пересекающиеся при использовании, должно рассматриваться независимо одно от другого.
(С историей развития рассматриваемой нормы о продлении срока действия патентов на лекарственное средство, пестицид или агрохимикат можно ознакомиться в комментарии к ст. 1363 во втором издании книги.)
Споры о толковании лекарственного средства как объекта патентной охраны на основании определений лекарственного средства по Федеральному закону от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" уже имели место в судах (решение Высшего Арбитражного Суда от 06.10.2011 N ВАС-9394/11). Спор касался продления срока действия патента N 2054180 на изобретение "Способ лечения вирусных респираторных инфекций, аэрозоль для его осуществления". По данному спору Дорогомиловский районный суд г. Москвы ранее вынес решение от 31.05.2011 N 2-2291/2011 о продлении срока действия патента, которое вступило в силу.
В судебной практике известен также спор по несостоявшейся попытке отнесения лекарственных препаратов к объектам авторского права (Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа, Постановление от 24.07.2013 по делу N А28-6313/2012).
Пока возможность использования формулы изобретения на применение дискутировалась в Роспатенте (2007 - 2009 гг.) и стоял вопрос о полном исключении такой формулы изобретения из российского правоприменения, можно было еще понять дискриминацию в ее отношении. Но после того как в результате долгих обсуждений и споров вопрос был однозначно решен в сторону ее сохранения, представляется совершенно нелогичным не продлевать срок действия патента с формулой на применение <235>.
--------------------------------
<235> См.: Джермакян В. Продление срока действия патента с формулой на применение, или Европа нам поможет // Патенты и лицензии. 2010. N 10.
И, судя по всему, разум возобладал в практической деятельности Роспатента, о чем свидетельствует продление в 2009 г. срока действия по патенту Российской Федерации N 2114860 с приоритетом от 18.07.1991. Срок действия патента продлен до 19.07.2016 в отношении п. п. 7, 11, 12 и 13 формулы изобретения, при этом п. 7 относится к фармацевтической композиции, а п. п. 11, 12 и 13 - к применению.
Также был продлен в 2010 г. срок действия патента Российской Федерации N 2260013 в отношении независимого п. 6, изложенного следующим образом.