Гладильная доска, содержащая опорную поверхность, выполненные из металлических труб стойки с поперечными элементами, концы стоек сплющены и соединены с помощью сварки с поперечными элементами.

Арбитражный суд апелляционной инстанции оснований для удовлетворения жалобы не установил и отметил следующее.

При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению. Сама тождественность решения, использованного преждепользователем, доказывается судебной экспертизой;

б) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение "не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель";

в) добросовестность использования решения;

г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта;

д) объем преждепользования.

В подтверждение факта преждепользования были представлены соответствующие документы (договор подряда на изготовление гладильных досок, товарные накладные к нему, акты, подтверждающие факт реализации изготовленной продукции и другие документы).

В целях установления тождественности указанного изделия с полезной моделью, защищенной патентом N 101450, судом была назначена экспертиза, на разрешение которой были поставлены два вопроса:

1) является ли техническое решение, описанное в представленной истцом технической документации, тождественным полезной модели (патент N 101450 "Гладильная доска (варианты)"?

Имеются ли в представленной технической документации все признаки, перечисленные в пункте N 8 формулы полезной модели по патенту N 101450?

Отвечая на вопросы суда, эксперт отметил следующее.

Полезная модель по патенту N 101450 относится к группе полезных моделей, образующих единый творческий замысел, и характеризует два варианта устройства гладильной доски. Объем правовой охраны полезной модели "Гладильная доска (варианты)" определяется двумя независимыми пунктами ее формулы.

Представленная техническая документация ООО "Инвис-К" касается изготовления конкретного устройства гладильной доски, а именно - изделия "Доска гладильная "Хозяйка-3", поэтому она может быть тождественна или не тождественна только одному из вариантов полезной модели.

Указанные выводы эксперта ответчиком документально не опровергнуты, оснований для сомнений в них у апелляционного суда не имеется.

В связи с этим апелляционным судом отклонены доводы апелляционной жалобы о необходимости исследования вопроса относительно всей полезной модели на соответствие изделия истца двум независимым пунктам формулы полезной модели ответчика.

Эксперт указал на то, что в представленной технической документации используются все признаки, перечисленные в пункте N 8 формулы полезной модели "Гладильная доска (варианты)" по патенту N 101450, и техническое решение, описанное в представленной технической документации для подтверждения права преждепользования, является тождественным второму варианту полезной модели по п. N 8.

Истцом в подтверждение права преждепользования в материалы дела были представлены доказательства, которые были приняты и оценены судом надлежащим образом. Таким образом, исковые требования обоснованны, доказаны материалами дела и правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

(См. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, г. Пермь, от 18.01.2013 N 17АП-14019/2012-ГК по делу N А71-5636/2012.)

8. Преждепользование и надлежащий ответчик. Ситуация с преждепользованием и надлежащим ответчиком была рассмотрена Федеральным арбитражным судом Поволжского округа (Постановление от 11.06.2013 по делу N А55-12048/2012).

ООО "НПМП УРАЛ" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к ЗАО "Нефтехимия" о взыскании задолженности в размере 4852500 руб. по лицензионному договору о предоставлении права использования изобретения по патенту от 03.07.2002 N 2214386, в том числе 2750000 руб. - вознаграждение и 2102500 руб. - пени за период с 01.04.2011 по 01.03.2012.

ЗАО "Нефтехимия" предъявило к ООО "НПМП УРАЛ" встречный иск о признании права преждепользования.

Как установлено судами и следует из материалов дела, ООО "НПМП УРАЛ" до 05.03.2012 являлось правообладателем патента N 2214386 на изобретение "Способ осушки алифатических спиртов С1-С3" с приоритетом от 03.07.2002.

Отказывая в удовлетворении встречного иска ЗАО "Нефтехимия" о признании права преждепользования, арбитражный суд руководствовался ст. ст. 1229, 1358, п. 5 ст. 1229, ст. 1361 ГК РФ. Суд установил, что по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, заключенному 16.01.2012 между ООО "НПМП УРАЛ" (правообладатель) и компанией Tringal Equities Inc. (правопреемник), исключительное право на изобретение по патенту N 2214386 перешло к компании (правопреемнику).

Суд кассационной инстанции находит правильным вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что поскольку требование о признании права преждепользования заявлено в порядке ст. 1406 ГК РФ, надлежащим ответчиком по такому требованию является патентообладатель, на ограничение права которого и направлен заявленный иск, т.е. третье лицо по рассматриваемому делу "Трингал Эквитис Инк" (Tringal Equities Inc.).

ЗАО "Нефтехимия" не воспользовалось своим процессуальным правом заявить требования к надлежащему лицу и после выявления обстоятельств отчуждения исключительного права на изобретение по патенту N 2214386. Учитывая, что встречный иск предъявлен к ненадлежащему лицу, основания для его удовлетворения у суда отсутствовали.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных ст. 12 Патентного закона Российской Федерации, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

Данные разъяснения предполагают обращение с требованием об установлении права преждепользования к надлежащему ответчику. ЗАО "Нефтехимия" заявлено требование о признании права преждепользования в порядке ст. 1406 ГК РФ к лицу, которое не является патентообладателем (выделено мной. - В.Д.).

Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1362

Институт принудительного лицензирования изначально регламентировался п. п. 3 и 4 ст. 10 Патентного закона Российской Федерации и основан на п. A (2) ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности и ст. 40 Соглашения ТРИПС. Согласно п. A (2) ст. 5 Парижской конвенции каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например в случае неиспользования изобретения.

1. Основания для принудительного лицензирования. В отличие от нормы, ранее предусмотренной п. 3 ст. 10 Патентного закона Российской Федерации, законодатель в части четвертой ГК РФ предусмотрел в качестве субъекта, не использующего либо недостаточно использующего изобретение, промышленный образец или полезную модель, только самого патентообладателя, исключив иных лиц, которым были переданы соответствующие права, т.е. лицензиатов. Таким образом, в отношении лиц, получивших исключительную лицензию, но не использующих или недостаточно использующих соответствующий объект исключительных прав, не может быть применен институт принудительного лицензирования.

Законодатель не пояснил, чем обусловлено такое ограничение, но вряд ли оно оправданно, так как сдерживанию предложений товаров, услуг и работ может способствовать не пассивная деятельность самого патентообладателя, а пассивная деятельность его исключительного лицензиата.

Сроки неиспользования или недостаточного использования, являющиеся одним из условий предоставления принудительной лицензии, заимствованы из п. A (4) ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Принудительная лицензия может быть только неисключительной, и патентообладатель сохраняет право как самостоятельно использовать и вводить запатентованный объект в гражданский оборот, так и предоставлять любым другим лицам лицензии любого вида.

Такое основание для предоставления принудительной лицензии, как недостаточность использования в любых формах использования (самостоятельное изготовление или ввоз и реализация изготовленных по заказу продуктов и изделий и т.п.), не имеет однозначных критериев. Но основополагающим доводом в суде будет представление доказательств неудовлетворенности рынка конкретными товарами, когда спрос на них будет значительно опережать предложение. Определенная разница во времени между спросом и предложением должна иметь разумный для рынка "временной предел" в отношении конкретных товаров, в период которого потребители готовы ждать товары, не выражая явного недовольства такой политикой регулирования товарооборота на рынке.

Принудительная лицензия по своей природе не является лицензионным договором как соглашением сторон, обладающих правом устанавливать и согласовывать взаимно приемлемые условия. Право, предоставленное в соответствии с принудительной лицензией, не может быть передано третьим лицам.

2. Несколько патентов в одном техническом средстве. Пункт 2 комментируемой статьи регулирует случай выдачи принудительной лицензии в ситуации, когда использование одного запатентованного изобретения "автоматически" влечет за собой использование другого ("второго") или других запатентованных изобретений или полезных моделей. Если патент на "второе" изобретение или полезную модель принадлежит другому патентообладателю, то для использования "первого" запатентованного изобретения требуется получение разрешения у другого патентообладателя. При отказе другого патентообладателя предоставить лицензию первый патентообладатель вправе обратиться в суд с иском о предоставлении принудительной лицензии.

Для исключения злоупотреблений патентным правом при испрашивании принудительной лицензии законодатель предусмотрел условие, которое позволяет получить принудительную лицензию не на любое зависимое в использовании изобретение, а только на такое, которое представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед первым изобретением или полезной моделью обладателя патента.

Можно привести пример, когда первый патент выдан на изобретение, относящееся к конструкции токарного станка, сущность изобретения которого направлена на обеспечение прецизионной высокоскоростной обработки твердых материалов, а второй патент выдан на изобретение, также относящееся к конструкции данного токарного станка, но его сущность направлена на обеспечение предотвращения скручивания сходящей со станка стружки и ее дробление.

Вряд ли в такой ситуации следует предоставлять второму патентообладателю принудительную лицензию в отношении использования изобретения по первому патенту, так как второе изобретение в сравнении с первым не может рассматриваться как "важное" техническое достижение, связанное с решением той задачи, которая впервые была решена в первом изобретении. Иное означало бы весьма "легкое" получение принудительных лицензий на любые изобретения. В этой же связи отсутствует право требовать предоставления принудительной лицензии для обеспечения возможности использования позже запатентованной полезной модели, причем как в отношении ранее запатентованного изобретения, так и в отношении ранее запатентованной полезной модели.

3. Опыт практического применения института принудительного лицензирования. В соответствии с п. 3 комментируемой статьи на основании решения суда федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию предоставления права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на условиях принудительной простой (неисключительной) лицензии.

В отличие от ранее действовавшего Патентного закона Российской Федерации, не требовавшего регистрации в Роспатенте принудительной простой (неисключительной) лицензии, с введением в действие в 2008 г. части четвертой ГК РФ регистрация принудительной лицензии (регистрация предоставления и прекращения права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца) является обязательной.

Как и ранее, институт принудительных лицензий пока не нашел практического применения в Российской Федерации, и это вполне объяснимо, так как принудительное лицензирование присуще близко конкурирующим производителям новой техники и технологии, идущих буквально по пятам друг за другом в разработках новшеств. В настоящее время российские производители техники, к сожалению, не находятся на таком высоком уровне конкуренции, когда интересы рынка требуют применения механизма принудительного лицензирования (о споре в отношении предоставления принудительной лицензии в области лекарственных средств в Республике Беларусь написано во втором издании книги со ссылкой на публикацию <232>).

--------------------------------

<232> Вашук Г.В. Первая попытка получить принудительную лицензию не удалась // Патентный поверенный. 2008. N 3.

Статья 1363. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец

Комментарий к статье 1363

1. Исчисление срока действия патента. Срок действия патента на изобретение составляет 20 лет с даты подачи заявки. В отношении некоторых объектов он может быть продлен, но не более чем на 5 лет. Срок действия патента на полезную модель составляет 10 лет с даты подачи заявки и продлению не подлежит. Срок действия патента на промышленный образец установлен в 5 лет с даты подачи заявки и может быть неоднократно продлен, но в целом не более чем до 25 лет с даты подачи заявки. Сложно представить промышленный образец - изделие, внешний вид которого не меняется 25 лет, и это изделие продолжает пользоваться большим спросом на рынке.

Общим для всех объектов патентных прав является исчисление срока действия патента с даты подачи первоначальной заявки. Если первоначальная заявка имеет более ранний приоритет, чем дата ее подачи в Роспатент, срок действия патента также будет исчисляться именно с даты подачи первоначальной заявки в Роспатент. Это же касается установления срока действия патента по заявке, выделенной из первоначальной заявки, независимо от количества ступенчатых выделений.

Окончательно данный вопрос был разрешен в Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.11.2008 по делу N 14082/08 в связи с иском компании "БАСФ Агро Б.В.", Арнхем (Нидерланды), к Роспатенту о признании незаконным бездействия Роспатента, выразившегося в отказе исправить ошибку в исчислении срока действия патента Российской Федерации N 2051909 на изобретение. Все нижестоящие суды отказали в удовлетворении заявленных требований.

Судом было установлено, что датой фактического поступления заявки N 4894762 в патентное ведомство СССР является 15.03.1991. Однако в связи с тем что по заявке N 4894762 испрашивался конвенционный приоритет и она была выделена из конвенционной заявки N 4356035, являющейся первоначальной по отношению к выделенной из нее заявки N 4894762, дата подачи заявки N 4894762 была установлена в соответствии со ст. 4 G (2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности по дате подачи конвенционной заявки N 4356035 - 10.06.1988. В соответствии с п. 3 ст. 3 Патентного закона Российской Федерации патент N 20511909, выданный по заявке N 4894762, действует двадцать лет, считая именно с этой даты - 10.06.1988.

Согласно п. 1 комментируемой статьи защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (см. комментарий к ст. 1393 ГК РФ), из чего следует вывод о том, что патентообладатель может запрещать использование запатентованного объекта только после выдачи патента, которая сопровождается внесением сведений о выданном патенте в соответствующий государственный реестр с одновременной публикацией указанных сведений в официальном бюллетене Роспатента. С момента официальной публикации о выдаче патента и его регистрации в государственном реестре все третьи лица считаются уведомленными о возникновении патентных прав, и с этой даты в отношении третьих лиц, противоправно использующих запатентованный объект, возникает объективная гражданско-правовая ответственность.

В другом Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации было отмечено следующее.

Компания "Байер Фарма Акциенгезелльшафт" (Bayer Pharma Aktiengesellschaft) обратилось 16.08.2011 в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОАО "Гедеон Рихтер" (Gedeon Richter Nyrt.), ЗАО "Гедеон Рихтер-Рус", ООО "Аптечная сеть 03", ЗАО "Фирма Центр Внедрения Протек" о защите исключительных прав на изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации N 2269342.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.02.2012 по делу N А40-90149/11-51-791 в иске отказано. Суд первой инстанции указал, что поскольку на момент рассмотрения спора у истца отсутствует патент на изобретение с измененной формулой и сведения об изобретении не внесены в госреестр в установленном законом порядке, отсутствует и право на судебную защиту. При этом представленные в дело доказательства в обоснование факта нарушения прав на аннулированный патент не имеют правового значения.

Истец представил письменные пояснения, в которых отметил, что 10.05.2012 в официальном бюллетене Роспатента N 13 были опубликованы сведения о регистрации нового патента истца за новым номером 2449796 с откорректированной формулой изобретения "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива" в редакции решения Роспатента от 13.12.2011, и полагал, что новый патент является правоустанавливающим документом и является надлежащим доказательством права истца на судебную защиту его нарушенного права на изобретение в суде апелляционной инстанции.

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию суда первой инстанции и посчитал, что оснований для отмены решения суда от 21.02.2012 по делу N А40-90149/11-51-791 не имеется (Постановление от 23.05.2012 N 09АП-9655/2012-ГК по делу N А40-90149/11-51-791). Кассационная инстанция Федерального арбитражного суда Московского округа (Постановление от 10.09.2012 по делу N А40-90149/11-51-791) не нашла оснований для отмены решений судов и отметила, что "поскольку решением Роспатента от 13.12.2011 патент N 2269342, являющийся предметом и основанием заявленных требований (нарушение прав истца как патентообладателя), признан частично недействительным, то суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу, что на момент рассмотрения спора у истца отсутствует патент на изобретение с измененной формулой и сведения об изобретении не внесены в госреестр в установленном законом порядке, в связи с чем правомерно отказали в удовлетворении заявленных исковых требований".

Однако коллегия судей Высшего Арбитражного Суда (Определение от 18.02.2013 N ВАС-17575/12) пришла к выводу, что дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, отметив при этом следующее.

При решении вопроса о наличии у истца права на защиту после принятия Роспатентом решения о признании патента частично недействительным и до выдачи нового патента с уточненной формулой изобретения возможен иной подход.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 54 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29, аннулирование патента влечет аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Наши рекомендации