Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Статья 12 Патентного закона Российской Федерации:

Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Как суд расценил термины "производство" и "предприятие" в контексте их использования в праве преждепользования, станет ясно из далее изложенного.

Общество "Арзамасский электромеханический завод" обратилось в суд с иском о признании права преждепользования на решение, содержащееся в пунктах 1 и 5 формулы изобретения, ссылаясь на то, что до даты приоритета общество "Арзамасский приборостроительный завод" использовало при производстве своей продукции ограничителей нагрузки башенного крана (ОНК-160Б) решение, содержащееся в названных пунктах формулы изобретения, защищенного патентом N 2268232, а затем передало данное производство истцу.

Рассматриваемый в судах патент N 2268232 на изобретение "Способ обмена информацией между модулями системы безопасности грузоподъемного крана и устройство для его осуществления" зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20.01.2006 с датой приоритета 30.03.2004, т.е. в период действия Патентного закона Российской Федерации.

Согласно заключению судебной патентоведческой экспертизы от 15.10.2010 все признаки, приведенные в независимых пунктах 1 и 5 формулы изобретения, защищенного патентом N 2268232, использованы в приборе "Ограничитель нагрузки башенного крана ОНК-160Б". Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что общество "Арзамасский приборостроительный завод" приступило к производству прибора ОНК-160Б, содержащего тождественное запатентованному техническое решение, независимо от его автора в 2000 - 2001 гг., т.е. до даты приоритета изобретения, а в 2007 г. передало производство данного прибора истцу, поэтому удовлетворил исковые требования.

Суд первой инстанции исходил из того, что в соответствии с положениями ст. 12 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1, действовавшего до 01.01.2008, право преждепользования могло быть передано другому юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения и были сделаны необходимые к этому приготовления, поэтому отклонил довод заявителя о том, что в нарушение положений п. 2 ст. 1361 ГК РФ истцу не передавалось соответствующее предприятие как имущественный комплекс.

В свою очередь, в Постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2011 N 18АП-1250/2011 по делу N А76-8486/2010 о признании права преждепользования суд дал исчерпывающее толкование терминов "производство" и "предприятие", которые использованы в ранее действовавшей и ныне действующей нормах права преждепользования.

Отклоняя довод апелляционной жалобы о том, что судом при рассмотрении спора не применена норма п. 2 ст. 1361 ГК РФ, согласно которой право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием и право преждепользования не могло быть передано от ОАО "Арзамасский приборостроительный завод" другому лицу, так как не было передачи предприятия в целом, суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

Предприятием согласно ст. 132 ГК РФ признается самостоятельный объект недвижимости. Нормы права ГК РФ, регулирующие патентные правоотношения, вступили в законную силу с 01.01.2008 и применяются к правоотношениям, возникшим после введения его в действие (ст. 5 Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"). До вступления в силу части четвертой ГК РФ патентные правоотношения регулировались в соответствии с Патентным законом Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1.

Суд подчеркнул, что Патентный закон Российской Федерации в ст. 12 четко определяет случаи ограничения исключительных прав, когда допускается использование запатентованного объекта без санкции правообладателя. К ним, в частности, относится право преждепользования, которое может быть передано физическому или юридическом улицу только совместно с производством, на котором имело место исполнение тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Суд отметил, что право преждепользования возникает при соблюдении следующих условий. Во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории Российской Федерации и до даты приоритета патента. Во-вторых, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от его автора (самостоятельно). При этом "право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления", т.е. речь идет об использовании в собственной производственной деятельности. Только при совокупности всех этих условий любое юридическое или физическое лицо обладает правом преждепользования и может безвозмездно использовать решение, тождественное изобретению, полезной модели или промышленному образцу, на которые выдан патент другому лицу.

Суд отметил, что, как следует из ч. 2 ст. 12 названного Закона, преждепользование неразрывно связано с "производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления". Термин "производство" в данном случае отличается от термина "предприятие" и означает процесс создания материальных благ, услуг, машин, станков, механизмов, поточных линий, штампов и другое. Факт передачи истцу производства в смысле ст. 12 Патентного закона Российской Федерации нашел свое подтверждение. Установив совокупность обстоятельств, необходимую для признания за истцом права преждепользования, суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявленные требования.

Отметим, что позиция суда основана на мнении профессора Э.П. Гаврилова, которая отражена в третьем издании книги.

Меняя территорию (место) своего производства, преждепользователь не теряет право преждепользования в отношении того объекта, на который распространяется это право. Очевидно, что преждепользователь как субъект предпринимательской деятельности может осуществлять свое право не только на территории собственного предприятия, но и арендуя производственные площади и необходимые оборудование и материалы у иных лиц. Единственным ограничением деятельности преждепользователя может служить фактически установленный объем количества выпускаемой продукции, а если преждепользование касается запатентованного способа как объекта изобретения, то должны применяться те показатели объема, которыми будет характеризоваться конкретный способ. В качестве таких показателей могут служить объемы (количество) производимой традиционной вещной продукции, а если право преждепользования относится к такому техническому решению, как способ, например способ передачи телевизионного сигнала в эфир, то объем разрешенного использования такого технического решения может быть установлен в единицах эфирного времени.

Право преждепользования вместе с используемым для его реализации производственным оборудованием может являться частью имущественного комплекса и быть объектом купли-продажи, мены, аренды и целого ряда других сделок <223>.

--------------------------------

<223> Бриксов В.В. Соотношение патентного права и права преждепользования // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2005. N 7. С. 135 - 136.

Замена в российском патентном праве в норме права преждепользования термина "производство" на термин "предприятие", а также рассмотрение предприятия как "имущественного комплекса", часть которого может включать производство преждепользователя, не может иметь никакого определяющего значения. Признание права преждепользования и законность его передачи другим лицам всегда должны быть оценены по фактическим обстоятельствам, а не по игре слов, которые якобы коренным образом меняют условия признания легитимности передачи права преждепользования другим лицам. Очевидно, что право преждепользования может перейти по наследству, при реорганизации юридического лица, обращении взыскания на ту часть имущества преждепользователя, в которой использовано его техническое решение.

В третьем издании книги в комментарии к ст. 1361 было отмечено, что "преждепользователь должен иметь возможность совершенствовать ранее созданное техническое решение в пределах общих инженерных знаний (инженерное проектирование), и права патентообладателя не должны распространяться на такие усовершенствования преждепользователя". Сказанное нашло отражение в уточненной норме п. 1 ст. 1361, согласно которой преждепользователь имеет право использовать не только тождественное решение, но и решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, известность которых устанавливается на дату приоритета запатентованного изобретения, в отношении которого установлено право преждепользования. Эквивалентные признаки - известные элементы конструкций являются частью уровня техники, описываются, как правило, в справочных изданиях и используются в инженерном проектировании.

Дополнив содержание п. 1 эквивалентными признаками, законодатель ошибочно не внес адекватные дополнения в содержание п. 2 указанной статьи, хотя п. 2 должен обязательно коррелироваться с п. 1 ст. 1361 следующим образом:

"2. Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием <224>, на котором имело место использование тождественного решения или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), или были сделаны необходимые к этому приготовления".

--------------------------------

<224> Джермакян В. Что передается совместно с правом преждепользования - предприятие или производство? // Патентный поверенный. 2012. N 3.

Иначе возникает противоречие между содержанием п. 1 ст. 1361 и содержанием п. 2 той же статьи. Вряд ли законодатель преследовал такую цель, но что написано, то написано, а в случае судебного спора по данному вопросу придется толковать норму п. 2 в ее системном прочтении с условиями нормы по п. 1 той же ст. 1361.

2. Виды деятельности, обусловливающей преждепользование. В российском законодательстве виды деятельности, обусловливающей преждепользование, начиная от законодательства СССР, претерпели определенные изменения в сторону расширения толкования состоявшегося преждепользования, не ограничивая его только собственным изготовлением продуктов и изделий преждепользователем.

В соответствии со ст. 7 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-1 "Об изобретениях в СССР" любой гражданин или юридическое лицо, которые до даты приоритета изобретения, охраняемого патентом, и независимо от его автора создали и использовали на территории СССР тождественное изобретению решение или сделали необходимые приготовления к использованию, сохраняли право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения его объема. Право преждепользования действовало при соблюдении двух связанных условий: независимого создания и использования тождественного решения, при этом создание тождественного решения должно быть осуществлено на территории СССР. Все, что создано за границей, несмотря на более ранний легальный ввоз в СССР, чем приоритет запатентованного изобретения, в использование тождественных решений не входило. От данной концепции преждепользования отошли уже при подготовке и принятии Патентного закона Российской Федерации, так как стало очевидно, что предоставление права преждепользования только на созданные в СССР тождественные решения ведет к злоупотреблениям со стороны патентообладателей в отношении лиц, осуществлявших до даты приоритета изобретения ввоз продукции в Россию.

В соответствии со ст. 12 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняло право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования. По существу, эта же норма отражена в комментируемой статье ГК РФ.

Под использованием понимается не только изготовление и применение конкретного продукта (изделия, устройства, вещества) в производстве, но и его ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот, а также весь остальной перечень видов деятельности, считающихся на основании ст. 1358 ГК РФ использованием продукта (изделия, устройства, вещества и т.п.) или способа.

Доказательства приготовлений к использованию должны содержать сведения о том, что такие приготовления связаны с использованием именно на территории Российской Федерации, что следует непосредственно из нормы рассматриваемой ст. 1361, в которой приготовления к использованию рассматриваются в контексте приготовлений для использования не в любой стране мира, а именно на территории Российской Федерации. Из фразы "сделало необходимые к этому приготовления" однозначно следует, что "к этому" - означает к использованию на территории Российской Федерации. Последнее не значит, что абсолютно все приготовления должны быть осуществлены на территории Российской Федерации, но как минимум должна иметь место связь приготовлений, осуществленных за границей, с приготовлениями к использованию на территории Российской Федерации. Например, может быть подписан контракт между российской и иностранной фирмами на разработку и поставку на территорию Российской Федерации оборудования или технологии, из которого следует, что оборудование или технология разрабатываются именно по данному контракту, целью которого является последующий ввоз разработанных объектов техники в Российскую Федерацию.

Как рассматриваются в судах приготовления к использованию при установлении права преждепользования <225> и какие факторы при этом принимаются судами во внимание, можно оценить по приведенным ниже извлечениям из судебных решений.

--------------------------------

<225> Аналогично приготовления к использованию будут рассматриваться при установлении права послепользования.

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.10.2008 по делу N А56-45085/2007.

Как следует из материалов дела, индивидуальному предпринимателю Т.И.П. выдан патент N 50081 на полезную модель "Вафельная оболочка кондитерских изделий" с приоритетом от 06.09.2005 и сроком действия до 06.09.2010.

Индивидуальный предприниматель Т.И.П. обратился с требованиями в суд, ссылаясь на то, что ответчик ЗАО "Ландрин" осуществляет производство и реализацию вафельных конфет с кокосовой начинкой и миндальным орехом, вафельная оболочка которых содержит все признаки формулы зарегистрированной полезной модели истца "Вафельная оболочка кондитерских изделий".

Исследовав представленные сторонами доказательства, в том числе оценив обстоятельства, связанные с заключением ответчиком с итальянской фирмой OPM SpA контракта от 14.05.2005 N 4828А4 о приобретении комплекса оборудования для производства шоколадной продукции на вафельной основе (сферической формы, с плоским дном), описанной в приложении N 1 к контракту, и исполнением обязательств по этому договору, суды обеих инстанций установили, что ответчик добросовестно сделал необходимые приготовления для использования на территории Российской Федерации тождественного решения полезной модели за несколько месяцев до получения истцом патента на полезную модель.