Типы соглашений при передаче объектов интеллектуальной собственности

Специфика исключительного права интеллектуальной собственности, как объекта купли-продажи, обусловливает многообразие форм договорных взаимоотношений при его передаче. Примерная классификация соглашений при передаче объектов интеллектуальной собственности приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Типы соглашений при передаче объектов интеллектуальной собственности

Предлицензионные соглашения. В сфере интеллектуальной собственности, больше чем в других областях, развита практика заключения соглашений, предшествующих договорам о передаче прав интеллектуальной собственности. Дело в том, что несмотря на требование к заявочной документации на изобретение, обеспечить возможность воспроизводства технологии на практике, даже внимательно изучив патент, реализовать соответствующее изобретение удается далеко не всегда.

В связи с этим, с одной стороны, при продаже объектов интеллектуальной собственности передаются права на использование технологии, а с другой стороны, одновременно передается сама технология (изобретение, база данных, информация и т.д.) в виде технической документации, экспериментальных, макетных и опытных образцов. Информация о технологии, как правило, конфиденциальна, поэтому процесс передачи технологии обычно осуществляется постепенно, по мере того как лицензиар и лицензиат убеждаются в серьезности намерений партнера и соответствии передаваемой технологии заявленным параметрам и характеристикам. На практике обычно применяются следующие формы предлицензионных соглашений: протокол о намерениях, соглашение о конфиденциальности, опционное соглашение.

Протокол о намерениях. Договор о намерениях как предлицензионное соглашение несет такую же смысловую нагрузку, как любой другой протокол (соглашение) о намерениях. При подписании такого соглашения не возникает никаких обязательств, но с другой стороны письменно фиксируют понимание намерений друг друга. Нередко договор о намерениях содержит ряд мягких обязательств, таких, как обязательство вести переговоры «на взаимном доверии» или ограничить на определенный период переговоры с третьими лицами о передаче лицензии на технологию. Договор о намерениях позволяет получить и письменно зафиксировать определенную информацию о партнере, такую, как, например, юридические адреса сторон и платежные реквизиты. Эта информация может быть использована для проверки надежности партнера. Таким образом, несмотря на то что договор о намерениях не налагает на партнеров никаких жестких обязательств, сам факт его подписания свидетельствует о серьезности намерений сторон.

Соглашение о конфиденциальности. Основная цель соглашения о конфиденциальности — защита информации о передаваемой технологии, особенно если по лицензионному соглашению передаются незащищенные патентами секреты производства. Несмотря на то что такое соглашение не содержит раздела о взаимных расчетах, оно имеет очень четкий экономический смысл. Коммерческая ценность конфиденциальной информации сохраняется до тех пор, пока эта информация неизвестна третьим лицам и к ней отсутствует свободный доступ. При разглашении или утечке конфиденциальной информации ее рыночная стоимость падает до нуля.

Опционное соглашение.Опционное соглашение, как правило, предшествует договору о передаче ноу-хау. В этой ситуации конфиденциальный характер информации о технологии создает определенные трудности при ее передаче стороне по договору. С одной стороны, продавец боится преждевременно раскрывать информацию, а с другой — покупатель не может быть уверен в готовности объекта сделки. Иногда покупателю для принятия решения требуется проверка возможности реализации ноу-хау у себя на производстве и нередко для этого нужна именно та информация, которую продавец скрывает. Однако преждевременное раскрытие информации дает возможность потенциальному покупателю воспользоваться ноу-хау без заключения сделки. Для разрешения этой проблемы перед заключением лицензионного договора часто используется такая форма договорных отношений, как опционное соглашение. Такое соглашение позволяет продавцу ноу-хау ознакомить покупателя с информацией без риска бесплатного раскрытия ноу-хау и использования его покупателем при формальном отказе от сделки.

От заключения подобного договора обе стороны получают выгоды: как правило, цена опционного соглашения составляет порядка 20% суммы предполагаемого лицензионного соглашения и покупатель за 20% цены за ноу-хау получает возможность оценить экономическую целесообразность приобретения ноу-хау и возможность реализации ее у себя в производстве.

Основными условиями такого договора являются следующие положения:
продавец:	покупатель:
- раскрывает покупателю ноу-хау; - может гарантировать, что до истечения срока опционного до­говора не будет предлагать информацию третьим лицам; - гарантирует после опытной проверки заключение договора о передаче ноу-хау.	- получает право в течение оговоренного срока произвести опытную проверку ноу-хау на своем предприятии; - обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении ноу-хау; - обязуется после окончания срока действия опционного соглашения не использовать ноу-хау без заключения договора о передаче ноу-хау.

Таким образом, по опционному соглашению вознаграждение выплачивается потенциальному лицензиару за возможность ознакомления с конфиденциальной информацией, за риск, связанный с раскрытием, за временную приостановку маркетинговых усилий продавца по реализации технологии.

Следует отметить, что опционные соглашения используются не только при передаче ноу-хау. Например, некоторые университеты США пользуются такой формой договорных отношений при принятии решения о патентовании (особенно зарубежном) того или иного изобретения на ранней стадии разработки. В рамках такого опционного соглашения покупатель оплачивает патентование изобретения и получает возможность (опцион) первоочередного при­обретения лицензии в случае успешных технических испытаний прототипа.

Лицензионные соглашения. Несмотря на отличия, обусловленные различной природой результатов интеллектуальной деятельности, предметом правовой охраны, лицензионные соглашения для всех видов объектов интеллектуальной собственности имеют ряд общих (обязательных для согласования) условий, таких, как, срок, территория, объем выпускаемой продукции и т.п.

Некоторые особенности лицензионных соглашений при лицензировании объектов авторского права и объектов промышленной собственности:

- Авторское право.

Согласно российскому законодательству имущественные права могут передаваться только по авторскому договору, за исключением ряда случаев, предусмотренных законом. Передача имущественных прав может осуществляться на основе авторского договора о передаче исключительных прав или на основе авторского договора о передаче не исключительных прав. Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются. Авторский договор о передаче неисключительных прав разрешает пользователю использование произведения наравне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом.

Авторский договор должен предусматривать:

- Способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору).

- Срок и территорию, на которые передается право.

При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, договор может быть, расторгнут автором по истечений пяти лет с даты его заключения, если пользователь будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора. При отсутствии в авторском договоре условия о территории на которую передается право, действие , передаваемого по договору права ограничивается территорией Российской Федерации.

- Размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты.

Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде процента от дохода за соответствующий способ использования произведения, в виде зафиксированной в договоре суммы либо иным образом.

- Другие условия.

Все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются непереданными.

- Промышленная собственность.

Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать объект промышленной собственности лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора. По лицензионному договору лицензиар обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, лицензиату, а последний принимает на себя обязанности вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

При исключительной лицензии лицензиару предоставляется ис­ключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, непередаваемой лицензиату. При неисключительной лицензии лицензиар, передавая лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтвержденные патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. Лицензионные договоры на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки подлежат обязательной регистрации в патентном ведомстве.

Договор о передаче ноу-хау отличается от других аналогичных договоров в силу специфики передаваемого по договору продукта — секретности информации. Одно из основных условии договора — обеспечение конфиденциальности в отношении ноу-хау. Нужны обоюдные гарантии, что ноу-хау будет сохранено в тайне. Именно это условие позволяет обеим сторонам длительное время извлекать выгоду из такой сделки. Стороны также сильно рискуют в случаях непреднамеренного раскрытия ноу-хау или законного получения этих знаний другими лицами.

- Франчайзинг.

Согласно определению Всемирной организации интеллектуальной собственности франшиза — это договор, по которому одно лицо (правообладатель), имеющее систему ведения определенной деятельности, разрешает другому лицу использовать эту систему согласно требованиям владельца франшизы в обмен на вознаграждение. Эта разновидность договорных отношений, называемая франчайзинг, рассматривается как одна из наиболее прогрессивных систем организации бизнеса. По договору франшизы франшизер предоставляет франшизанту весь комплекс принадлежащих ему прав на интеллектуальную собственность (товарные знаки, изобретения, ноу-хау, объекты авторского права) на льготной основе. Более того, франшизер оказывает постоянную организационную, техническую и коммерческую помощь. Интерес обеих сторон очевиден: условия договора франшизы позволяют франшизеру контролировать франшизинговую сеть как свою собственную дистрибьюторскую сеть, а франшизант покупает бизнес, конкурентоспособность которого обеспечена исключительными правами франшизера.