Разъяснение технического эффекта.

Если технический признак был ясно раскрыт в первоначальной заявке, но его эффект не был упомянут или не упомянут полностью, но все же этот признак может быть выведен без труда специалистом в данной области на основе первоначально поданной заявки, то последующее разъяснение того эффекта в описании не нарушает ст. 123 (2).

Приведем свой пример понимания подобной ситуации.

В качестве изобретения заявлена конструкция канализационного колодца, крышка люка которого выполнена с ребристой поверхностью, обеспечивающей увеличение коэффициента трения с подошвой обуви пешеходов в дождливую погоду. В дополнительных материалах заявитель отметил, что техническим результатом заявленной конструкции является также исключение провала крышки люка в колодец.

Если в описании заявки раскрыт признак выполнения крышки люка круглой формы, то новый эффект (результат), сформулированный заявителем как "исключение провала крышки люка в колодец", должен быть принят, так как из уровня техники известно, что только круглая форма крышки люка исключает возможность его провала в отверстие люка. А если эксперт этого не знает, то достаточно показать причины такого эффекта, вытекающие из геометрии круга как фигуры, диаметр которой постоянен. Круг с большим диаметром, как его ни крути, не может пройти через круглое отверстие люка с меньшим диаметром.

В п. 5.3.4 гл. VI части С Руководства по экспертизе в ЕПВ акцентируется внимание на следующем.

5.3.4 Представление других примеров и новых эффектов.

На поправку путем представления других примеров нужно всегда смотреть очень тщательно в свете общих рассмотрений, описанных в общих чертах в параграфах VI, 5.3 к 5.3.3. То же самое относится к представлению заявлений новых (то есть ранее не упомянутых) эффектов изобретения, таких как новые технические преимущества. Например, если изобретение, как первоначально представлено, связано с процессом для чистки шерстяной одежды, которая состоит из обработки одежды определенной жидкостью, заявителю не разрешается впоследствии представить в описание утверждение о том, что процесс также имеет преимущество защиты одежды против повреждения ее молью.

Выявление нового свойства жидкости - защищать от повреждения одежды молью - это новое знание, которое, если оно не вытекает из известных свойств жидкости влиять на жизнедеятельность моли, может представлять собой новое изобретение.

А что говорит по данному поводу Руководство PCT по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы?

Представим два пункта, содержание которых, как мне представляется, вполне доступно для их понимания.

20.15. Если технический признак конкретно раскрыт в первоначальной заявке, но его эффект не упоминается или упоминается не в полной мере, при этом специалисту в данной области техники понятно, о чем идет речь, разъяснение этого эффекта, представленное позже, не противоречит статье 34(2)(b).

20.18. Также следует иметь в виду, что любое изменение формулировки или дополнительное введение технической проблемы, решаемой изобретением, отвечают статье 34(2)(b). Например, в случае ограничения притязаний для удовлетворения изобретения изобретательскому уровню рекомендуется уточнить заявленную проблему, чтобы подчеркнуть эффект, достигаемый этим ограниченным изобретением, по сравнению с известным уровнем техники. Следует помнить, что такое уточнение возможно только в случае, если специалист в данной области техники легко сможет логически вывести выявленный эффект из материалов первоначально поданной заявки (см. параграфы 20.15 и 20.16).

Обратим внимание на сказанное: "легко сможет логически вывести выявленный эффект". Приведенный пример с крышкой канализационного люка как раз иллюстрирует изложенные условия выведения ранее не указанного технического эффекта.

Будем полагать, что российская экспертиза воспримет изложенное и эксперты не станут отрицать принципиальную возможность уточнения технического результата в дополнительных материалах в процессе диалога с заявителем по существу изобретения, если вновь приводимый технический результат будет вытекать из ранее представленных сведений о заявленном изобретении, при этом новая информация об изобретении в описание выдаваемого патента вноситься не должна.

При изначально корректном изложении именно технического результата в том виде, как он определен административными регламентами, больших проблем при уточнении именно технического результата возникать не должно. Для тех же, кто привык под видом технического результата "загонять" в описание заявки все что угодно, кроме технического результата, могут наступить тяжелые времена. Прогресс в обществе достигается не тогда, когда на рынок вываливается очередное нечто, а когда это нечто обеспечивает определенный эволюционный результат, и тогда изобретатель заслуживает получения патентной монополии. Полный отрыв декларируемого в заявке технического результата от оценки промышленной применимости способствует злоупотреблениям и последующим махинациям, так как недостижение обещанного технического результата, благодаря которому собственно патент и был выдан, не является основанием для прекращения действия патента по этому основанию.

Если доказанная очевидность технического результата является основанием для отрицания изобретательского уровня, то доказанная недостижимость технического результата должна служить основанием для отрицания изобретательского уровня, и неважно когда - при экспертизе по существу или при опротестовании патента. Последнее следует особо подчеркнуть, поскольку если в процессе экспертизы заявки по существу заявитель может уточнять технический результат, то после публикации сведений о выданном патенте такой возможности не будет.

Технический результат - одна из составляющих сущности изобретения. Технический результат и сущность изобретения не должны рассматриваться в отдельности. Сущность изобретения, в том числе и технический результат, должны полно, ясно и однозначно отражаться в описании изобретения. Изменения технического результата по сравнению с представленным в первоначально поданной заявке не должны менять суть технического результата (корректировка возможна).

2. Оценка изменения сущности. Изменения в виде исправлений и уточнений могут вноситься как по инициативе заявителя, так и в соответствии с замечаниями или рекомендациями экспертов Роспатента. Общим условием принятия изменений является неизменность представляемой в них сущности заявленного изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Ранее согласно п. 1 ст. 20 Патентного закона Российской Федерации в отношении изобретений и полезных моделей отсутствие признаков определялось только по описанию, представленному при подаче заявки, и по формуле, если заявка на дату подачи содержала формулу. Данное ограничение на практике исключало возможность использовать чертежи для уточнения признаков. Пункт 1 ст. 1378 ГК РФ уже не содержит такого ограничения, и раскрытие признаков определяется в отношении документов, послуживших основанием для установления приоритета, что позволяет использовать не только признаки из описания, но и признаки из чертежей, но только при условии, что они (признаки) однозначно на чертежах идентифицируются.

Все будет определяться качеством и полнотой чертежей и их соответствием требованиям, предъявляемым к формату изображения рабочих чертежей. Например, когда из чертежей совершенно однозначно следует, что деталь X имеет в сечении форму круга, и если из всех сечений на чертежах и их обозначений типа A = B следует, что данная деталь X в сечении имеет форму круга, а не иную, должно допускаться внесение в формулу изобретения уточнения в виде словесного признака - деталь X в поперечном сечении имеет форму круга. Аналогичная ситуация имеет место в отношении электрических схем, на которых признак, не упомянутый в описании, изображен на чертежах символом, предусмотренным соответствующим государственным стандартом (условные изображения сопротивлений, конденсаторов и т.п.).

Аналогичным образом следует подходить к ситуации, когда в описании изобретения словесно сказано только то, что поверхность обрабатывают реагентом, а на чертеже показана схема обработки поверхности и указано: "реагент - соляная кислота" или "реагент - кислота HCl". В данном случае признак - соляная кислота, несмотря на его отсутствие непосредственно в описании заявленного изобретения, может быть включен в формулу изобретения, так как он однозначно раскрыт на чертеже. Очевидно, что такое включение признака в формулу изобретения имеет смысл только в ситуации, когда его отсутствие приводит к общей оценке заявленного изобретения как непатентоспособного по различным причинам.

Именно такой подход к использованию признаков, отображенных на чертежах, предусмотрен во втором абзаце п. 3.9 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве.

Дополнение, уточнение или исправление описания и формулы изобретения сведениями, содержащимися на чертежах или в иных графических материалах евразийской заявки, допускается в случаях, когда эти сведения имели место на чертежах или в иных графических материалах евразийской заявки на дату ее подачи, в том числе при испрашивании приоритета, и когда чертежи и графические материалы дают однозначное представление об этих сведениях, (выделено мной. - В.Д.).

В соответствии с п. 3 ст. 1378 ГК РФ дополнительные материалы изменяют заявку на промышленный образец по существу, если они содержат изображения изделия, на которых:

- представлен иной промышленный образец, не удовлетворяющий требованию единства промышленного образца в отношении промышленного образца или группы промышленных образцов, раскрытых на изображениях, принятых к рассмотрению;

- представлены существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, либо представлены изображения изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки.

Таким образом, оценка изменений заявки на промышленный образец по существу непосредственно связана с теми отображениями внешнего вида изделия, которые определяют его существенные признаки, отображенные на изображениях внешнего вида.

Если ранее под изменением сущности заявленного промышленного образца в комментируемой норме ГК РФ рассматривалось только представление в дополнительных материалах новых изображений, которые отсутствовали в заявке при ее подаче, то новая норма признает изменяющим сущность промышленного образца также и удаление существенных признаков с ранее представленных изображений.

3. Изменение сведений в заявке. Изменения сведений об авторе, о заявителе, в том числе при передаче права на получение патента другому лицу либо вследствие изменения имени автора, имени или наименования заявителя, а также исправления очевидных и технических ошибок могут быть внесены заявителем в документы заявки по собственной инициативе до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца. Норма в указанной редакции предоставила заявителю право вносить указанные изменения по собственной инициативе, в том числе в отношении изменений сведений об авторе и в отношении изменений имени автора в рамках административной процедуры и, естественно, при отсутствии спора об авторстве.

Изменения, внесенные заявителем в документы заявки на изобретение, учитываются при публикации сведений о заявке, если такие изменения представлены в Роспатент в течение 15 месяцев со дня подачи заявки. Ранее данный срок составлял 12 месяцев, и его увеличение до 15 месяцев в большей мере отвечает интересам заявителей, но сокращает для Роспатента сроки, необходимые для публикации сведений о заявке, так как последняя должна быть осуществлена по истечении 18 месяцев с даты ее подачи.

Исправления очевидных и технических ошибок также могут быть внесены в этот же период в документы заявки. Однако тем самым ограничены возможности внесения исправлений очевидных и технических ошибок в документы заявки в отношении любых сведений до регистрации объекта патентных прав в государственном реестре. После внесения сведений в государственный реестр возможно исправление очевидных и технических ошибок, но уже в выданном патенте (п. 4 ст. 1393 ГК РФ).

Статья 1379. Преобразование заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1379

1. Причины и ограничения преобразования. Предусмотрена возможность преобразования заявок всех трех объектов патентного права (изобретения, полезной модели, промышленного образца) в любой их комбинации. Наиболее вероятны преобразования заявок на изобретения в заявки на полезные модели и заявок на полезные модели в заявки на промышленные образцы, а также заявок на промышленные образцы в заявки на полезные модели. Вряд ли на практике будут иметь место частые преобразования заявок на промышленные образцы в заявки на изобретения или полезные модели, но если ситуация и возникнет, то закон позволяет ее реализовать. Ситуация с преобразованием будет возможна в отношении тех заявок на изобретения или полезные модели, которые иллюстрированы не чертежами, а рисунками, которые адекватно могут быть рассмотрены и как иллюстрации изобретения или полезной модели, и как иллюстрации внешнего вида промышленного образца.

Преобразование заявок возможно при подаче выделенной заявки, преобразованной соответствующим образом. Например, из заявки на группу изобретений может быть выделена заявка на полезную моделью. Комбинации преобразований заявок могут быть весьма разнообразны.

Как правило, такая необходимость возникает в случае, когда при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение не отвечает требованию изобретательского уровня, и заявитель, извещенный об этом в соответствующем запросе, принимает решение о преобразовании заявки в иной объект.

Ограничение по срокам преобразования заявок исключает возможность изменения статуса заявки по истечении установленного срока. Отсутствие сроков, отведенных на преобразование заявок, или оттягивание сроков до судебного оспаривания решения Роспатента создавало бы неопределенность в отношении правового статуса поданных заявок, что не отвечает интересам третьих лиц, заинтересованных в получении достоверной информации об объеме исключительных прав, который может быть предоставлен по поданной заявке.

2. Преобразование евразийской заявки на изобретение в российскую заявку на полезную модель. Преобразование евразийских заявок в национальные патентные заявки предусмотрено ст. 16 Евразийской патентной конвенции и осуществляется при соблюдении следующих условий.

До истечения шести месяцев с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведомства об отказе в выдаче евразийского патента либо с даты получения заявителем уведомления ЕАПВ об отказе в удовлетворении возражения, поданного в соответствии со ст. 15(8), заявитель может подать в это ведомство ходатайство с указанием договаривающихся государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре.

В каждом указанном таким образом договаривающемся государстве евразийская заявка, в отношении которой было принято такое решение и которая является предметом такого ходатайства, считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и той же датой приоритета, если она имеется, что и евразийская заявка, со всеми последствиями, предусмотренными национальным законодательством, и подлежит дальнейшей процедуре в национальном ведомстве при условии, что заявитель уплатит национальному ведомству требуемые национальные пошлины.

Евразийская патентная конвенция не регулирует вид национальной (патентной) заявки, в которую может быть преобразована евразийская заявка на изобретении. В тех странах - участницах ЕАПК, национальное законодательство которых предусматривает возможность выдачи патентов на изобретения и полезные модели, заявитель имеет возможность выбора. Намереваясь преобразовать евразийскую заявку на изобретение в национальную заявку на полезную модель или промышленный образец, заявитель должен понимать, что рассмотрение такой, уже национальной, заявки будет осуществляться по нормам национального права в отношении возможности преобразования заявки, в том числе с учетом процессуальных норм, предусмотренных для аналогичных ситуаций в отношении преобразования заявок, поданных непосредственно в Роспатент.

Преобразование евразийской заявки на изобретение в российскую заявку на полезную модель должно соответствовать нормам ст. 1379 ГК РФ, согласно которой преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель возможно до публикации сведений о заявке на изобретение (п. 1 ст. 1385), но не позднее даты принятия решения о выдаче патента на изобретение. При этом нужно учитывать, что согласно п. 3 ст. 1396 ГК РФ публикация на русском языке международной заявки Международным бюро ВОИС в соответствии с РСТ или публикация евразийской заявки Евразийским патентным ведомством в соответствии с ЕАПК заменяет публикацию сведений о заявке, предусмотренную ст. 1385 ГК РФ.

Названные условия, связанные с публикацией сведений о заявке на изобретение при одновременном соблюдении условий п. 1 ст. 16 ЕАПК, практически исключают возможность преобразования евразийской заявки на изобретение в российскую заявку на полезную модель, и подобная процедура преобразования заявок отсутствует в административных регламентах Роспатента. Теоретически возможна ситуация, при которой экспертиза по евразийской заявке на изобретение может быть проведена в ускоренные сроки до публикации сведений о поданной заявке и заявитель уведомлен Евразийским патентным ведомством об отказе в выдаче евразийского патента либо об отказе в удовлетворении возражения, что формально дает возможность преобразования в российскую заявку на полезную модель, однако на практике такие ситуации не известны. Тем не менее данный вопрос может найти иное толкование в суде, и сказанное выше следует воспринимать как дискуссионное мнение.

Статья 1380. Отзыв заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1380

Данной нормой установлен предельный срок для отзыва заявки на любой объект патентных прав. Если заявление об отзыве заявки, по которой вынесено решение о выдаче патента (и заявителем, получившим решение, уже была уплачена пошлина за регистрацию и выдачу патента), поступило в Роспатент в период, когда по техническим причинам уже невозможно предотвратить регистрацию в государственном реестре <295>, Роспатент тем не менее аннулирует такую регистрацию позже, и соответствующая информация об отзыве такой заявки будет опубликована в официальном бюллетене.

--------------------------------

<295> Заявитель после получения решения о выдаче патента передумал его получать и решил отозвать заявку.

2. Приоритет изобретения, полезной модели

и промышленного образца

Статья 1381. Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца

Комментарий к статье 1381

Комментируемая статья регламентирует условия установления даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, по отношению к которой ограничивается круг источников информации из уровня техники, противопоставляемых заявленному объекту при проверке соответствия изобретения, полезной модели, промышленного образца условиям патентоспособности или при рассмотрении возражения против выдачи патента. Таким образом, дата приоритета - это дата пограничного раздела между заявленным объектом и противопоставляемым уровнем техники. Если дата приоритета совпадает с датой опубликования источника информации из уровня техники, последний не может быть противопоставлен при экспертизе.

1. Приоритет по дате подачи. Пункт 1 относится к основному случаю установления даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, когда дата приоритета является датой подачи заявки. Приоритет будет установлен в любом случае, но в данной ситуации он совпадает с датой подачи. Фактическое совпадение даты приоритета с датой подачи тем не менее не позволяет приравнять одну дату к другой по их функциям (предназначению). От даты подачи заявки отсчитывается срок действия патента (если он выдан) и осуществляются другие юридически значимые действия с заявкой или патентом, а на дату приоритета устанавливаются источники информации, релевантные заявленному объекту.

С установлением даты подачи связана процедура установления даты поступления заявки, направленной в Роспатент посредством факсимильной связи <296>. Об этом подробно написано в публикации, в которой показана практика Роспатента, ЕАПВ и зарубежных ведомств <297>.

--------------------------------

<296> О позиции Роспатента по данному вопросу и о том, как она была изменена, подробно описано во втором издании книги.

<297> Джермакян В. Кому на Руси жить хорошо, а кому - в Евразии // Патентный поверенный. 2010. N 6.

Роспатент дезавуировал свое информационное письмо "Информация для заявителей о порядке регистрации дат поступления документов, направленных по факсу в нерабочие часы Роспатента и ФГУ ФИПС". Дальнейшие события показали, что Роспатент (Палата по патентным спорам) при рассмотрении возражений против признания заявок отозванными на практике с 2011 г. перестал пользоваться названным информационным письмом, установившим ограничения на прием документов по факсу временем работы Роспатента, о чем свидетельствует решение, принятое по возражению, поступившему 07.10.2011 от компании "КИДЖИН Н.В.", Нидерланды, на решение экспертизы о признании заявки N 2008129105/13 на изобретение "Конститутивные промоторы растений" отозванной.

В возражении заявитель обратил внимание на то, что в соответствии с уведомлением Роспатента от 24.03.2011 срок для подачи ответа или ходатайства о продлении срока ответа был установлен 20.04.2011. Заявителем в 18 часов 44 минуты факсом было направлено ходатайство о продлении срока ответа на запрос, при этом обратным электронным сообщением было подтверждено, что документ был принят адресатом по номеру 234-30-58 в 18 часов 45 минут. Заявителем 21.04.2011 был представлен оригинал документа. Заявитель отметил, что в соответствии с требованиями п. 12.4 Регламента ИЗ срок для направления материалов в процессе делопроизводства по заявке считается соблюденным, если в последний день срока указанные материалы представлены непосредственно через экспедицию Роспатента или сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока. При этом заявитель отметил, что факс был направлен через официальную организацию связи и организация связи подтвердила факт приема сообщения. Заявитель отметил, что п. 14 ст. 2 Закона "О связи" определяет, что "организация связи - это юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи в качестве основного вида деятельности". При этом ОАО "Вымпел-Коммуникации" является официальной организацией связи, в которую могут быть сданы материалы до 24 часов последнего дня срока, поскольку согласно его уставу предоставление услуг связи является основным видом его деятельности. По мнению заявителя, ссылка на правила внутреннего распорядка Роспатента, в частности об окончании регистрации документов после 18 часов 15 минут, указанная в решении Роспатента о признании заявки отозванной, противоречит ст. 194 ГК РФ, определяющей порядок совершения действий в последний срок, а именно в соответствии с требованиями п. 2 ст. 194 ГК РФ письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сданными в срок.