Суды не исследовали вопрос о том, кто является производителем и поставщиком информационных стендов для размещения их в лифтовых кабинах жилых домов.

Установление фактов того, кем и каким именно способом, указанным в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ, использована полезная модель, а также наличие обстоятельств, предусмотренных статьей 1359 ГК РФ, входит в круг существенных обстоятельств, подлежащих установлению по делу.

Основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

По смыслу и содержанию пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, только в случае, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

При таких обстоятельствах принятые по делу решение и постановление не могут быть признаны законными, так как противоречат нормам материального и процессуального права, выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Вместе с тем для принятия обоснованного и законного решения по настоящему спору требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, установленные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий. Дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо учесть вышеизложенное, установить, каким именно способом, указанным в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ, ответчиком использована полезная модель, решить вопрос о проведении судебной патентно-технической экспертизы, и, правильно применив нормы материального и процессуального права, вынести законный и обоснованный судебный акт.

7. Патентная контрафакция и оригинальная продукция. В главе "Патентная контрафакция" своей книги "Основы патентного права" (Л., 1925) И.Я. Хейфец писал:

"Сфера исключительных прав принадлежит патентодержателю. Всякое нападение на эту сферу, всякое вторжение в нее составляет объективный состав патентной контрафакции, поскольку предмет подделки совпадает с охраняемым патентом изобретением. Всякое нарушение прав патентодержателя, учиненное либо путем изготовления предметов, либо применением способов производства, составляющих объект патента, образует деликт контрафакции. Под деликтом контрафакции понимаются: изготовление запатентованного объекта, распространение, имеющее промышленный характер, в том числе оферта о продаже, употребление любого патентованного объекта в промышленных целях. Не может быть обвинено в контрафакции лицо, получившее лицензию, т.е. разрешение патентодержателя на эксплуатацию изобретения, поскольку оно действует в пределах этого разрешения".

Под патентной контрафакцией понимаются не только контрафактные продукты и изделия, но и действия, приводящие к нарушению патента. Пункт 1 ст. 28 Соглашения ТРИПС определяет, что патент предоставляет его обладателю исключительные права по предотвращению несанкционированных действий третьих лиц (в частности, в отношении продукта) по изготовлению, применению, предложению к продаже, продаже или ввозу в этих целях данного продукта. В этом пункте предусмотрены и иные контрафактные, т.е. нарушающие патент действия в отношении способа, а также продукта, непосредственно полученного с помощью запатентованного способа <217> (о патентной контрафакции подробнее изложено во втором издании книги).

--------------------------------

<217> Еременко В. Патентный воз и ныне там // Законодательство и экономика. 2000. N 2.

8. Исчерпание прав на способ <218>. Патентное право по части четвертой ГК РФ не содержит прямой нормы, непосредственно регулирующей исчерпание прав в отношении способов, в которых использованы запатентованные изобретения.

--------------------------------

<218> Подробнее см.: Джермакян В. Исчерпание прав и запатентованный способ // Патенты и лицензии. 2009. N 5.

Зарубежная судебная практика подтверждает возможность распространения доктрины исчерпания прав при соблюдении определенных условий и на запатентованные способы изготовления изделий <219>, о чем свидетельствует решение Верховного суда США по делу LG Electronic v. Quanta Computer (2008).

--------------------------------

<219> Европейский взгляд на решение об исчерпании прав на американский патент // Патентное дело. 2008. N 11; Реф. ст.: Pitz J. Quanta mechanics. A European perspective on the US patent exhaustion decision // Patent World Issues. 2008. N 205. P. 22 - 24.

Компания LG продала компании Intel лицензии на использование ее патентов на микропроцессоры и наборы микросхем с правом продажи продуктов, в которых использованы запатентованные устройства. Компания Intel продавала изготовленные по лицензиям продукты компании Quanta другим покупателям, которые их комбинировали с другими устройствами для получения функциональных компьютерных систем для дальнейшей продажи. В отдельном соглашении компания LG потребовала от Intel, чтобы последняя уведомляла будущих покупателей о запрете использовать продукты, купленные у Intel, в комбинации с продуктами других компаний. Компания Quanta не выполнила данное условие, и LG подала на нее в суд за нарушение патентов.

Суд первой инстанции отказал в иске на том основании, что продажа компанией Intel продуктов компании Quanta повлекла за собой исчерпание патентных прав компании LG на устройства (но не на способы). Суд второй инстанции - Апелляционный суд федерального округа (CAFC) - частично отменил решение суда первой инстанции и постановил, что уведомление компанией Intel компании Quanta означало, что продажа была ограничена определенным условием, а потому доктрина об исчерпании прав в данном случае применена быть не может. CAFC поддержал решение суда первой инстанции в части, касающейся утверждения о том, что продажа устройств не ведет к исчерпанию прав на способы. Верховный суд США не согласился с решением CAFC по всем пунктам, постановив, что доктрина исчерпания прав в принципе может быть применена к патентам на способы, и что лицензированная продажа продуктов, содержащих запатентованные устройства, ведет к исчерпанию патентных прав на способы.

Верховный суд определил степень вовлеченности патента в продукт, необходимую для того, чтобы можно было ставить вопрос об исчерпании патентных прав. В данном случае только благоразумное и преднамеренное использование микропроцессоров и наборов микросхем, которые Intel продавала Quanta, можно было считать использованием патентных прав компании LG на способ. При этом не существовало иного разумного использования продуктов Intel, чем введение их в компьютерные системы и соединение с шинами и запоминающими устройствами. Верховный суд подчеркнул, что продукция Intel была специально создана для функционирования только при условии интеграции со стандартными компонентами компьютеров. Верховный суд также принял во внимание, что неприменение доктрины исчерпания прав к патентам на способы означает подрыв ее принципов и может дать компании LG возможность контролировать продажу компьютеров, укомплектованных с незначительными изменениями стандарта, по всей цепочке продаж вплоть до конечного пользователя. Чтобы избежать такого неоправданного расширения прав патентообладателя в случаях, когда продукт в значительной степени включает в себя существенные признаки запатентованного способа, продажу продукта следует признавать ведущей к исчерпанию патентных прав на способы.

Можно с большой вероятностью полагать, что при введении самим правообладателем патента на способ в гражданский оборот какого-либо устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, исчерпание прав должно признаваться и в отношении запатентованного способа, но только при условии что способ осуществляется с помощью того же самого конкретного экземпляра устройства, которое введено в гражданский оборот на территории России правообладателем патента на способ или с его разрешения.

Иное приводит к невозможности без нарушения права на запатентованный способ эксплуатировать устройство, введенное в гражданский оборот на территории России на законных основаниях, так как эксплуатация такого устройства автоматически ведет к воспроизведению (использованию) запатентованного способа. При этом особо отметим, что исчерпание права может наступить в отношении не любого запатентованного способа как объекта изобретения. Определяющим возможность наступления исчерпания права на способ будет являться конечный результат, получаемый при реализации назначения способа.

В частности, не наступит исчерпание права в отношении способа изготовления продукта, и никто без разрешения правообладателя не вправе тиражировать продукты, осуществляя изготовление каждого очередного продукта запатентованным способом. В данной ситуации можно говорить о том, что способ как технологический процесс завершился, т.е. исчерпал себя только в отношении единицы продукта, как только окончено его изготовление по очередному циклу способа, но способ как объект патентных прав себя при этом не исчерпал.

Изложенное нашло подтверждение в Постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13.09.2011 N Ф09-4684/11 по делу N А50-12809/10, в котором суд отметил следующее.

Согласно п. 6 ст. 1359 ГК РФ не является нарушением исключительного права на изобретение, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение, если этот продукт ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Судами верно указано, что суть исчерпания права, предусмотренного названной нормой, заключается в том, что допускается осуществление без согласия патентообладателя и без выплаты ему компенсаций всех действий, предусмотренных подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ (кроме изготовления), в отношении материального носителя в случае, если этот материальный носитель был законно введен в оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или с разрешения патентообладателя.

В рассматриваемом случае объектом, охраняемым в качестве изобретения по патенту Российской Федерации N 2121350, является способ получения препарата альфа-фетопротеина, т.е. процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств (п. 1 ст. 1350 ГК РФ).

Таким образом, несмотря на то что партии препарата "Профеталь" произведены в период исполнения Родионовым С.Ю. обязанностей генерального директора общества "Институт новых медицинских технологий", изготовление материального носителя, в котором используется способ, являющийся объектом патентных прав Родионова С.Ю., без надлежащего оформления передачи этих прав не может считаться законным введением в оборот данного продукта (материального носителя) (выделено мной. - В.Д.).

Если запатентованный способ будет автоматически осуществляться с помощью устройства, которое введено в гражданский оборот на территории России не самим правообладателем или с его разрешения, то исчерпание права на запатентованный способ изготовления продукта не будет иметь место.

Последнее условие целесообразно учитывать при покупке различного оборудования у лиц, не являющихся официальными дилерами правообладателя патента на способ, так как при ввозе купленного оборудования можно попасть под действие патента на способ, автоматически реализуемый при эксплуатации устройства, которое в данной ситуации будет рассматриваться как не обладающее патентной чистотой, несмотря на отсутствие патента непосредственно на объект - устройство.

В статье профессора О.А. Городова "Принцип исчерпания исключительного права на объекты промышленной собственности и антиконкурентная практика" (Конкурентное право. 2013. N 2) отмечено следующее:

Весьма оригинальную, хотя и гипотетическую, трактовку возможности исчерпания прав на запатентованный способ предлагает В.Ю. Джермакян. Согласно его представлениям <220>, "можно с большой вероятностью полагать, что при введении в гражданский оборот самим правообладателем патента на способ какого-либо устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, исчерпание прав должно признаваться в отношении запатентованного способа, но только при условии что таковой осуществляется с помощью того же самого экземпляра устройства, введенного в гражданский оборот на территории России правообладателем патента на способ или с его разрешения".

--------------------------------

<220> См.: Джермакян В.Ю. Исчерпание прав и запатентованный способ. (http://www.gorodissky.ru).

Рассмотренную ситуацию можно отнести к гипотетической пока только по причине отсутствия в России судебных споров по данному поводу, но возможность появления таких споров не является гипотетической, о чем свидетельствует зарубежный опыт, например упомянутое ранее решение Верховного суда США.

Если за рубежом исчерпание прав на определенные виды способов при условии их использования в проданных устройствах может иметь место при рассмотрении споров о нарушении патентов в судах, то почему такая возможность в России должна рассматриваться как гипотетическая?

Раз вопрос возник, следовательно, в статье, а точнее, в статьях, поскольку она была опубликована сразу в двух профильных журналах <221>, что-то не так воспринимается читателями в том понимании проблемы, как ее вижу я.

--------------------------------

<221> Джермакян В. Исчерпание прав и запатентованный способ // Патенты и лицензии. 2009. N 5; Патентный поверенный. 2009. N 4.

Речь идет о ситуации, когда имеется патент на способ функционирования какого-либо устройства, автоматически осуществляемый во время работы (эксплуатации) конкретного вещного экземпляра устройства.

Согласно подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения и тогда, когда действия по использованию изобретения совершаются в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ. Исходя из этой нормы, а также нормы п. 1 ст. 1229 ГК РФ патентообладатель вправе запрещать другим лицам использовать запатентованное изобретение, когда противоправные действия по его использованию совершаются в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

Указанная в подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ норма введена в патентное право в целях защиты прав патентообладателей от несанкционированного использования именно таких вещных объектов техники в виде устройств, патенты на которые не получены, но при работе (эксплуатации) которых в режиме предписанного назначения тем не менее будет автоматически воспроизводиться запатентованный способ.

Иными словами это означает, что как только вещное устройство начинает работать, одновременно с этим начинает осуществляться запатентованный способ. Если остановили устройство, например выключили телевизор или компьютер из работы, то и способ перестает осуществляться. Как только вновь включили тот же телевизор или компьютер в работу, то снова способ начинает осуществляться.

Типичными примерами таких устройств являются не только телевизоры и компьютеры, но и мобильные телефоны, и различные электронные гаджеты, и многие другие устройства, в том числе механического типа. Причем обратим внимание, что одно и то же устройство может автоматически реализовывать в своей работе много различных способов функционирования, последовательность или одновременность использования которых в устройстве определяется при проектировании устройства.

Например, в телевизоре может быть реализован запатентованный способ приема и передачи звука, но этот способ может не использоваться при выключении звука, хотя при этом телевизор продолжает работать и реализовывать другой запатентованный способ - приема и передачи цветного изображения, и все такие использования разных запатентованных способов при эксплуатации одного и того же телевизора могут происходить в любой последовательности, определяемой изготовителем оборудования.

Исчерпание права может наступить в отношении не любого запатентованного способа как объекта изобретения. Не наступает исчерпание права в отношении способа изготовления продукта по факту изготовления товарной единицы конкретного продукта (партии продуктов) и продажи такого продукта на рынке, и никто без разрешения патентообладателя не вправе самостоятельно изготавливать продукты чужим запатентованным способом.

В рассмотренной ситуации можно говорить, что способ как технологический процесс изготовления одной единицы (экземпляра) конкретного продукта (устройства) свершился, т.е. только в этом контексте "исчерпал" себя в отношении единицы изготовленного продукта, а способ как объект патентных прав себя при этом не исчерпал.

Говоря техническим языком, можно сказать, что запатентованный способ изготовления продукта постоянно и дискретно исчерпывает себя в процессе изготовления каждой очередной единицы продукта, оставаясь при этом неисчерпанным в отношении всех других, пока еще не изготовленных продуктов. Но есть и другие способы, в частности способы, которые не предназначены для изготовления продукта, а обеспечивают работу устройства (функционирование по предписанному назначению).

Введение в гражданский оборот незапатентованного устройства не самим патентообладателем и не с его разрешения не ведет к исчерпанию прав на запатентованный способ, автоматически воспроизводящийся при работе (эксплуатации) такого устройства. Это наиболее простая и типовая ситуация, позволяющая патентообладателю контролировать и запрещать введение в гражданский оборот чужого оборудования, если при его работе автоматически осуществляется запатентованный способ, а также препятствовать не согласованному с ним или с его дилерами параллельному импорту того оборудования, которое произвел сам патентообладатель или если оно изготовлено другими лицами с его согласия (обычно на лицензионной основе).

Иная ситуация возникает, когда патентообладатель способа, автоматически реализуемого при эксплуатации устройства, сам (или с его разрешения) производит данные устройства, но не предназначает их для ввоза в Россию, и при продаже устройства информирует о таком ограничении покупателей. При покупке оборудования у лиц, не являющихся официальными дилерами правообладателя патента, можно попасть под действие этого патента.

Реальная конфликтная ситуация может возникнуть даже тогда, когда патентообладатель способа, автоматически реализуемого при эксплуатации устройства, сам производит данное устройство и продает в России лицам, которые, купив устройство, начинают его эксплуатировать.

Исчерпывается ли право на такой запатентованный способ при введении конкретного устройства в гражданский оборот и можно ли осуществлять такой способ функционирования устройства, не спрашивая разрешения патентообладателя?

Казалось бы, совершенно "дикие" вопросы. Как можно ставить под сомнение право лица эксплуатировать купленное у патентообладателя способа устройство? Почему покупатель устройства должен задумываться о том, сколько и какие патенты реализовал в своей продукции продавец-патентообладатель?

Если признать отсутствие исчерпания права, то возникает парадоксальная ситуация, когда купленное и включенное в работу устройство начинает автоматически осуществлять запатентованный способ, а покупатель тут же post factum становится нарушителем патента на способ. Хорошо, если покупатель входит в перечень тех лиц, действия которых по использованию изобретения согласно ст. 1359 ГК РФ не являются нарушением исключительного права (использование изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода).

А если покупателем является, например, крупная корпорация, купившая оборудование для обеспечения телевещания по всей стране, естественно, с получением прибыли от такой глобальной деятельности?

Формально, но корпорация, начав эксплуатацию оборудования, будет являться нарушителем патента на данный способ, если в договоре купли-продажи оборудования не исключена такая форма нарушения патента на способ. Конечно, ни один вменяемый патентообладатель даже не подумает о запрете корпорации использовать запатентованный способ при эксплуатации проданного им оборудования, но ситуация может усугубиться тогда, когда корпорация вдруг решит продать ранее купленное оборудование, а патентообладателю - продавцу оборудования такой вторичный оборот его оборудования может быть по разным причинам не выгоден, и тогда он может злоупотребить патентным правом, но уже в отношении лиц, перекупивших данное оборудование.

В рассматриваемой ситуации нормы ст. 460 "Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц" ГК РФ сыграют в пользу обладателя патента на способ, так как продавцом оборудования уже будет выступать не он, а корпорация, покупателем - кто угодно, а патентообладатель превращается в то самое третье лицо, чьи права нарушать нельзя.

Выход из данной ситуации, как представляется, заключается в том, что при введении в гражданский оборот в России экземпляра конкретного устройства должно одновременно признаваться исчерпание запатентованного способа автоматического функционирования устройства в объеме и пределах, ограниченных использованием проданного экземпляра устройства.

Иначе возникает парадокс, когда устройство как товар легально введено в гражданский оборот на территории России, а утилитарное его использование или перепродажа формально ведут к нарушению прав на способ, патент на который принадлежит лицу, которое само осуществило введение данного устройства в гражданский оборот в России.

В обратной ситуации не исключена коррупционная составляющая, когда покупатель оборудования (например, государственное учреждение - медицинский центр, получающий бюджетное финансирование на закупку оборудования) одновременно с закупкой оборудования заключает с патентообладателем, мягко говоря, "липовый" лицензионный договор на право использования запатентованного способа и отчисляет патентообладателю или его фиктивному представителю роялти, которые они далее "по-братски" делят. Если же исключительное право на способ будет считаться исчерпанным в части эксплуатации купленного устройства, то заключение лицензионного договора на право использования такого способа будет незаконным. Именно патент на способ наиболее удобен для легализации постоянных выплат роялти за якобы имеющее место повторяющееся воспроизведение запатентованного способа, хотя продано и введено в эксплуатацию только одно вещное устройство.

Вряд ли нужно давать такой шанс "делать деньги из воздуха", если покупка оборудования, в котором автоматически осуществляется запатентованный способ, осуществляется за бюджетные средства.

Конечно, в споре о нарушении патентных прав, если он будет инициирован, можно прибегнуть к ст. 10 "Пределы осуществления гражданских прав" ГК РФ и рассматривать действия патентообладателя как заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Однако и в этом случае в отношении такого способа надо будет доказывать фактическое наступление исчерпания права в определенном объеме, который должен ограничиваться эксплуатацией купленного экземпляра устройства.

Статья 1360. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности

Комментарий к статье 1360

Данная норма предназначена для регулирования правоотношений, возникающих в связи с использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца, и в ней речь идет не о секретных объектах патентных прав, а об открытых изобретениях, информация о которых общедоступна.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об обороне" под обороной понимается система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории.

Какой-либо особой формы уведомления патентообладателя о предоставлении кому-либо разрешения на использование соответствующего объекта патентных прав, равно как и размеров компенсации и порядка ее выплаты законодатель не установил.

Особо обратим внимание на то, что данная норма позволяет в интересах национальной безопасности предоставить только разрешение на использование, но не осуществить принудительное отчуждение патентных прав.

Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1361

Право преждепользования в России нашло свое отражение еще в Указе императора Александра I "О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах" 1812 г.

В Полном собрании законов Российской империи с 1649 г., т. XXXII, 1812 - 1815 гг., на с. 357 под N 25.145 "О привилегии, дарованной компании на винокурение по методу Адама и Берара, и о праве компании преследовать тех, кто начнет производить винокурение по обнародовании той привилегии" в тексте высочайше утвержденного мнения Государственного совета отмечено следующее.

Компания не может никого лишать права производить винокурение по системе Адама и Берара, если кто оное начал до обнародования Высочайшего рескрипта, и что на основании правила о привилегиях на изобретения, которые имеют быть изданы от Правительства, и по коим должно выдать компании и привилегию, может она преследовать только, кто начнет производить винокурение по методу Адама и Берара по обнародовании уже Высочайшего рескрипта, компании данного.

1. Предоставление права преждепользования. Право преждепользования предназначено для защиты интересов и результатов параллельного творчества других лиц, если эти результаты возникли до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, охраняемых патентом. Право преждепользования предоставляется не любому физическому или юридическому лицу, использовавшему изобретение, полезную модель, промышленный образец до даты приоритета или сделавшему необходимые к этому приготовления, а лишь тем, которые использовали тождественное запатентованному решение независимо от его автора.

По смыслу п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, наделенное по закону правом преждепользования конкретного технического решения, и автор данного технического решения могут быть разными лицами. При этом использование или приготовления должны иметь место на территории Российской Федерации. Изложенное положение уже находило подтверждение в судебных решениях, в частности в споре по патенту Российской Федерации N 2102903, в котором суды подтвердили отсутствие у ответчика права преждепользования, поскольку, как видно из материалов дела, освоение ответчиком способа производства лечебно-профилактической пищевой добавки, охраняемого патентом Российской Федерации N 2102903, происходило под научным руководством патентообладателя и одного из авторов изобретения. Таким образом, ответчик не был признан лицом, которое добросовестно использовало запатентованный способ независимо от автора изобретения (Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, Постановление кассационной инстанции от 07.08.2001 по делу N Ф08-2449/2001).

Доказательства добросовестности использования в выпускаемых изделиях своего тождественного решения должно предоставлять лицо, требующее установления за ним права преждепользования (Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.03.2010 N ВАС-17190/09). Эта же позиция была подтверждена при рассмотрении спора Девятым арбитражным апелляционным судом (Постановление от 24.08.2010 N 09АП-18061/2010-ГК по делу N А40-159512/09-12-1007) об использовании изобретения "Оболочка резинокордная для высокоэластичной муфты" по патенту Российской Федерации N 2325566.

Согласно п. 8 информационного письма от 13.12.2007 N 122 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных ст. 12 Патентного закона Российской Федерации, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования. Данное разъяснение сделано на основании постановления кассационной инстанции суда, отметившей следующее.

Утверждение суда апелляционной инстанции о том, что право преждепользования подлежит установлению исключительно в судебном порядке и возникает на основании решения суда, не соответствует Патентному закону. На основании ст. 31 Патентного закона в суд может быть заявлено требование об установлении права преждепользования. Возникает же право преждепользования не в силу ст. 31, а в силу ст. 12 Патентного закона, при одновременном соблюдении названных в этой статье условий.

Судебными инстанциями не исследовался вопрос о праве преждепользования и объемах его использования ответчиком. В связи с этим суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Таким образом, следует различать возникновение у конкретного лица права преждепользования в силу императивной нормы закона и установление судом права преждепользования. Как следует из ст. 1406 ГК РФ, в судебном порядке рассматриваются именно споры о праве преждепользования, а не споры о возникновении права преждепользования.

В случае судебного спора о правонарушении ответчику необходимо заявлять в суде иск об установлении права преждепользования уже при рассмотрении спора в суде первой инстанции, так как если этот вопрос не будет предметом рассмотрения и оценки в суде первой инстанции, то другие инстанции могут не рассматривать данное заявление о праве преждепользования. Такая ситуация отмечена в Постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14.08.2012 N Ф09-5755/12 по делу N А76-1819/2011 следующим образом.

Ссылки общества "ИТЦ "Свод" на наличие права преждепользования на полезную модель у общества "Арзамасский электромеханический завод", на необходимость приостановления производства по делу в суде апелляционной инстанции до рассмотрения иска о признании права преждепользования рассмотрены и правомерно отклонены судом апелляционной инстанции. Апелляционным судом обоснованно принято во внимание, что при рассмотрении спора по существу в суде первой инстанции доводов о наличии у общества "Арзамасский электромеханический завод" права преждепользования на использованную в приборе ОНК-160С полезную модель, защищенную патентом Российской Федерации N 47341, не заявлялось.

Обратим внимание на норму, согласно которой право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. В данной норме говорится об определенном ограничении по передаче права преждепользования, и данная норма не может использоваться для ограничения перемещения (передачи) вещной продукции (изделий), которую произвел и ввел в гражданский оборот преждепользователь. Такая продукция может свободно перемещаться по рынку от одного обладателя к другому.

Как можно "играть" на различии в терминах, используемых в праве преждепользования, видно из приведенного ниже судебного спора.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации Определением от 07.09.2011 N ВАС-11155/11 отказал в передаче на рассмотрение в Президиум Высшего Арбитражного Суда заявления ООО "Научно-производственное предприятие "Резонанс" (ответчик), г. Челябинск, от 26.07.2011 N 5310 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Челябинской области от 28.12.2010 по делу N А76-8486/2010-4-359, Постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2011 и Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 09.06.2011 по тому же делу по иску ООО "Арзамасский электромеханический завод" (далее - общество "Арзамасский электромеханический завод") к ООО "Научно-производственное предприятие "Резонанс" (далее - предприятие "Резонанс") о признании права преждепользования на решение, содержащееся в независимых п. п. 1 и 5 формулы изобретения "Способ обмена информацией между модулями системы безопасности грузоподъемного крана", защищенного патентом Российской Федерации N 2268232.

"Камнем преткновения" <222> в данном споре являлся довод о том, что истцу не передавалось соответствующее предприятие как имущественный комплекс, а потому истец не мог стать обладателем права преждепользования.

--------------------------------

<222> Другие доводы о нарушениях процессуального характера не приводятся, хотя и они не были приняты судом.

Рассмотрение спора последовательно проходило:

- в Арбитражном суде Челябинской области - решением от 28.12.2010 исковые требования удовлетворены;

- в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде - Постановлением от 09.03.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения;

- в Федеральном арбитражном суде Уральского округа - Постановлением от 09.06.2011 оставлены без изменения судебные акты судов первой и апелляционной инстанций.

В заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора, поступившем в Высший Арбитражный Суд, заявитель просил отменить принятые по делу судебные акты, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. Заявитель полагал, что установление права преждепользования относится к категории споров об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подлежащих рассмотрению в порядке особого, а не искового производства. Кроме того, по мнению заявителя, истец не обладал правом преждепользования, поскольку доказательства передачи ему предприятия обществом "Арзамасский приборостроительный завод" отсутствовали.

Прежде чем продолжить рассмотрение доводов в суде, обратим внимание на те части норм права преждепользования, противоречивое толкование терминов из которых привело к судебному разбирательству.

Пункт 2 ст. 1361 ГК РФ: