Ситуация третья (общие и частные признаки).

Данная ситуация не рассматривалась Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, но и к ней желательно заранее готовиться.

Допустим, более ранний патент N 1 выдан на краску для покрытия днищ морских судов, содержащую компоненты - признаки А + Б + В + Г, а поздний патент N 2 выдан на краску для покрытия днищ морских судов, содержащую компоненты - признаки А + Б + В + , при этом признак Г в раннем патенте указан как "кислотный преобразователь ржавчины", а признак в позднем патенте указан как "кислотный преобразователь ржавчины, представляющий собой ранее не известную смесь кислот X и Y.

Признак Г по первому патенту является общим (родовым) признаком, а признак - частным (видовым) признаком, подпадающим под общий признак. Уже этого достаточно, чтобы считать использование изобретения по второму патенту как нарушающее исключительное право по первому патенту.

Если признаки по формулам столкнувшихся патентов соотносятся между собой как "общее" и "частное", к ним не должна применяться позиция, изложенная Президиумом Высшего Арбитражного Суда в отношении патентов с тождественными или "эквивалентными" признаками, так как общие и частные признаки по отношению друг к другу не являются ни тождественными, ни эквивалентными.

"Общее" и "частное" как логические определения или "род" и "вид" как категории иерархической классификации никогда не могут быть эквивалентными по отношению друг к другу, так как по своему определению и сущности не являются взаимозаменяемыми.

В упомянутом Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда от 01.12.2009 N 8091/09 выделим ту его часть, в которой изложены основания, которые принял во внимание Президиум, вынося свое решение:

При рассмотрении спора суды установили, что изобретение истца используется в продукте ответчика, изготовленном по техническим условиям. И это обстоятельство подтверждено в заключении судебной экспертизы. Вопрос об использовании изобретения комбината в изобретении общества, защищенном более поздним патентом N 2325821, то есть о включении в формулу изобретения общества всех признаков, указанных в независимом пункте формулы изобретения комбината, истцом не ставился, судом и экспертами не исследовался. Ответчик при этом настаивал на наличии у него изобретения, отличающегося от изобретения истца, то есть "независимого" патента, и использовании именно своего патента, а комбинат не оспаривал патентоспособность изобретения ответчика.

Из этого следует, что Президиум Высшего Арбитражного Суда увязывает установление использования изобретения с фактом включения всех признаков из независимого пункта формулы одного патента в независимый пункт формулы другого патента.

Поясним ранее действовавшую (до внесения в 2014 г. изменений в кодекс) норму третьего абзаца п. 3 ст. 1358 ГК РФ: "Если при использовании изобретения или полезной модели используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, другое изобретение, другая полезная модель также признаются использованными".

Данная норма говорит о том, что в одном изобретении (полезной модели) как материализованном вещном средстве техники будут считаться использованными при указанных условиях все объекты патентного права (изобретения и полезные модели) независимо от их количества. Примером такой ситуации является одновременное признание использованными в одном материализованном вещном объекте "обоюдоострый меч" двух патентов на изобретение, под патентную формулу одного из которых подпадает конструкция обоюдоострого меча, а под патентную формулу другого патента подпадает состав стали, из которого изготовлен данный меч. Иными словами, в гражданский оборот вводится обоюдоострый меч, в котором использовано одновременно два запатентованных изобретения. Данная норма, устанавливающая признание нескольких запатентованных изобретений (полезных моделей) фактически использованными в одном реальном средстве техники, не дает оснований для противоправного их использования.

В одной из своих статей <198> профессор Э.П. Гаврилов рассмотрел различные случаи принадлежности исключительного права нескольким лицам и в отдельно выделенном разделе своей статьи, озаглавленном "Несколько охранных документов на один и тот же объект в патентном праве", дал абсолютно исчерпывающий ответ по сути возникшей проблемы. Этому же вопросу посвящена размещенная в электронной среде моя статья "Столкновение двух патентов на изобретения и позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" <199>, акцентированная на переходе от столкновения патентов на полезные модели к столкновению патентов на изобретения, а также статья <200> В.А. Мещерякова на ту же тему.

--------------------------------

<198> Гаврилов Э.П. Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам // Хозяйство и право. 2009. N 3.

<199> http://forum.yurclub.ru

<200> Мещеряков В.А. У них свой патент, а у нас свой // Патентный поверенный. 2010. N 2, 3.

А пока суды действовали так, как предписано в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда, о чем свидетельствует практика, например Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2010 по делу N А41-19266/08 (спор по патентам на изобретения ЕАПВ N 8223 и 9810) <201>.

--------------------------------

<201> В данном деле решение принято по иным основаниям, но тем не менее в судебном решении однозначно указано и на то, что в случае рассмотрения столкновения двух данных патентов решение могло быть принято с учетом позиции, высказанной в известном информационном письме Высшего Арбитражного Суда.

Многочисленной и противоречивой была судебная практика <202>, последовавшая после публикации разъяснения, приведенного в п. 9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (далее - информационное письмо N 122).

--------------------------------

<202> Джермакян В. О столкновении патентов, или "Кто кого обует" // Патенты и лицензии. 2010. N 9.

В первой публикации <203> на данную тему говорилось о тех негативных последствиях, которые могут иметь место в результате бездумного применения судами разъяснения, изложенного в п. 9 информационного письма N 122. К сожалению, так оно и получилось.

--------------------------------

<203> Джермакян В., Дедков Е. Коллизия патентных прав: обоснован ли новый подход Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации? // Патенты и лицензии. 2008. N 9.

В последующем данный вопрос неоднократно рассматривался в различных публикациях <204>, в каждой из которых раскрывались и анализировались нормы права, регулирующие ситуации, связанные с так называемым "столкновением" патентов.

--------------------------------

<204> Гаврилов Э.П. Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам // Хозяйство и право. 2009. N 3; Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации: Постатейный комментарий, практика применения, размышления. 2-е изд., перераб. и доп.; Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса Российской Федерации. 3-е изд., перераб. и доп.; Мещеряков В. У них свой патент, а у нас свой // Патентный поверенный. 2010. N 2, 3.

Напомним содержание разъяснения <205>, данного в п. 9 информационного письма N 122:

--------------------------------

<205> Появление данного разъяснения явилось следствием рассмотрения спора между обладателями патентов на полезные модели N 25631 и 40685 (Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17.10.2005 по делу N Ф09-1831/05-С5, решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.03.2007 по делу N А60-27653/04-С1).

При наличии двух патентов на полезную модель <206> с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

--------------------------------

<206> В дальнейшем Президиум Высшего Арбитражного Суда своим Постановлением от 01.12.2009 N 8091/09 признал, что данное разъяснение имеет силу не только в отношении полезных моделей, но и в отношении изобретений.

Некорректность цитированного разъяснения состоит в том, что недействительность патентов на изобретение (полезную модель) якобы может быть установлена по эквивалентным признакам, приведенным в сравниваемых независимых пунктах патентных формул разных патентов. Однако нормы патентного права и подзаконные нормативные акты <207> не предусматривают установление патентоспособности изобретения (полезной модели) по такому критерию, как эквивалентность признака.

--------------------------------

<207> Административные регламенты Роспатента.

Эквивалентность признака выявляется не при оценке патентоспособности, а при сравнении признаков из патентной формулы изобретения (полезной модели) с признаками не другой патентной формулы, а с признаками вещного объекта (продукта, способа), в котором реализовано изобретение (полезная модель).

Достаточно внимательно прочитать содержание п. 3 ст. 1358 ГК РФ в ранее действовавшей редакции:

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи <208>.

--------------------------------

<208> В новой редакции п. 3 ст. 1358 использование с учетом эквивалентного признака предусмотрено только в отношении изобретений, но не полезных моделей.

Приведенная выше норма однозначно говорит о том, что эквивалентность признаков устанавливается не при сравнении признаков по независимым пунктам формулы двух (и более) столкнувшихся патентов, а при сравнении условно называемых "правовых" <209> признаков из независимого пункта патентной формулы с "вещными" <210> признаками конкретного технического средства при установлении использования запатентованного изобретения (полезной модели) в объекте техники.

--------------------------------

<209> Признаков, указанных в патентной формуле.

<210> Признаками, присущими реальному продукту или способу (осуществляемому технологическому процессу).

Со времени публикации информационного письма N 122 прошло уже шесть лет, но Роспатентом не принято ни одного решения по аннулированию патентов на изобретения (полезные модели) по тому основанию, что одно запатентованное изобретение (полезная модель) отличается от другого эквивалентными признаками.

Ни один профессиональный патентный поверенный не подаст такого возражения, так как понимает, что у Роспатента нет права признавать патенты на изобретения (полезные модели) недействительными и аннулировать их по причине "эквивалентности" признаков, или, что еще хуже, "эквивалентности патентов".

Оценка патентоспособности предусматривает в отношении изобретений установление изобретательского уровня, а в отношении полезных моделей - существенности признаков, но механизм оценки изобретательского уровня или существенности признаков не предусматривает установление эквивалентности сравниваемых признаков.

Известен один случай, когда сторона, подавшая возражение против действующего патента, попыталась в обоснование своей позиции "помянуть" эквивалентность признаков, однако коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента отреагировала на этот довод кратко следующим образом: "Однако эквивалентность признаков не может свидетельствовать об известности признаков из уровня техники" <211> (спор касался рассмотрения в 2013 г. возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2449796 на группу изобретений "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива").

--------------------------------

<211> Совершенно правильный вывод.

Если столкнувшиеся изобретения (полезные модели) имеют одинаковые признаки в независимых пунктах формулы, то речь идет об отсутствии новизны, и аннулировать патент с более поздней датой приоритета несложно, но как аннулировать патент по причине установления эквивалентности признаков?

Спор, в котором столкнулись полезные модели по патенту Российской Федерации N 36813 "Буксировщик" и патенту Российской Федерации N 64601 "Мотобуксировщик-снегоход", дошел до Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Завершился спор тем, что Высший Арбитражный Суд не стал переоценивать доказательства и результаты экспертного заключения об "эквивалентности патентов" истца и ответчика, поддержал позицию нижестоящих судов и своим Определением от 29.01.2010 N ВАС-340/10 отказал в передаче дела Арбитражного суда Архангельской области N А05-13108/2008 в Президиум Высшего Арбитражного Суда для пересмотра в порядке надзора решения от 03.04.2009, Постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2009 и Постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.09.2009.

Как указанные патенты могли быть признаны "эквивалентными", если в решении Палаты по патентным спорам, на которое дана ссылка в определении Высшего Арбитражного Суда, четко указано, что "противопоставленному патенту не присущи все приведенные в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели существенные признаки", понять невозможно. Всех признаков в сравниваемых патентах нет, а "эквивалентность" между ними установлена? Элементарное сравнение формул двух полезных моделей свидетельствует о том, что независимые пункты содержат как одинаковые признаки, так и признаки, не имеющие друг к другу никакого отношения, что уже приводит к противоречию с разъяснением по п. 9 информационного письма N 122, предписывающему рассматривать два патента с одинаковыми либо эквивалентными признаками (более подробно данный спор рассмотрен во втором издании книги).

Схожесть конструктивных схем, отображенных в чертежах патентов, еще не говорит о том, что все технические решения, реализованные в таких схожих схемах, тождественны или эквивалентны между собой.

Важным является дело, к которому Высший Арбитражный Суд Российской Федерации также имел отношение, касалось спора по двум патентам на полезные модели на вакуумные насосы.

Истец, обладатель патента N 56500 на полезную модель обратился в суд с иском к ответчику о нарушении исключительного права, а ответчик попытался доказать правомерность своих действий, ссылаясь на наличие собственного патента N 108508.

Два независимых пункта (1 и 5) формулы полезной модели по патенту N 56500, принадлежащему истцу, изложены следующим образом:

Вакуумный насос с электроприводом 12, содержащий корпус с всасывающим и выхлопным патрубками 7, 8, торцевые крышки и концентрично размещенную в корпусе гильзу 11 с всасывающим и выпускным окнами, совмещенными с соответствующими патрубками корпуса, эксцентрично размещенный в гильзе ротор 10 с подвижно установленными пластинами 9, вал которого уплотнен манжетами, отличающийся тем, что пластины 9 выполнены из стеклотекстолита.