Под жестким соединением в технике понимается соединение, не допускающее взаимного сдвига и (или) поворота соединяемых элементов конструкций.

В формуле запатентованного изобретения не сказано, что два внутренних кольца непосредственно соединены между собой. В ней сказано о том, что внутреннее кольцо как функциональный узел подшипника выполнено в виде двух жестко соединенных кольцевых частей, но при этом не указывается, как осуществлена такая жесткая связь между кольцевыми частями - непосредственно или опосредованно.

Жесткое соединение сборочных единиц может быть осуществлено непосредственно между собой или через промежуточные детали (втулки, распорные элементы, штифты и т.д.), но от этого "жесткое соединение" между конкретными сборочными единицами не перестает быть таковым.

Из формулы изобретения однозначно следует, что две кольцевые части со стороны своих сферических поверхностей выполняют функцию опор качения, и точно так же в сравниваемом подшипнике две кольцевые части со стороны своих сферических поверхностей выполняют функцию опор качения, а втулка является лишь крепежным элементом, не являющимся по функции "внутренним кольцом подшипника".

По существу в рассматриваемом случае под формулировку признака, выраженного в патентной формуле в общей форме (внутреннее кольцо выполнено в виде двух жестко соединенных кольцевых частей), полностью подпадает его частное конструктивное выполнение (внутреннее кольцо выполнено в виде двух жестко соединенных посредством промежуточной втулки кольцевых частей).

Однако спор завершился тем, что Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга не признал нарушение патента, опираясь на заключение экспертов, не подтвердивших использование запатентованного изобретения в конструкции подшипника, тем самым изложенные выше доводы не были приняты. Насколько такой подход укрепится в правоприменительной практике, покажет время (с описанием данного спора, а также с правовыми последствиями использования в патентных формулах словосочетаний "состоящий из", "состоит из", "содержит", "снабжен", "выполнен", "имеет", "предусматривает" подробнее можно ознакомиться в третьем издании книги).

3. Толкование признаков устройства при отсутствии чертежей. Весьма интересный спор <98> состоял в том, что установление использования было связано с толкованием признаков из формулы полезной модели при полном отсутствии каких-либо чертежей или рисунков в поданной заявке и выданном патенте.

--------------------------------

<98> Рассматривался Арбитражным судом Московской области (дело N А41-9569/09) в отношении полезной модели "ель искусственная" по патенту Российской Федерации N 69724 с приоритетом от 05.09.2007. Автору настоящего издания было поручено провести повторную судебную экспертизу в связи с наличием в судебном деле противоречивых заключений других экспертов.

Независимый пункт формулы полезной модели по патенту N 69724 изложен в следующей редакции:

Ель искусственная, содержащая сборно-разборный каркас конической формы, образованный центральной и соединенными с ней наклонными стойками, на которых поперечно закреплены кольца, служащие для установки веток кроны, отличающаяся тем, что каждое кольцо образовано набором дугообразных элементов, каждый из которых с двух сторон соединен с наклонными стойками при помощи крепежных элементов, при этом число дугообразных элементов определено из условия его равенства числу наклонных стоек.

В результате сравнения <99> конструктивных признаков вещного продукта - ели искусственной каркасной с признаками независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 69724 было установлено, что в вещном продукте отсутствуют два признака из независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 69724:

--------------------------------

<99> Для сравнения была предоставлена техническая документация, включающая чертежи устройства и фотографии устройства в собранном виде.

- кольца, служащие для установки веток кроны, выполнены набором дугообразных элементов;

- каждое кольцо, служащее для установки веток кроны, образовано набором дугообразных элементов.

В вещном продукте ель искусственная каркасная каждое из шести нижних средств для установки веток кроны выполнено не в виде кольца как конструктивного элемента, а в виде четырех дугообразных конструктивных элементов, установленных по отношению друг к другу на расстоянии, исключающем образование кольца из отдельных дугообразных элементов. Каждое из двух верхних колец образовано не дугами, а выполнено из цельной трубы, согнутой в круг и скрепленной по сопрягаемым торцам сваркой.

Поскольку в описании полезной модели "ель искусственная" по патенту N 69724, а также в заявке N 2007133282/22, по которой данный патент выдан, полностью отсутствовали какие-либо чертежи, толкование признака "кольцо, служащее для установки веток кроны, образовано набором дугообразных элементов" было возможно установить только на основании справочной технической литературы.

В Кратком справочнике машиностроителя (М.: Машиностроение, 1966) на с. 202, 204, 206, 207 показаны виды колец как конструктивных элементов, представляющих собой круговое кольцо, эллиптическое кольцо, тонкостенное замкнутое кольцо произвольной формы, круговое незамкнутое тонкостенное кольцо.

Все приведенные кольца как конструктивные элементы имеют разную геометрическую форму выполнения, но ни одно из них не образовано из двух или более дуг, которые не соединены между собой, что предопределило вывод о неиспользовании всех признаков полезной модели или эквивалентных им в реальном продукте - ели искусственной каркасной.

4. Объем прав по формуле изобретения (полезной модели) и альтернативные признаки. Общее правило к альтернативным признакам заключается в том, что альтернативные выражения в любой форме их изложения допускаются, если они не представляют неопределенность или неясность в отношении испрашиваемого в формуле изобретения объема прав или ясности (четкости) формулировки признаков в формуле изобретения. Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками изобретения обеспечивает получение одного и того же технического результата.

Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает выраженные в виде альтернативы признаки, не обеспечивающие получение одного и того же технического результата, либо выраженные в виде альтернативы группы признаков, каждая из которых включает несколько функционально самостоятельных признаков, в том числе когда выбор той или иной альтернативы для какого-либо из таких признаков зависит от выбора, произведенного для другого (других) признака (признаков).

Требование соблюдения достижения "одного и того же технического результата" на практике часто приводит к столкновениям позиций экспертизы и заявителя, так как широкое обобщение формулировок, отображающих один и тот же технический результат, приводит к неопределенности самого технического результата. Например, если расширение ассортимента продукции достигается за счет увеличения разнообразия вкусовых характеристик конкретных продуктов, каждый из которых обладает своим вкусом, сложно, а скорее невозможно доказать достижение "одного и того же технического результата" для группы таких продуктов.

В качестве примера возьмем изобретение "состав для приготовления чайного напитка" со множеством альтернативных признаков по российской заявке N 2000121043/13, опубликованной 27.02.2001 (патент N 2169480), формула изобретения в которой изложена следующим образом:

Состав для приготовления чайного напитка, включающий зеленый байховый чай и стевию, отличающийся тем, что он дополнительно содержит лепестки гибискуса и/или листья мяты перечной, и/или плоды шиповника, и/или плоды боярышника, и/или траву зверобоя, и/или цветки ромашки, и/или траву душицы, и/или траву чабреца, и/или цветки боярышника, и/или цветки липы, и/или лист смородины, и/или лист брусники, и/или лист мелиссы, и/или цветки жасмина, и/или лимонник, и/или родиолу розовую, и/или фенхель, и/или бадан, и/или траву медуницы, и/или плоды рябины, и/или лист винограда, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

- зеленый байховый чай - до 90%,

- стевия - до 30%,

- лепестки гибискуса и/или листья мяты перечной, и/или плоды шиповника, и/или плоды боярышника, и/или траву зверобоя, и/или цветки ромашки, и/или траву душицы, и/или траву чабреца, и/или цветки боярышника, и/или цветки липы, и/или лист смородины, и/или лист брусники, и/или лист мелиссы, и/или цветки жасмина, и/или лимонник, и/или родиолу розовую, и/или фенхель, и/или бадан, и/или траву медуницы, и/или плоды рябины, и/или лист винограда - до 50%.

Вряд ли изобретатели предполагали изготовление чайного напитка, включающего одновременно все перечисленные компоненты (при использовании в формуле изобретения только союза "и"). И можно ли вообще все компоненты (зеленый байховый чай, стевию, лепестки гибискуса, листья мяты перечной, плоды шиповника, плоды боярышника, траву зверобоя, цветки ромашки, траву душицы, траву чабреца, цветки боярышника, цветки липы, лист смородины, лист брусники, лист мелиссы, цветки жасмина, лимонник, родиолу розовую, фенхель, бадан, траву медуницы, плоды рябины, лист винограда) смешивать вместе?

Но если предположить и такой вариант, то соответствующие сведения должны быть раскрыты в описании патента в разделе "Сущность изобретения" и в конкретных примерах реализации чайного напитка. Таких сведений в заявке нет.

Альтернативный союз "и/или" повторяется 20 раз, и суммарное количество конкретных вариантов состава, т.е. конкретных совокупностей признаков в разных сочетаниях, в отношении которых должна быть проведена экспертиза по существу, исчисляется многими тысячами, но их в описании поданной заявки нет.

В данном примере нельзя отрицать возможность существования всех вариантов смесей, но каждая смесь представляет отдельный продукт, обладающий присущими ему свойствами, не переходящими из смеси в смесь.

Например, чайный напиток, включающий зеленый байховый чай, стевию и листья мяты перечной (один из вариантов), не может обладать тем же вкусом и ароматом, которые присущи чайному напитку, включающему зеленый байховый чай, стевию и лимонник (другой вариант).

Если многие тысячи вариантов чайного напитка обладают одним и тем же вкусом и ароматом, то как в этом случае идентифицируется этот вкус и аромат и за счет чего он достигается?

Объединение таких смесей в одном независимом пункте формулы приводит к нарушению требования единства изобретения (другие примеры подобных патентных формул и их анализ приведены во втором издании книги).

Приказом Роспатента от 25.07.2011 N 87 утверждено Руководство по экспертизе заявок на изобретения, в п. 15.3 части третьей "Руководство по проведению экспертизы по существу заявок на изобретения" которого указано следующее:

В том случае, когда в виде альтернативы выражено несколько признаков, получение одного и того же технического результата должно быть обеспечено сочетанием каждой из альтернативных характеристик одного признака с каждой из альтернативных характеристик других признаков порознь. Соблюдение указанного условия может считаться подтвержденным, если в описании изобретения представлены отдельные совокупности признаков, содержащие различные сочетания таких альтернативных признаков. Если такие совокупности не представлены и в связи с этим уяснение сущности изобретений, охарактеризованных в такой формуле, затруднено вплоть до невозможности проведения информационного поиска, эксперт вправе запросить у заявителя соответствующие разъяснения.

По заявкам, содержащим формулу изобретения с множеством сочетаний альтернативных признаков, заявителю может быть направлен запрос с предложением дополнить описание соответствующими сведениями по раскрытию в нем конкретных вариантов изобретения, образуемых из конкретных комбинаций признаков, выраженных в виде альтернативы, так как их отсутствие не позволяет провести экспертизу по существу либо уточнить формулу изобретения таким образом, чтобы можно было установить сущность каждого изобретения заявленной группы.

Очевидно, что если заявитель в ответ на такой запрос экспертизы не представит соответствующие сведения с конкретными вариантами изобретения в виде самостоятельных совокупностей признаков, то заявка будет признана отозванной.

Можно считать, что публикации по данному вопросу <100> не остались незамеченными, и Роспатент принял на "вооружение" правила, позволяющие уменьшить вероятность выдачи патентов с практически неопределяемым объемом прав в случае использовании в патентной формуле большого количества альтернативных сочетаний признаков.

--------------------------------

<100> См., например: Джермакян В. Проверка обоснованности испрашиваемого объема прав по формуле изобретения с альтернативными признаками. Где она? // Патенты и лицензии. 2010. N 6.

В п. 5 Введения к Руководству по экспертизе заявок на изобретения отмечено:

Эксперты не должны пропускать допущенное заявителем существенное несоблюдение требований, предъявляемых к документам заявки, если недостатки оформления препятствуют проведению экспертизы по существу и вынесению решения, затрудняют в случае выдачи патента определение объема правовой охраны и затрагивают права и законные интересы третьих лиц.

При непоступлении ответа с запрошенным раскрытием конкретных вариантов изобретения, позволяющим однозначно определить объем прав, заявка будет признана отозванной на основании п. 6 ст. 1386 ГК РФ.

Изложенные в п. 15.3 части третьей Руководства по экспертизе заявок на изобретения разъяснения в отношении действий экспертизы полностью соответствуют содержанию третьего абзаца п. 2.3 "Проверка ясности формулы изобретения" части третьей того же Руководства, согласно которому признание формулы изобретения ясной связано с возможностью определения объема прав:

Содержание формулы изобретения может считаться ясным и понятным специалисту, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован объект, в отношении которого испрашивается правовая охрана, и определен ее объем.

Обратим внимание на два взаимосвязанных условия, определяющих признание формулы изобретения ясной и понятной:

- специалистом может быть идентифицирован объект испрашиваемой охраны;

- специалистом может быть определен объем испрашиваемой охраны.

Можно считать, что российская экспертиза наконец получила правовой инструмент противодействия выдаче патентов с неопределенным объемом прав. Осталось только одно - неукоснительно соблюдать сказанное на практике, что, однако, не так просто.

5. Толкование объема прав по патенту на промышленный образец. С принятием новой редакции п. 3 ст. 1354 охрана прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия. Таким образом, позиция о необходимости отказа от словесного перечня существенных признаков при установлении объема правовой охраны промышленных образцов, изложенная в ранее опубликованных работах <101>, нашла свое отражение в законодательстве.

--------------------------------

<101> Воронцов С.О. Совершенствование правовой охраны промышленных образцов в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; Джермакян В. Американские притязания на промышленные образцы и российский перечень существенных признаков // Патенты и лицензии. 2005. N 4; Алексеева О.Л. Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.

Толкование объема прав может осуществляться только в судах в спорах об использовании запатентованного промышленного образца, когда методом экспертной оценки необходимо будет установить общее впечатление от сравнения внешнего вида изделия, изображенного в патенте, с внешним видом реального изделия. Подобный подход применяется в отношении товарных знаков.

Статья 1355. Государственное стимулирование создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

Комментарий к статье 1355

1. Несколько слов о льготах. Норма ничем не отличается от ранее предусмотренной в Патентном законе декларативной нормы. В ГК РФ нет указания на возможность пользования льготами, связанными с налогообложением и кредитованием, что тем не менее не означает полное отсутствие в российском законодательстве каких-либо льгот в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Согласно подп. 26 п. 2 ст. 149 "Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)" Налогового кодекса Российской Федерации, не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также прав на использование указанных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на основании лицензионного договора.

К указанным операциям относится передача исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также прав на их использование на основании лицензионного договора. В соответствии с п. 3 ст. 221 НК РФ авторы открытий, изобретений, промышленных образцов <102> имеют право на налоговые вычеты в случае документального подтверждения ими материальных затрат, связанных с созданием названных объектов.

--------------------------------

<102> Авторы полезных моделей не включены в указанную категорию.

Налоговые льготы предусмотрены в ст. ст. 262 и 346 НК РФ, и налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на расходы, связанные:

- с приобретением исключительных прав, в том числе на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора;

- с патентованием и (или) оплатой правовых услуг по получению правовой охраны.

Одним из видов государственного стимулирования создания и использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов является предоставление льгот и отсрочек по уплате патентных пошлин. Ряд льгот для отдельных категорий лиц предусмотрен в Положении о патентных и иных пошлинах, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 N 941.

2. Эйфория выплат больших авторских вознаграждений. Если соглашение о размере и условиях выплаты авторского вознаграждения между автором (авторами) и работодателем не достигнуто, спор может быть решен судом, который при вынесении решения может принять во внимание, что согласно п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.1993 N 822 при недостижении соглашения применяются положения п. п. 1, 3 и 5 ст. 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР" и п. п. 1 и 3 ст. 22 Закона СССР "О промышленных образцах".

Согласно указанным нормам автору изобретения, не являющемуся патентообладателем, работодатель обязан выплачивать вознаграждение в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от использования изобретения, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения. Принятие в Законе "Об изобретениях в СССР" столь высоких обязательных ставок вознаграждения авторам изобретений <103> явилось следствием эйфории переходного периода от авторских свидетельств СССР к патентам СССР. Многие наивно полагали, что патент СССР - это "клондайк" для выплаты авторам их вознаграждений. Вряд ли на практике можно встретить работодателей, выплачивающих авторам вознаграждение в таких размерах.

--------------------------------

<103> Таких обязательных высоких ставок нет нигде.

В определенной мере способствовать урегулированию отношений между работодателем и авторами должно Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в п. 51 которого судам предписано руководствоваться следующим:

Пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ определен порядок выплаты компенсации работодателем, использующим служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии (абзац второй названного пункта), или вознаграждения работодателем, получившим патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо принявшим решение о сохранении информации о таком изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщившим об этом работнику, либо передавшим право на получение патента другому лицу, либо не получившим патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам (абзац третий названного пункта).

Судам необходимо иметь в виду, что законодатель императивно определяет лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение. Таковым лицом является работодатель (лицо, являвшееся работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель. К иным лицам данная обязанность может перейти в порядке универсального правопреемства <104>. При этом размер компенсации или вознаграждения определяется договором, а в случае спора - судом. Такие споры подведомственны судам общей юрисдикции.

--------------------------------

<104> При универсальном правопреемстве к правопреемнику от предшественника переходят не только все его права, но и обязанности. На основе универсального правопреемства вследствие реорганизации двух или более юридических лиц происходит слияние в одном юридическом лице всех их прав и обязанностей.

Из разъяснения, рассматриваемого в пункте 51, следует, что в нем рассматриваются только следующие ситуации выплаты компенсации или вознаграждения:

- работодателем при использовании служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии;

- работодателем, получившим патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец;

- работодателем, принявшим решение о сохранении информации о таком изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщившим об этом работнику;

- работодателем, передавшим право на получение патента другому лицу;

- работодателем, не получившим патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

Из фразы "следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель", можно полагать, что имеется в виду ситуация о выплате вознаграждения или компенсации, осуществляемых за осуществление отчуждения патента. Очевидно, что при отчуждении патента выплачивать может тот новый патентообладатель, который осуществляет использование, и выплачивать он будет уже не работникам, оставшимся у первого правообладателя, а авторам, хотя и "работники", и "авторы" являются одними и теме же физическими лицами.

Из каких средств будет платить работодатель компенсацию или вознаграждение, если отчуждение прав другому лицу осуществлено работодателем в счет погашения его долгов перед другим лицом, никто не знает. Скорее всего подобные ситуации будут рассматриваться судами с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, а главной целью данной нормы является защита интересов авторов служебных изобретений и предупреждение работодателя о его "вечной" обязанности не забывать интересы авторов при различном манипулировании полученными патентами.

Тем не менее, надо обратить внимание на то, что вышеприведенное разъяснение пленумов судов не касается использования изобретения за исключением использования в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии. Следовательно, после отчуждения патента и использования изобретения новым правообладателем, обязанность выплаты вознаграждения авторам за такое использование возлагается на нового патентообладателя, получающего соответствующую прибыль от утилитарного использования изобретения.

3. Мнение Роспатента о праве на вознаграждение за служебные объекты патентных прав. Роспатент в 2008 г. опубликовал информационное письмо <105>, в соответствии с которым права авторов служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (далее - объекты промышленной собственности, ОПС) на вознаграждения вытекают из положений части четвертой ГК РФ, связывающих возникновение этого права со следующим:

--------------------------------

<105> Информационное письмо от 25.06.2008 "О выплате вознаграждений авторам служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов".

- получение патента на служебные ОПС работодателем (п. 4 ст. 1370 ГК РФ);

- передача работодателем права на получение патента на служебные ОПС другому лицу (п. 4 ст. 1370 ГК РФ);

- принятие работодателем решения о сохранении информации о служебных ОПС в тайне (п. 4 ст. 1370 ГК РФ);

- неполучение патента по зависящим от работодателя причинам (п. 4 ст. 1370 ГК РФ);

- использование работодателем в собственном производстве служебных ОПС, патенты на которые выданы авторам (п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

По отношению к авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, созданных при выполнении работ по государственным или муниципальным контрактам, перечисленные нормы применяются в соответствии с п. 7 ст. 1373 ГК РФ.

Право автора на вознаграждение за использование ОПС вытекает из положений ст. 12 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в соответствии с которой положения п. п. 1, 3 и 5 ст. 32, ст. ст. 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-1 "Об изобретениях в СССР", п. 3 ст. 21, п. п. 1 и 3 ст. 22 и ст. 23 Закона СССР от 10.07.1991 N 2328-1 "О промышленных образцах" о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.

Указанными нормами установлено, что вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент, или его правопреемником в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение.

Вознаграждение за использование промышленного образца в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора с работодателем или его правопреемником в размере не менее пятикратного размера минимальной заработной платы за каждый полный или неполный год использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

При этом вознаграждение должно выплачиваться автору не позднее трех месяцев после истечения каждого года использования и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии. За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04% суммы, причитающейся к выплате.

В любом случае размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяется договором между работодателем и работником, а в случае спора - судом (п. 4 ст. 1370, п. 1 ст. 1406 ГК РФ). Ранее, до 1 января 2008 г., действовала норма Патентного закона Российской Федерации, которая устанавливала трехмесячный срок для достижения соглашения между сторонами об условиях договора, после чего спор о вознаграждении мог быть разрешен в судебном порядке. В настоящий момент частью четвертой ГК РФ такие сроки не определены.

Созданные ОПС работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, в соответствии с п. 5 ст. 1370 ГК РФ не признаются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие ОПС принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких ОПС.

Как видно из изложенного, в при выплате вознаграждений авторам крайне важным выступает установление служебных обязанностей, в которые входит работа, обусловленная трудовым договором. В качестве доказательства выполнения служебных обязанностей могут быть представлены трудовой договор, должностная инструкция, определенное задание на выполнение отдельной работы, например, по плану НИОКР или хозяйственному договору, заключенному работодателем с другой организацией-заказчиком.

Вопрос о принадлежности прав большое значение приобретает и в том случае, когда состав авторов является смешанным, т.е. часть авторов работает на данном предприятии, а часть - привлеченные специалисты. Поэтому при заключении различного рода договоров как с работниками данного предприятия, так и с привлеченными специалистами необходимо включать в договора условия о принадлежности прав на создаваемые ОПС.

Правительство Российской Федерации утвердило 4 июня 2014 г. N 512 Постановление "Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы", вступившее в силу с 1 октября 2014 г.

4. Смешанные коллективы авторов и вознаграждение. Что касается вопроса о возможности выплаты работодателем вознаграждения смешанному коллективу авторов по патентам, полученным до введения в действие части четвертой ГК РФ, то можно полагать, что работодатель обязан выплачивать данное вознаграждение всем соавторам независимо от их текущего места работы.

Размер вознаграждения не определяется составом авторов и местом их работы, а работодатель обязан установить размер вознаграждения независимо от авторского состава и выплатить вознаграждение всем авторам, чье авторство подтверждено патентом, выданным на имя работодателя, при этом выплата осуществляется на основании подписанного всеми авторами соглашения о долевом распределении вознаграждения. Долевое распределение вознаграждения может (а точнее, должно) базироваться на степени участия каждого из соавторов в разработке и создании реального объекта техники (продукта или технологии), а не только исходя из признаков по формуле запатентованного изобретения. Это же касается прав на получение вознаграждения наследниками умершего автора изобретения.

Законодатель совершенно осознанно не предусмотрел обязанность работодателя выплачивать вознаграждение соавторам - не работникам работодателя и не бывшими таковыми на дату создания изобретения. При рассмотрении служебных изобретений сам факт попадания в число соавторов служебного изобретения иных лиц, не работников, является, мягко говоря, недоразумением, хотя по жизни и исходя из ранее существовавших подходов к авторским свидетельствам СССР понятно, как и ради чего таких лиц включали в число соавторов. Эпоха включения в соавторы "нужных" людей, к сожалению, не ушла в прошлое. Но нужно помнить, что ложное соавторство может пресекаться по закону, а патент на этом основании может быть аннулирован, и об этом должен знать работодатель, получающий патент с указанием в числе соавторов лиц, как не принимавших творческого участия в создании изобретения, так и лиц, принимавших творческое участие, но не имевших с работодателем оформленных договором трудовых отношений и остающихся без возможного вознаграждения.

Необоснованные размеры испрашиваемых авторских вознаграждений приводят, образно говоря, "к разбитому корыту", что имело место в споре о выплате авторского вознаграждения за использование изобретения "способ получения маловязкого судового топлива" (далее - МСТ) по патенту Российской Федерации N 2074232.

Многолетнее рассмотрение спора в различных судебных инстанциях завершилось в кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Московского округа Постановлением от 02.03.2009 N КГ-А40/12521-08-П по делу N А40-2417171/04-51-331, и авторам было отказано в выплате авторского вознаграждения по причине представления ненадлежащих доказательств о размерах вознаграждения и непредставления доказательств использования изобретения в собственном производстве ответчика.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.02.2004 по делу N А40-24171/04-51-331 в пользу авторов с ОАО "Сызранский НПЗ" взыскано 1297096630 руб. авторского вознаграждения. Далее последовали длительные судебные рассмотрения в разных инстанциях, но в итоге все завершилось в суде кассационной инстанции.

Судом кассационной инстанции установлено, что предъявленный истцом к взысканию размер авторского вознаграждения почти в 10 раз превышает суммарную прибыль от всех видов деятельности, полученную ответчиком за 1996 - 2001 гг. Более того, судами установлено, что ответчик в спорный период времени оказывал услуги по переработке нефти, а не по продаже топлива, в силу чего не мог использовать способ получения маловязкого судового топлива в собственном производстве с получением той прибыли, относительно которой истцом произведен расчет авторского вознаграждения.

Проверяя размер предъявленной к взысканию задолженности и правильность расчетов, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно исходили из положений договора от 16.07.1996 N 1025, согласно которым условием выплаты авторам вознаграждения является использование ответчиком изобретения МСТ в собственном производстве и получение от этого прибыли. Между тем в деле отсутствуют достоверные доказательства использования ответчиком изобретения по патенту N 2074232 и получения им прибыли, достаточной для удовлетворения требований истца в заявленном размере.

§ 2. Патентные права

Статья 1356. Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1356

Понятие "патентные права" впервые введено в ГК РФ и включает право авторства на изобретение, полез<