В. Положения по исполнению соглашения ТРИПС

Право интеллектуальной собственности является элементом национального достояния, а соблюдаемое право интеллектуальной собственности является основным элементом национального достояния, определяющим целесообразность инвестиций в развитие интеллектуальной собственности. К несчастью, права интеллектуальной собственности не всегда соблюдаются, и случается, что их приходится использовать в отношении третьих лиц. Это может быть несложно, если лицо, виновное в совершении правонарушения, действовало добросовестно, так как в этом случае оно может сознательно прекратить данное правонарушение, как только его проинформируют о претензиях к нему со стороны правообладателя. Гораздо труднее обеспечить соблюдение прав интеллектуальной собственности, когда нарушение совершается в крупном масштабе организованной группой недобросовестных лиц. Этот вид нарушения интеллектуальной собственности может быть таким же неразрешимым, как организованная торговля наркотиками.

Однако, следует также отметить, что некоторые заявители стараются воспользоваться своими правами интеллектуальной собственности в целях ограничения законной торговли;

значит, правила исполнения должны учитывать вероятность таких злоупотреблений. И даже при том, что исправительные меры, принимаемый в случае нарушения, должны быть эффективными, правами ответчиков так же не следует пренебрегать. Покушения на права интеллектуальной собственности могут быть самыми разнообразными, но случается, что заявленные покушения на самом деле таковыми не являются. Быстрые и эффективные исправительные меры (например, немедленный временный арест и/или срочные предписания) конечно же необходимы в случае явной контрафакции, но не в иных, не настолько очевидных случаях. Трудность состоит в различении этих двух ситуаций, и особенно - в определении того, в какой момент эти быстрые и эффективные меры должны применяться даже без заслушивания ответчика.

Положения по исполнению соглашения ТРИПС составлены с учетом интересов каждой из сторон.

Практический пример: фирма А обладает правом интеллектуальной собственности и считает, что фирма В его нарушает. В соответствующей форме она информирует об этом фирму А, которая возражает: «Мы прекрасно знаем, что у вас имеется право интеллектуальной собственности, но мы его не нарушаем. И ваша претензия является не более чем претензией, которая может быть аннулирована судом». Или же: «Даже если вы обладаете действительным правом интеллектуальной собственности, мы его не нарушаем, так как отсутствует сходство». Фирма В, может быть, даже ответит: «В соответствии с вашими правилами, мы считаем, что это вы нарушаете наше право интеллектуальной собственности на другой продукт и/или право нашего общего конкурента X, о чем мы ему и сообщим, если вы немедленно не снимете ваше обвинение».

Добросовестный читатель данной брошюры может в этом примере принимать то сторону заявителя, то сторону ответчика. Наиболее опытные фирмы обязательно вспомнят подобные случаи из своей практики. Само собой разумеется, что в данном примере либо заявитель, либо ответчик могут блефовать. Но ведь обе стороны могут вести себя честно. Иногда заявленное нарушение спорно, оценка крайне затруднена и исход трудно предсказать. Положения по исполнению соглашения ТРИПС составлены таким образом, что дают некоторые ориентировки, так что заявитель и ответчик поставлены в равные условия.

Кроме того, точно так же как положения по существу соглашения ТРИПС обеспечивают некоторое однообразие, положения об исполнении того же соглашения дают ориентацию относительно вида и природы мер по исполнению, к которым можно прибегать в государствах-членах соглашения и во всем мире. В настоящее время, идет ли речь об исправительных мерах, и еще точнее, об уместности предъявления иска, ситуация повсюду значительно отличается, даже внутри Европейского сообщества. Действительно, такие задачи невозможно решить с сегодня на завтра. Минимальные требования соглашения ТРИПС, которые должны применяться повсюду в мире (поскольку в соглашение ТРИПС вошли почти все страны), были сформулированы так, чтобы некие результаты стали скорее возможными, нежели обязательными. И все же, нужно знать, что обязательства, вытекающие из соглашения ТРИПС, подкрепляются эффективными процедурами урегулирования споров по ВТО (см. часть С ниже). Настоящий раздел будет посвящен самым важным вопросам, которые все мы задаем себе относительно осуществления прав интеллектуальной собственности, и в частности, в международном плане. Таким образом, данный раздел не рассматривает исчерпывающим образом положения по исполнению соглашения ТРИПС, которые можно посмотреть в статьях41-61 этого соглашения.

Практические вопросы и ответы на них.

Положения по исполнению соглашения ТРИПС могут иметь множество практических последствий как для заявителей, так и для ответчиков. Являетесь ли вы обладателем права интеллектуальной собственности, желающим обеспечить его соблюдение, или же вас обвиняют в нарушении чьих-либо прав интеллектуальной собственности, обязательно возникнет целый ряд вопросов. В следующем подразделе мы ответим на некоторые вопросы, возникающие перед всеми нами. Мы начнем с рассмотрения проблемы соблюдения прав интеллектуальной собственности с точки зрения заявителя, а далее приступим к специфическим проблемам, с которыми столкнутся ответчики.

Осуществление своих прав интеллектуальной собственности за границей: точка зрения заявителя.

Вначале мы рассмотрим ряд общих для всех вопросов, возникающих, когда фирмы или лица сталкиваются с нарушением права интеллектуальной собственности и намерены обратиться в суд, чтобы добиться соблюдения этого права. Мы особенно внимательно рассмотрим те трудности, которые пришлось преодолеть европейской промышленности для соблюдения своих прав интеллектуальной собственности за пределами Европейского сообщества в прошлом, и попытаемся, по возможности, определить, в какой мере правила по исполнению соглашения ТРИПС могли бы помочь в будущем.

Будут рассмотрены следующие вопросы:

1) Кто может подавать иск?

2) Куда я должен подавать иск?

3) Могу ли я получить немедленное возмещение?

4) Могут ли таможенные власти помочь в борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности?

5) Каких видов бывают окончательные исправительные меры?

6) Могу ли я получить выплату ущерба? Как он подсчитывается?

7) Какие требуются доказательства? Могу ли я потребовать от нарушителя предоставить доказательства?

8) Как обстоит дело с конфиденциальностью?

9) Будут ли эффективными исправительные меры?

10) Сколько времени на это потребуется?

11) Насколько сложны и как дорого стоят процедуры судопроизводства?

12) Могут ли мне возместить издержки?

13) Могут ли быть полезными уголовное право и органы уголовного судопроизводства?

14) Если меня не удовлетворяет результат, могу ли я подать апелляционную жалобу?

Вопрос 1 Кто может подавать иск?

Правообладатели

В соответствии со статьей 41 соглашения ТРИПС, страны-участницы должны включить в свое законодательство процедуры, обеспечивающие эффективные действия против любых нарушений прав интеллектуальной собственности, подпадающих под действие соглашения. В части II, подразделах 1-7, соглашение ТРИПС регламентирует: 1) авторские и смежные права; 2) производственные марки или товарные знаки; 3) географические наименования; 4) промышленные рисунки и модели; 5) патенты; 6) топографические схемы интегральных систем; 7) неразглашенные сведения. Многие юрисдикции уже защищают эти права, но не как интеллектуальную собственность. В этом случае специальные положения закона уточняют запрещенные виды использования и те, которые разрешаются предоставлением лицензии, либо же здесь применяются общие или специальные правила гражданской ответственности. Это касается, в частности, пункта 1 по смежным правам (права артистов-исполнителей, производителей фонограмм и телерадиовещательных организаций), а также пунктов 3, 4 и 7. Между тем, национальные концепции «неинтеллектуальной собственности» не могут освободить участников соглашения от обязанностей по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности, рассматриваемых в части Ш, так как концепция «прав интеллектуальной собственности», используемая в соглашении ТРИПС, должна рассматриваться в этом отношении как определяющая.

При этом, если кто-либо является обладателем прав интеллектуальной/собственности, подпадающих под действие соглашения ТРИПС, то для обеспечения защиты этих прав в любой из стран-участниц соглашения ТРИПС он должен иметь возможность обратиться в суд, при условии, конечно, чтобы существовала достаточная связь между этой страной и ответчиком и/или контрафакцией.

Федерации и ассоциации.

Что происходит, если фирма входит в состав некой федерации или ассоциации? Какую роль данная федерация или ассоциация может играть в защите прав интеллектуальной собственности? Само собой разумеется, что первым делом следует выяснить мнение самой федерации .или ассоциации о той роли, которую она намерена взять на себя, спросить, готова ли она содействовать не только советами. Важно узнать, уполномочена ли данная федерация или ассоциация предъявлять иски в суде в интересах своих членов и как ситуация может меняться в зависимости от страны. Тем не менее, сноска, относящаяся к статье 42 соглашения ТРИПС, по-видимому предусматривает, что когда такая организация уполномочена начать преследование в одной из стран-участниц, она должна иметь также и возможность делать это в интересах своих членов и во всех остальных странах-участницах соглашения, независимо от того, имеют ли такое право на преследование национальные федерации или ассоциации этих стран. Таким образом, можно рассматривать эту сноску как выходящую за рамки обязательства о «предоставлении национальной защиты», содержащегося в некоторых традиционных конвенциях по интеллектуальной собственности.

Так, в соответствии со статьей 10 ter Парижской конвенции по промышленной собственности, ее участники обязываются предусмотреть некие меры, позволяющие федерациям и ассоциациям других стран-участниц конвенции обращаться в суд с целью наказания действий, предусмотренных в статьях 9, 10 и 10 bis данной конвенции, только в том случае, если они позволяют то же самое и собственным федерациям и ассоциациям. В статье 9 этой конвенции рассматривается арест товаров, незаконно носящих производственную марку или товарный знак или фирменное наименование; в статье 10 говорится о ложных сведениях о происхождении продукта или о производителе; в статье 10 bis - вообще о недобросовестной конкуренции.

Лицензиаты.

Вопрос о том, уполномочены ли обладатель лицензии (эксклюзивной или не эксклюзивной) или такая заинтересованная сторона как единственный импортер, выступать в роли одного из истцов (или единственного истца) в производстве по признанию контрафакции, при каких условиях и для принятия каких исправительных мер (предписание, возмещение ущерба, арест и т.д.), может рассматриваться по-разному в каждой отдельной стране. Соглашение ТРИПС обязывает своих участников признавать такие полномочия за этими сторонами.

И все же, мы, возможно, должны проводить различие между лицензиатами как таковыми и теми, кто был уполномочен по доверенности от правообладателей начать судебное разбирательство или участвовать в нем. Сложнее интерпретировать соглашение ТРИПС в том смысле, что оно якобы позволяет конкретному участнику не признавать такую доверенность. На самом деле, большинство стран признают доверенность, выданную правообладателем лицензиату или другой заинтересованной стороне с целью начать производство по соблюдению права интеллектуальной собственности, даже если такая доверенность изначально была предоставлена в лицензионном соглашении.

Практическая деталь: открытая выдача доверенности иностранному лицензиату может быть опасна с точки зрения правообладателя, поскольку вследствие судебного разбирательства, он может оказаться замешанным в другие споры (например, в разбирательстве по иску о недействительности, поданному предполагаемым нарушителем). Кроме того, бывает, что правообладатели вообще предпочитают действовать как самостоятельная сторона в процессах по делам о контрафакции. В этом отношении, положения соглашения должны так или иначе содержать условия принятия на себя судебных издержек, включая адвокатские гонорары, а также условия распределения компенсации, когда ее сумма превышает судебные издержки.

Вопрос 2 Куда я должен подавать иск?

Какую выбрать страну?

Правообладатель, полагающий, что его право нарушено, должен постараться вынести это дело на рассмотрение соответствующей судебной инстанции, которая вероятнее всего будет наилучшим образом соблюдать его процессуальные и материальные права. Так можно себе представить, что власти страны-ответчика менее охотно поддержат иск против одного из своих сограждан, а власти той страны, где товары нашли сбыт, могли бы занять более непредвзятую позицию. Очевидно, у правообладателя будет больше шансов на успех и меньше издержек, если он, например, подаст иск против нарушителя в собственной стране, чем если он попытается сделать это где-то далеко. В этом отношении, когда истец предполагает начать дело в суде там, где было нарушено его право, он должен правильно выбрать момент. Так может быть предпочтительным бороться с контрафакцией:

• там, где товары были произведены,

• в промежуточной стране, через которую товар проходил транзитом,

• по случаю торговой ярмарки, где были представлены данные товары,

• на таможне страны-назначения товара,

• там, где эти товары сбывались, или

• там, где эти товары находили своих потребителей.

Самая эффективная исправительная мера

Иностранная система может рассматриваться как наиболее удачный выбор для подачи иска, так как большое число таких иностранных систем гарантируют строгое соблюдение прав интеллектуальной собственности. Однако, если полагаться на иностранную систему, надо знать, что не все страны действуют одинаковым образом. В Европе приблизительно 90% дел о нарушении прав интеллектуальной собственности выливается в гражданские процессы и только 10% - в уголовные. Другие режимы все же предлагают эквивалентный уровень защиты другими средствами. Так некоторые азиатские страны ввели у себя эффективные системы административной защиты. В такой системе правообладатели не могли бы получить те же исправительные меры, что и в гражданском процессе (например, никакой выплаты ущерба), но все же здесь возможно быстро добиться прекращения нарушений.

Короче говоря, правообладатели не должны рассматривать соглашение ТРИПС как предложение одного-единственного пути для обеспечения соблюдения их прав; напротив, в каждом конкретном случае они должны оставаться открытыми для принятия различных практических решений, должным образом учитывая возможности соответствующей иностранной системы.

Какие существуют компетентные судебные инстанции?

Намереваясь подать иск, следует выбрать компетентную судебную инстанцию. Обычно суды считают себя компетентными, когда исполнительное производство начинается в суде, имеющем географические полномочия, - то есть, по месту жительства ответчика. Может случиться и так, что компетентной признается судебная инстанция по месту совершения правонарушения. Это особенно важно, когда нужно немедленно принять меры по задержанию, особенно когда ответчик неизвестен. Соглашение ТРИПС требует от стран-участниц признания компетентности судебной инстанции по месту совершения правонарушения (8).

В применение этих правил, возможно осуществление этих прав в отношении импортеров и розничных торговцев прямо по месту их жительства. Это может предполагать возможность преследования производителя, место жительства которого находится в «другом», иностранном государстве, в рамках того же судопроизводства, но не обязательно в отношении правонарушений, совершенных в его собственной стране или в других странах.

Некоторые национальные системы правопорядка могут объявлять компетентной судебную инстанцию по месту жительства самого истца (государство А), в то время как иностранный нарушитель является гражданином государства В. Однако, такие полномочия не будут действительны, если правонарушитель не имеет средств на текущем счете в государстве А и если, в случае положительного ответа на этот вопрос, не существует договора (такого как Конвенция по судебным полномочиям и исполнению судебных решений по гражданским и торговым делам, известная так же как Брюссельская конвенция,) между соответствующими государствами, которые могли бы придать решению обязательную силу в государстве В. И даже если такой договор существует, он, возможно, ограничивает истца в отношении возбуждения исполнительного производства судебной инстанцией по его собственному месту жительства.

И все же, участники договора не обязаны создавать специализированные суды для рассмотрения споров по правам интеллектуальной собственности (9).

Проблемы дискреционного исполнения

По этому пункту мы рассмотрим некоторые наиболее неразрешимые проблемы, связанные с исполнением. Бывает, что суды с некоторым предубеждением относятся к иностранным правообладателям и неохотно используют свои полномочия по исполнению. Как мы еще неоднократно будем отмечать далее, во многих случаях соглашение ТРИПС ограничивается предписанием полномочий по исполнению, которые страны-участницы соглашения должны признавать за своими судами и другими органами власти. В соглашении не указывается, что именно должны делать суды в каждом конкретном случае. Тем не менее, соглашение ТРИПС является важным сдерживающим инструментом против такого рода предубеждений и тому подобных сложностей в том смысле, что решения, принимаемые по существу в ходе рассмотрения споров, должны быть «записаны и обоснованы» (10).

Еще одно важное требование связано с тем, что решения по существу должны опираться «исключительно» на средства доказательства, по которым стороны имели возможность быть заслушаны (11). Кроме того, соглашение требует чтобы все административные решения и большая часть судебных постановлений по существу могли быть обжалованы в высшей судебной инстанции (12).

Как бы там ни было, приходится все же признать, что такие сдерживающие инструменты не обеспечивают абсолютной защиты. Предубеждение может быть латентным. Высшие инстанции, или же специальные группы ВТО, или Апелляционный орган не преминут оставить суду некую дискреционную маржу. Таким образом, за исключением некоторых совершенно очевидных случаев, бывает трудно справляться со всеми проблемами, которые могут вытекать из дискреционного исполнения в каждом конкретном случае.

Тем не менее, если отдельная судебная инстанция или страна представляют структурную проблему, можно обратиться с жалобой в орган по урегулированию споров при ВТО. Таким образом, через некоторое время Европейское сообщество сможет указать пальцем на определенную страну, которая, несмотря на неоднократные требования со стороны конфликтующих сторон, не назначила сколько-нибудь существенную выплату по возмещению убытков правообладателям, очень редко проводила уничтожение контрафактных товаров и т. д. По этим причинам Европейское сообщество может подать жалобу общего характера с указанием, что такая-то страна не обеспечила «эффективных действий» против «любых» нарушений прав интеллектуальной собственности (13). В обоснование своей жалобы, Европейское сообщество может также констатировать неудачу участников судебного разбирательства из других стран. Чтобы подробнее узнать о том, что можно сделать, когда какая-либо страна отказывается от соблюдения обязательств, накладываемых на нее соглашением ТРИПС см. ниже раздел Ш.

Вопрос 3 Могу ли я получить немедленное возмещение ущерба?

Обычно фактор времени является решающим при рассмотрении дела о правах интеллектуальной собственности, так как, по прошествии некоторого времени, довольно часто исчезают как товары, так и ответчики. Учитывая важность быстрого реагирования, положения по исполнению соглашения ТРИПС детально -рассматривают подготовительные меры и меры, принимаемые на границе (см. ниже). С самого начала в этих положениях подчеркивается, что государства-участники должны предусматривать «быстрые исправительные меры, направленные на предупреждение любых нарушений, а также исправительные меры, представляющие собой средства устрашения против любых последующих попыток совершения нарушений» (14).

Статья 50 обязывает участников соглашения предусмотреть подготовительные меры, «чтобы воспрепятствовать совершению действий, нарушающих право интеллектуальной собственности, и, в частности, чтобы воспрепятствовать появлению в торговой сети, относящейся к их ведению, товаров, включая импортные, немедленно после их растаможивания» и «чтобы сохранить эффективные средства доказывать, имеющие отношение к заявленному нарушению» (15).

В соответствии с параграфом 1 статьи 50, такие подготовительные меры должны быть «быстрыми и эффективными». Действительная значимость этих обязательств зависит от преследуемой цели: либо помешать совершению правонарушения (включая выпуск товаров в торговую сеть), либо сохранить средства доказывания. Формулировка статьи 50 интересна в том смысле, что она не ограничивает принятия временных мер судьей в ходе процесса лишь недавно совершенными правонарушениями. И это небезынтересно, поскольку некоторые судебные инстанции иногда склонны отклонять запросы о принятии временных мер в тех случаях, когда нарушения прав интеллектуальной собственности уже совершались в прошлом, и на тот момент никакие подобные меры не были приняты. Интересно также отметить, что статья 50 требует, чтобы судебные власти были уполномочены выносить решения о принятии подготовительных мер, направленных на предупреждение правонарушений (16).

Кроме того, и это и есть самое главное, в параграфе 2 статьи 50 говорится, что в надлежащих случаях подготовительные меры могут приниматься без предварительного заслушивания противной стороны (по-латыни: «inaudita altera parte» или «ex parte»). В параграфе 2 статьи 50 государства-участники обязываются предоставлять судебным властям полномочия по назначению таких мер inaudita altera parte в надлежащих случаях, и в частности, «когда всякое промедление может нанести непоправимый ущерб правообладателю или если существует очевидный риск уничтожения средств доказывания». (В средства доказывания следует включить не только контрафактные товары, но и, например, документы или информационные носители). Выражение «в надлежащих случаях» оставляет конечно некую возможность разнообразия оценки для национальных судебных инстанций.

Какие виды действий возможно начать? Самое важное - это арест соответствующих товаров. Это может оказаться наиболее эффективной подготовительной мерой, если нам известно, где находятся контрафактные товары, но мы не знаем, к примеру, кто нарушитель, или если существует возможность, что противная сторона начнет распространять эти товары до того, как в качестве подготовительной меры может быть назначено предписание, или же если есть основание полагать, что нарушитель не станет выполнять предписание суда. Было бы, конечно же, слишком оптимистичным говорить о «немедленном» задержании товара. И все же, многие участники соглашения разработали у себя механизмы, обеспечивающие быстрое задержание, требующие, в крайнем случае, самого рудиментарного судебного слушания.

Само собой разумеется, что перед тем, как назначить такую крайнюю меру как арест, национальные власти могут потребовать от истца некоторого узаконивания (например, предоставления доверенности и доказательства, что истец является правообладателем). К тому же, может быть назначена предварительная экспертиза, и тогда истец должен будет предоставить доступные средства доказывания, устанавливающие, что его право интеллектуальной собственности было нарушено или неизбежно будет нарушено. Возможно, туда же будет включаться повторное общее рассмотрение обоснованности аргументов, лежащих основе заявления о контрафакции, а так же «факты» (главный пример: подделка или, как минимум, убедительное сходство товаров или товарных знаков). Эти требования обоснованы в параграфе 3 статьи 50.

Если далее окажется, что такие подготовительные меры как арест были необоснованными, истец может быть лишен выплаты по возмещению ущерба, на которую он мог бы претендовать. Именно по этой причине в параграфе 3 статьи 50 записано также, что судебные власти уполномочены потребовать от истца составить гарантийное обязательство, достаточное для того, чтобы защитить ответчика от риска нанесения ему непоправимого ущерба, а также для предупреждения злоупотреблений.

Национальные судебные власти могут потребовать, чтобы лицо, запрашивающее назначение временных мер, предоставило сведения, необходимые для идентификации данных товаров представителем власти (например, приставом), который будет приводить назначенные меры в исполнение. Такие дополнительные сведения могут быть затребованы до вынесения решения о назначении подготовительных мер или в момент исполнения последних (17).

Поскольку арест является строгой мерой и наносит немедленный ущерб (предполагаемому) нарушителю, и заявитель может быть объявлен полностью ответственным за ущерб, нанесенный противной стороне, если после повторного рассмотрения и/или вынесения решения по существу суд отклоняет заявление о контрафакции, любой истец-правообладатель должен тщательно рассчитать риск, когда собирается использовать данный инструмент, не будучи окончательно уверенным в состоятельности своего права.

Надо также знать, что подготовительные меры являются временными и что срок их исполнения истекает по просьбе ответчика, если истец не начинает новую процедуру с целью принятия решения по существу (18). «Судьба» арестованных товаров обычно зависит от решения по существу. Эти товары могут быть уничтожены или проданы не через торговые сети или же, если ответчик оправдан, освобождены от ареста или возвращены ему.

Кроме возможностей наложения ареста и принятия мер на границе (см. ниже, вопрос 4), в надлежащих случаях, второй по значению подготовительной мерой является вынесение предварительного предписания, что может быть наиболее уместным и эффективным решением, когда нарушитель/нарушители (или хотя бы один из них) известен, но не известно местонахождение контрафактных товаров, когда мы располагаем некими средствами доказывания, по которым заказывались контрафактные товары, но точно не представляем, каким способом эти товары прибудут. На практике стороны могут посчитать, что минимальные условия получения предписания в рамках обычного процесса выходят за пределы минимальных условий, применимых при аресте (а именно:

доверенность, экспертиза правообладателя и т.д.). Национальное законодательство, разрешающее арест inaudita altera parte может не разрешить вынесение предварительного предписания, если противная сторона (известная) предварительно не была вызвана в суд. Это может показаться противоречием, поскольку арест очевидно является гораздо более строгой исправительной мерой, чем предписание. И все же такие различив не обязательно являются несовместимыми с соглашением ТРИПС (19). Статья 50 предусматривает так же, что судебные власти уполномочены принимать предварительные меры для сохранения эффективных средств доказывания по заявленному нарушению. В этих целях вынесение предварительных предписаний нам кажется менее эффективным, чем проведение арестов inaudita altera parte, в частности, ввиду того факта, что арест гарантирует сохранение некоторых средств доказывания. Другие исправительные меры - такие как возмещение, - которые должны обеспечиваться в рамках стандартных процессуальных действий, в некоторых странах могут также быть доступны в рамках общей процедуры.

Вопрос 4