В законодательстве часто устанавливается, что если в договоре не ука­зан способ передачи прав, то передача прав считается неисключительной.

По лицензионному договору одна сторона патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования объекта промышленной собственности в установленных договором способом. (ст.1367ГК РФ)

Лицензионный договор иногда называют лицензионным соглашением или лицензией. Стороны лицензионного договора имеют особые наимено­вания.

Лицензиар — это правообладатель, передавший исключительное право на объект интеллектуальной собственности иному лицу на основе ли­цензионного договора.

Лицензиат — это лицо, приобретшее у правообладателя исключитель­ное право на объект интеллектуальной собственности на основе лицен­зионного договора.

Форма договора: письменная форма и государственная регистрация в патентном органе.

Существенные условия:

1.Предмет : вид и объём передавемых прав по договору

2. Пределы осуществления прав

3.Способы использования исключительных прав

4.Срок передачи прав. Естественно, срок передачи прав не может превы­шать срока действия передаваемого исключительного права. Иногда в за­конодательстве устанавливается, что при отсутствии условия о сроке пере­дачи прав договор может быть расторгнут правообладателем по истечении пяти лет с даты заключения договора. Такое положение установлено в ст. 1235(4) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Территория действия договора. Это положение особенно важно для договоров о передаче исключительного авторского права, которое имеет экстерриториальное действие для всех членов Бернской конвенции. На­пример, российский автор может заключить договор о передаче авторско­го права любому лицу за рубежом.

Заключение договоров на передачу исключительного права на объекты промышленного права возможно только на такие объекты и только в тех странах, где получены соответствующие охранные документы либо выпол­нена международная регистрация. Если в договоре не указана территория его действия, то действие передаваемого по договору исключительного права ограничивается территорией страны, в которой проживает правооб­ладатель. Такое положение установлено в ст. 1235(3) Гражданского кодек­са Российской Федерации.

Условия выплаты вознаграждения. В договоре должны быть установле­ны материальные условия передачи исключительных прав (возмездность договора).

В договоре может быть указан размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения, а также порядок и сроки его выпла­ты. Размер вознаграждения может устанавливаться в виде:

• части дохода за соответствующий способ использования объекта ин­теллектуальной собственности (роялти)-

• твердо зафиксированной суммы (паушальная сумма);

•иным образом.

; Следует признать, что выбор сторонами приемлемого варианта воз­награждения — один из сложнейших этапов заключения любого договора. Для расчета вознаграждения используются разнообразные и, как правило, субъективные методы оценки стоимости передаваемого исключительного права.

Иные условия передачи права.

1.В договор может быть включено положение о возможности право­преемника заключать договоры с третьими лицами по передаче уже полу­ченного права. Такие субдоговоры могут быть выданы даже в случае неис­ключительной передачи, если это установлено в основном договоре.

Переданное по договору право не может быть реализовано правопреемником, если правообладатель не передал ему со­ответствующий объект интеллектуальной собственности в той или иной форме вне зависимости от вида договора.

2.Еще одним иным условием договора может быть передача правопре­емнику сведений по воплощению изобретения, полезной модели, про­мышленного образца, иных объектов в конкретный товар. Эта информа­ция может включать не только всевозможную документацию, чертежи, но и навыки и умения, которыми обладает правообладатель, в том числе и ноу-хау. Такое условие совершенно естественно в договоре, поскольку во­плотить, например, изобретение в конкретный товар только по описанию, публикуемому патентным ведомством, в большинстве случаев невозмож­но. Поэтому передача исключительного права без передачи соответствую­щих сведений по воплощению изобретения оказывается пустой, но плат­ной декларацией, на которую никогда не пойдет грамотный покупатель. Часто еще до заключения основного договора заключается предваритель­ный договор (опцион) для ознакомления потенциального правопреемника с технической и иной документацией в отношении того или иного объекта промышленной собственности, для посещения действующего производст­ва правообладателя и т. д.

3. Гарантии и ответственность сторон,

4.оказание технической по­мощи,

5.конфиденциальность передаваемых сведений, защита передавае­мого права, 6.условия расторжения договора, рекламы продукции по дого­вору,

Взаимные права и обязанности сторон определяются не только дого­вором, но и положениями гражданского права о сделках и договорах, а так­же положениями антимонопольного законодательства.

Существует много видов лицензионных договоров (лицензий). Кратко рассмотрим те из них, что используются при передаче исключительного права интеллектуальной собственности.

Исключительная лицензия — это передача исключительного права или его части по лицензионному договору только одному лицу без сохранения переданного права за первичным правообладателем.

Исключительные лицензии обычно продаются учебными, исследова­тельскими организациями, финансируемыми из бюджета, если в зако­нодательстве нет ограничений по такому использованию средств гос­бюджета. Индивидуальные разработчики имеют право на продажу исключительных лицензий, однако уровень таких разработок становится неконкурентным в высокотехнологичных областях, поскольку никакое физическое лицо не в состоянии создать значимое техническое решение без фундаментальных знаний и современной исследовательской и лабора­торной базы.

Важность исключительных лицензий не следует переоценивать, по­скольку никакой разработчик никогда не предоставит кому-либо исклю­чительную лицензию, если он намерен сам выпускать соответствующую продукцию. Новые разработки ведутся для производства новых товаров, что и позволяет производителю сохранять и расширять свое монопольное положение, а не создавать условия для усиления конкуренции покупателя исключительной лицензии. С этой точки зрения понятно, почему прода­ются исключительные лицензии на устаревшие технические решения, ко­гда основной производитель выжал почти все из соответствующего техни­ческого решения.

Для покупателя лицензия может представлять несомненный эконо­мический интерес, поскольку позволяет наладить производство относи­тельно современной продукции без огромных затрат на фундаментальные и прикладные исследования. Именно этот путь принес несомненный эко­номический успех странам Юго-Восточной Азии, особенно Японии и Южной Корее. Эти страны широко используют зарубежные лицензируе­мые технические решения для создания и совершенствования собственно­го производства высокотехнологичной или наукоемкой продукции.

Единственная лицензия — это передача исключительного права или его части только одному лицу с сохранением переданного права за первич­ным правообладателем.

Это частный случай исключительной лицензии, при котором сохраняется переданное исключительное право за первичным правообладателем Достоинством такой лицензии является создание некоторых конкурент­ных условий производства товаров основным правообладателем и лицо, которому передано право на производство аналогичных товаров. Такие лицензии редко встречаются на внутреннем рынке, но могут предостав­ляться производителям, ориентированным на иные рынки, когда конкурен­ция соответствующих товаров фактически исключена. Этот вид лицензии, так же как и исключительная лицензия, не является широко распространен­ным.

Неисключительная лицензия — это передача исключительного права или его части нескольким лицам с сохранением переданного права за первым правообладателем.

Этот вид лицензий часто встречается в производственной сфере. Ос­новной правообладатель старается предоставлять лицензии для производ­ства товаров на разных рынках, с тем чтобы не допустить конкуренции со своими товарами. Считается эффективным метод создания современных производств с минимальными затратами в сравнении с самостоятельной разработкой и производством товаров.

Существует несколько видов неисключительных лицензий, одним из которых является открытая лицензия.

Открытая лицензия — это неисключительная лицензия, предоставляе­мая патентообладателем иным лицам на условиях, предложенных патентообладателем и опубликованных^в официальном бюллетене патентного ведомства (ст.1368 ГК РФ)

Это частный случай исключительной лицензии, при котором сохраняется переданное исключительное право за первичным правообладателем Достоинством такой лицензии является создание некоторых конкурент­ных условий производства товаров основным правообладателем и лицом которому передано право на производство аналогичных товаров. Такие лицензии редко встречаются на внутреннем рынке, но могут предостав­ляться производителям, ориентированным на иные рынки, когда конкурен­ция соответствующих товаров фактически исключена. Этот вид лицензии, так же как и исключительная лицензия, не является широко распространен­ным.

Предложение об открытой лицензии, публикуемой в бюллетене па­тентного ведомства, обычно рассматривается как публичная оферта, т. е. _как коммерческое предложение патентообладателя.

Публичная оферта — письменное предложение патентообладателя (оферента), адресованное неопределенному кругу лиц (акцептантам), которое достаточно определенно выражает намерение патентообла­дателя заключить договор с любым лицом, которое примет предложе­ние на изложенных условиях.

В случае принятия оферты любое лицо вправе требовать от патенто­обладателя заключения с ним лицензионного договора на условиях, пред­ложенных патентообладателем.

Публичные оферты выгодны патентообладателям, поскольку патент­ное ведомство снижает размер пошлин за поддержание патентов в силе на 50%, кроме того, публикация сведений об оферте является не только пред­ложением, но и рекламой технических решений патентообладателей.

Открытая лицензия может рассматриваться как средство создания конкурентной среды.

Принудительная лицензия — это лицензия, которую предоставляет патентообладатель иным лицам по решению суда при неиспользовании или недостаточном использовании своего патента.

Положения о принудительных лицензиях включены в законодательст­во многих стран. Дело в том, что после публикации сведений о выданных патентах некоторые лица хотели бы получить лицензию на право исполь­зования того или иного технического решения. Однако патентообладатель имеет право отказать в выдаче лицензии без объяснения причин отказа. Понятно, что патентообладатель может использовать патент в своем соб­ственном производстве и никто не имеет права требовать предоставления лицензий на производство аналогичных товаров. Положение законно в рамках системы интеллектуальной собственности, но во многих случаях оно противоречит антимонопольному законодательству. Для его учета в некоторых случаях на патентообладателя может быть возложена обязан­ность выдавать неисключительную лицензию любому лицу по решению суда.

В настоящее время признается только одна причина принудительного предоставления лицензии третьим лицам, если патентообладатель в тече­ние некоторого времени с даты получения патента (четыре года для изо­бретений и три года для промышленных образцов и полезных моделей в Российской Федерации) не использовал либо недостаточно использовал соответствующее решение в собственном производстве.

Несмотря на внешнюю привлекательность принудительных лицензий, Которые могли бы способствовать созданию конкурентной среды, в зако­нодательстве условие о неиспользовании или недостаточном использование

Сублицензии — лицензии, выдаваемые лицензиатом иным лицам, если это разрешено условиями лицензионного соглашения с лицензиаром.

Вид сублицензии зависит от условий основного лицензионного со­глашения. Например, если правопреемник получил исключительную ли­цензию, то он может выдать как исключительную, так и неисключитель­ную сублицензию. Обычно правопреемник предпочитает предоставлять неисключительную лицензию.

Вопрос 3.

Существует множество видов договоров, с помощью которых может быть передано исключительное право, например лицензионный договор, «оговор уступки, франшизный договор, договор о передаче полномочий, Договор доверительного управления, агентский договор, договор поручи­тельства и т. д.

Франшизный договор

В странах с развитой рыночной экономикой во многих сферах произ­водственной, торговой, банковской, страховой и иной деятельности ши­роко используются договоры коммерческой концессии или франшизные дого­воры.

За рубежом договор о коммерческой концессии обычно называют франшизным договором (franchiseagreement), или франшизой (franchise), а на­правления деятельности, связанные с договорными отношениями ком­мерческой концессии, называются франчайзингом (franchising). Термин «франшиза» происходит от английского слова «franchise» — привилегия, льгота.

Франчайзинг — комплексная лицензия на передачу технологии произ­водства товаров или предоставления услуг с учетом опыта и репутации лицензиара.

Стороны.

Франчайзер (franchiser, franchisor) — лицо, которое передает иным ли­цам технологию производства товаров или предоставления услуг.

Франчайзи (franchisee) — лицо, которое получает лицензию (франшизу) на технологию производства товаров или предоставления услуг.

В юридической литературе договор коммерческой концессии нередко относят к договорам лицензионного типа, основываясь на том, что необходимым элементом его предмета является разрешение (лицензия) на использование исключительных прав, и в этом смысле указанный договор является средством их введения в экономический оборот.

Главное отличие лицензионного договора и договора коммерческой концессии в том, что если первый предусматривает использование прав на отдельные объекты интеллектуальной собственности, то второй - на целый комплекс исключительных прав в разном объеме и сочетании.

Лицензионный договор имеет более узкую направленность, он призван содействовать рационализации производства на основе передачи материальных объектов, инее обязывает участников работать в единой системе, тогда как условия договора коммерческой концессии исходят из единой для сторон установки развития и расширения франчайзинговой сети, в общем. Кроме того, степень влияния франчайзора на франчайзи значительно выше, чем лицензиара на лицензиата: франчайзор полностью контролирует деятельность франчайзи, устанавливает правила и требования, которым он должен следовать.

Договор коммерческой концессии и лицензионный договор схожи по:

- сфере применения, т.е. предпринимательская деятельность;

- рисковому характеру сделки (для лицензионных договоров риск состоит в том, что нельзя заранее с уверенностью определить экономическую ценность приобретаемых прав на патент; по договору коммерческой концессии пользователь не знает, насколько успешным будет его деятельность по предложенной правообладателем схеме и технологии организации производства работ, реализации товаров или оказании услуг);[1]

- целям заключения договора, состоящим в передаче исключительных прав;

- правам и обязанностям сторон.

Даже законодатель указывает нам наибольшую «смежность» договора коммерческой концессии именно с лицензионным договором. Так, в соответствии с Федеральным законом от 18.12. 2006 г. №231-ФЗ с 1 января 2008 года ст. 1027 ГК РФ была дополнена п. 4 следующего содержания: «К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии».

Однако в данных договорах имеются и существенные различия, что позволяет разграничивать эти договоры. В отличие от всегда возмездного договора коммерческой концессии, лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Степень влияния правообладателя на пользование в договорах франчайзинга гораздо выше, чем в лицензионных договорах. Наконец, в качестве правообладателя по договору коммерческой концессии, как правило, выступает коммерческая организация, в редких случаях – физическое лицо, являющееся предпринимателем, тогда как лицензиарами могут быть как предприниматели (физические и юридические лица), так и некоммерческие организации и граждане, владеющие патентами. Е. А. Суханов подчеркивает, что договор коммерческой концессии нельзя рассматривать в качестве разновидности лицензионного договора, поскольку «в отличие от последнего франчайзинг дает возможность использовать не один определенный объект интеллектуальной собственности, а комплекс объектов исключительных, а также иных имущественных прав. Кроме того, в лицензионных соглашениях фактический изготовитель или услугодатель (лицензиат) всегда обязан так или иначе информировать о себе клиентов – потребителей и не вправе целиком скрываться под фирмой правообладателя (лицензиара)».[2]

Договор коммерческой концессии не может относиться к лицензионному договору как вид к роду, лицензионные обязательства являются лишь одним из элементов предмета договора коммерческой концессии. Доказательством тому могут служить принятые изменения в действующее законодательство, которые вступили в силу с 1 января 2008 года. Так, согласно ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Причем, законодатель не выделяет лицензионный договор как институт, а включает формулировку указанного договора в раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» главы 69 «Общие положения».