Вопрос 6. Общая характеристика субъективных прав и обязанностей, вытекающих из свидетельства на торговую марку.

Согласно ст. 495 ГК имущественными правами интеллектуальной собственности на торговую марку: 1) право на использование торговой марки; 2) исключительное право разрешать использование торговой марки; 3) исключительное право препятствовать неправомерному использованию торговой марки, в том числе запрещать такое использование; 4) другие имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом.

Указанные права принадлежат владельцу соответствующего свидетельства; владельцу международной регистрации лицу, торговую марку которой признано в установленном законом порядке хорошо известной, если иное не установлено договором.

Имущественные права на торговую марку, как и на другие объекты интеллектуальной собственности, имеют срочный характер: они действуют в течение десяти лет с даты, следующей за датой подачи заявки на торговую марку в установленном законом порядке, если иное не установлено законом. Однако, в отличие от прав на другие объекты, указанный срок может быть продлен каждый раз на десять лет в порядке, установленном законом.

Законодатель предусматривает случаи досрочного прекращения действия имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку (ст. 497 ГК, ст. 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

Во-первых, таким основанием является превращение торговой марки в общеупотребительное обозначение определенного вида товаров или услуг с даты подачи заявки. Указанное обстоятельство должно быть установлено в решении суда. Примерами преобразования торговых марок в родовое понятие могут служить: нейлон, целлофан, термос, диктофон, эскалатор, принуждение. На сегодня подобное размывание функций торговой марки можно наблюдать по знаку «Xerox».

Чтобы не допустить превращения торговой марки в общеупотребительное обозначение определенного вида товаров, целесообразно: 1) проставлять рядом с торговой маркой предупредительную маркировку о том, что обозначение является зарегистрированной торговой маркой. Это будет напоминать, что данное обозначение является товарным знаком, а не названием товара; 2) при выпуске нового товара давать ему название и рекламировать ее наряду с применением торговой марки.

Если обозначения стало общеупотребительным только в отношении определенного товара или услуг, а оно имеет силу и для других классов товаров и услуг, то досрочное прекращение действия будет частичным и касаться только определенного товара или услуги при условии, что в этой части обозначения соответствует условиям предоставления правовой охраны.

Во-вторых, имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку могут быть прекращены полностью или частично по инициативе лица, которому они принадлежат. Такие активные действия могут быть совершены только при условии, что при этом не будут нарушены права других лиц. Указанный отказ вступает в силу с даты публикации сведений об этом в официальном бюллетене Государственного департамента интеллектуальной собственности. Конечно, к данному способу, когда сам правообладатель своими активными действиями лишает себя исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности, не получая никаких преимуществ, прибегают довольно редко. Таким примером может быть, в частности, попытки избежать конфликтной ситуации.

В-третьих, действие свидетельства прекращается в случае неуплаты сбора за продление срока его действия. Указанное основание имеет место при пассивном поведении правообладателя, что фактически свидетельствует о потере интереса к продолжению действия имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку. Действие свидетельства прекращается с первого дня периода срока действия свидетельства, за который сбор не уплачен (п. 2 ст. 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»). Чтобы не допустить этого, документ об уплате сбора за каждое продление срока действия свидетельства должен поступить в компетентный орган до конца текущего периода срока действия свидетельства при условии уплаты сбора в течение шести последних месяцев его.

В-четвертых, если торговая марка не используется в Украине полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг в течение трех лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства или от другой даты после этой публикации, любое лицо вправе обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично.

Право на предъявление иска о досрочном прекращении действия свидетельства или международной регистрации имеет любое лицо, но удовлетворяется иск только того лица, права которого нарушены или оспариваются, или которое имеет реальный интерес к такому досрочному прекращению действия прав (ст. 1 ГПК). Примером доказательства заинтересованности лица может быть подача заявки на выдачу свидетельства относительно тождественной или похожей торговой марки.

Согласно п. 4 ст. 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» по этому основанию действие свидетельства может быть прекращено полностью или частично лишь при условии, что владелец свидетельства не укажет уважительные причины такого неиспользования. Такими уважительными причинами, в частности: а) обстоятельства, препятствующие использованию торговой марки независимо от воли владельца свидетельства, такие как ограничение импорта или другие требования к товарам и услугам, установленные законодательством; б) возможность введения в заблуждение относительно лица, производящего товары или предоставляет услуги, при использовании знака лицом, обратившимся в суд, или другим лицом по товарам и услугам, в отношении которых выдвинуто требование о прекращении действия свидетельства.

Если в связи с досрочным прекращением действия исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку нанесен ущерб лицу, которому было предоставлено разрешение на ее использование, такие убытки возмещаются лицом, которое предоставило указанное разрешение, если иное не установлено договором или законом. Досрочно прекращены исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку по заявлению лица, которому эти права принадлежали в момент их прекращения, могут быть восстановлены в порядке, установленном законом.

Права интеллектуальной собственности на торговую марку могут быть признаны недействительными по основаниям и в порядке, установленном законом. Так, в соответствии со ст. 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», свидетельство может быть признано в судебном порядке недействительным полностью или частично в случае: а) несоответствия зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны; б) наличия в свидетельстве элементов изображения знака и перечня товаров и услуг, которых не было в поданной заявке; в) выдачи свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц. Свидетельство или его часть, признанные недействительными, считаются не вступившими в силу с даты подачи заявки.

Право предыдущего пользователя на торговую марку. Согласно ст. 500 ГК любое лицо, которое до даты подачи заявки на торговую марку или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки, в интересах своей деятельности добросовестно использовало торговую марку в Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на безвозмездное продолжение такого использования или использования, которое предполагалось указанной подготовкой (право предыдущего пользователя). Право предыдущего пользователя может передаваться или переходить к другому лицу только вместе с предприятием или деловой практикой или с той частью предприятия или деловой практики, в которых была использована торговая марка или осуществлена ​​значительная и серьезная подготовка для такого использования.

Такие положения традиционно характерные для объектов патентного права (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов). Их законодательное закрепление объясняется возможностью параллельного изобретательства и является своеобразным компромиссом, поскольку фактически в этом случае отсутствует один из критериев патентоспособности - новизна. В связи с тем, что патентообладатель не имеет возможности запрещать предыдущем пользователю применять объект интеллектуальной собственности, отсутствует необходимость ставить вопрос о признании охранного документа недействительным.

К тому же существует вполне реальная техническая возможность установить факт использования объектов патентного права или значительной подготовки к такому использованию. Когда же речь идет о торговых марках, то достаточно трудно очертить границы возможности признания лица предыдущим пользователем и в связи с этим защищать его права, ведь в отличие от объектов патентного права значительных капиталовложений в этом случае не требуется. Минимальные усилия и смекалку дадут возможность в случае регистрации марки другим лицом ставить вопрос о наличии права предыдущего пользователя. Поскольку, как уже отмечалось, Украина придерживается регистрационного принципа в отношении торговых марок, то наличие права предыдущего пользователя значительно его ограничит.

В связи с закреплением права предыдущего пользователя на марку существует возможность введения в заблуждение относительно лица, производящего товары или оказывает услуги. Объясняется это и тем, что нерешенным остается также вопрос относительно качества товаров и услуг владельца свидетельства и предыдущего пользователя, особенно в случаях их значительного расхождения. Должен быть предусмотрен законодательный механизм согласования качества товаров и услуг с установлением, например, что качество товаров и услуг предыдущего пользователя не должна быть ниже качество товаров и услуг владельца свидетельства, а владелец свидетельства имеет право контроля за качеством товаров и услуг.

Требует решения также вопрос наличия или отсутствия прав послепользователя. Поскольку законодатель вводит возможность восстановления действия досрочно прекращенных исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку, то в промежуток между прекращением и восстановлением указанных прав другие лица могут фактически использовать обозначения или сделать подготовку к этому. Рассматривать эту ситуацию уместно при условии, что указанные действия не вводят в заблуждение. Поскольку в нормативных актах ничего не говорится о правах таких лиц, можно сделать вывод, что они, с точки зрения законодателя, в них отсутствуют.