ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАРА

Уклавши ліцензійний договір, ліцензіар має створити ліцензіату умови для використання та впровадження предмета ліцензії. Мається на увазі, що ліцензіар має надавати не лише опис, наприклад, винаходу, що додається до патентної заявки, а й будь-яку іншу інформацію або технічну допомогу, яка сприятиме освоєнню винаходу. До такої додаткової інформації та допомоги належать:

• креслення,
• технічні консультації з наданих документів,
• спеціальні освітні семінари для персоналу ліцензіата;
• направлення ліцензіаром інженерів для здійснення контролю за виробництвом ліцензіата тощо.

Така додаткова технічна допомога потребує значних витрат. Саме тому сторонам ліцензійного договору слід обумовити механізм покриття витрат ліцензіара з надання такої технічної інформації і допомоги. Визначаючи механізм компенсації витрат, ліцензіар та ліцензіат досягають певного взаємовигідного компромісу. Так, наприклад, за необхідності командирування спеціаліста ліцензіара до країни ліцензіата сторони, як правило, передбачають паушальну винагороду. Підставою обрання такого виду компенсації є більш високий рівень заробітної плати в країні ліцензіара, ніж в країні ліцензіата.

Іноді для впровадження отриманого об’єкта інтелектуальної власності потрібно використати певні деталі, які не виробляються ліцензіатом або іншим виробником у країні ліцензіата. Тому для забезпечення виробництва предмета ліцензії ліцензіар зобов’язаний постачати ліцензіату необхідні деталі, товари або обладнання. У цьому випадку сторони визначають умови постачання, вимоги щодо якості товарів, які постачаються, умови заміни їх у разі потреби.

Незважаючи на наявність відповідальності ліцензіара за здійсненність предмета ліцензії, він, як правило, не відповідає за ризик промислового виробництва товарів за ліцензією або ризик комерційної реалізації вироблених за ліцензією товарів. Відмова від відповідальності за промислове виробництво та комерційну реалізацію пов’язана з неможливістю для ліцензіара контролювати зусилля та підприємницьку діяльність ліцензіата.

Однак ліцензіар є відповідальним за дефекти товарів, що виробляються ліцензіатом, якщо вони пов’язані з недоліками виробництва, побудованого згідно з наданими ліцензіаром ліцензіями.

Наявність відповідальності ліцензіара, що надав ліцензію на використання знака для товарів, за дефект товарів, маркованих ліцензованим товарним знаком, залежить від норм законодавства, що застосовується до правовідносин сторін ліцензійного договору, а також від законодавства країни, на території якої використовується ліцензований товарний знак. Так, наприклад, за законодавством Німеччини ліцензіар не є відповідальним за дефект товарів, маркованих ліцензованим товарним знаком (Штумпф Герберт. Лицензионный договор / Пер. с нем. под ред. и со вступ. ст. М.М. Богуславского. – М.: Прогресс, 1988. – с. 151). Законодавство України покладає непряму відповідальність на ліцензіара за дефект товарів, встановлюючи для нього обов’язок контролю за якістю товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором.

На момент укладення патентного ліцензійного договору ліцензіар має гарантувати ліцензіату наявність дійсного патентного захисту об’єкта інтелектуальної власності, що передається, та його права на надання ліцензії. Дійсний патентний захист передбачає:

1. обов’язок ліцензіара подати необхідні патентні заявки не тільки в своїй країні, а й в країні ліцензіата.

2. проведення необхідних патентних досліджень для гарантування надійності патентної охорони. Іноді наявність надійного патентного захисту є суттєвою умовою договору. Існування такого захисту дає змогу ліцензіату здійснювати в подальшому значні капіталовкладення, бо ризик виробничого впровадження покладається саме на ліцензіата. Витрати з проведення патентних досліджень можуть компенсуватися як ліцензіаром, так і ліцензіатом або обома сторонами у відповідній пропорції;

3. обов’язок ліцензіара підтримувати патент (своєчасно сплачувати платежі відповідно до законодавства країни дії патенту) протягом його дії та продовжити її у разі такої потреби. Сторони ліцензійного договору можуть домовитися про обов’язок ліцензіата сплачувати зазначені платежі в його країні. Наявність такого обов’язку вплине на розмір сплачуваної винагороди ліцензіару.

Обов’язок ліцензіара підтримувати чинність патенту передбачає включення до ліцензійного договору застереження про відмову ліцензіара від свого права відмовлятися від патентного захисту без письмової згоди ліцензіата. Необхідність такого застереження обумовлена тим, що згідно із законодавством будь-якої країни ліцензіар самостійно приймає рішення про відмову від патентних прав. Прийняття ліцензаром рішення про відмову від підтримання чинності патенту негативно вплине на діяльність ліцензіата. Тому у такому випадку ліцензіат має право на компенсацію збитків, яких він зазнав.

Укладаючи ліцензійний договір, сторонам слід визначити, на кого з них покладається обов’язок захищати наданий патент від правопорушень третіми особами. У разі надання виключної ліцензії на об’єкт інтелектуальної власності ліцензіат отримує квазіречові права на предмет ліцензії, тому він має право і зобов’язаний самостійно захищати предмет ліцензії від посягань третіх осіб. За простою невиключною ліцензією він не має таких прав, і тому обов’язок щодо припинення правопорушення покладено на ліцензіара.

Ліцензіар також відповідає за технічну здійсненність та придатність винаходу. Цей вид відповідальності ліцензіара не породжує його обов’язку інформувати ліцензіата про вдосконалення предмета ліцензії. Проте часто сторони ліцензійного договору обумовлюють, що він в подальшому інформуватиме ліцензіата про вдосконалення предмета ліцензії, і таке інформування не спричинятиме збільшення сплачуваної ліцензіару винагороди.

Ліцензіар є відповідальним за обставини, що настали протягом дії ліцензійного договору та негативно впливають на право ліцензіата використовувати предмет ліцензії. До них можуть належати обставини, що стосуються патентної охорони об’єкта інтелектуальної власності: припинення дії патенту, обмеження обсягу патентної охорони, встановлення залежності патенту від іншого патенту, власником якого не є ліцензіар, виявлення права передкористування, надання примусових ліцензій тощо.

Якщо ліцензіар надав виключну ліцензію на використання об’єкта інтелектуальної власності, він зобов’язаний утримуватися від надання ліцензій іншим особам, що діють на території ліцензіата. Зважаючи на різні підходи щодо визначення «виключності» законодавством різних країн, сторонам ліцензійного договору потрібно чітко обумовити, чи зберігається за ліцензіаром право самостійного використання предмета ліцензії на території ліцензіата.

У випадку надання ліцензіаром простої невиключної ліцензії сторони мають право встановити певні обмеження щодо подальшої видачі ліцензіаром простих невиключних ліцензій іншим особам з дією на території ліцензіата. Наприклад, передбачити, що ліцензіар має право видавати тільки певну кількість ліцензій на певних умовах.