Доводы апелляционной жалобы о том, что истец вправе оспаривать действительность патента даже после прекращения его действия, не принимаются во внимание судом апелляционной инстанции.

Как разъяснили Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 54 Постановления от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена.

Из содержания и смысла указанных положений следует, что они относятся к тем случаям, когда возражение было подано в Палату по патентным спорам во время действия исключительного права на патент, но на момент рассмотрения возражения патент прекратил свое действие, т.е. распространяется на иные фактические обстоятельства (выделено мной. - В.Д.).

Поскольку на дату подачи возражения патент прекратил свое действие, возражения истца правомерно не были приняты ответчиком к рассмотрению.

Нарушений порядка рассмотрения поданных ответчиком возражений судом апелляционной инстанции не установлено.

Такие решения суда и позиция Роспатента не способствуют пресечению злоупотребления правом, основанном на патентах. Патент, признанный досрочно прекратившим свое действие в связи с неуплатой пошлины, тем не менее остается действующим на период, когда пошлины за поддержание патента были своевременно уплачены, и только срок исковой давности может остановить патентообладателя от предъявления иска о нарушении патента в период его действия. Так, патентообладатель патента, общий срок действия (например, 20 лет) которого истек, может в течение как минимум трех лет (сроки исковой давности) по истечении общего срока действия патента предъявлять иски о нарушении патента в период его действия, например за последние годы, вписывающиеся в общий срок исковой давности.

Тем не менее Суд по интеллектуальным правам (Постановление от 10.02.2014 по делу N А40-29259/2013) в отношении изобретения "Способ взрывной отбойки скальных вскрышных пород и полезного ископаемого (варианты)" по патенту Российской Федерации N 2033521 поддержал ранее принятые решения и мотивировал свое решение в том числе тем, что заявитель оспаривал уведомление Палаты по патентным спорам ФИПС, а не решение Роспатента.

Действительно, именно уведомлением от 24.12.2012 N 0004853631/03 (2033521) о невозможности принятия возражения к рассмотрению ФИПС сообщил обществу о том, что возражение не может быть принято к рассмотрению, поскольку истек срок, в течение которого патент может быть признан недействительным.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам, Палата по патентным спорам наделена полномочием по направлению уведомления о невозможности принятия возражения к рассмотрению в случае несоответствия возражения условиям его подачи, а поскольку оспариваемое уведомление принято ФИПС в рамках возложенных на него полномочий и соответствует требованиям закона, у судов отсутствовали основания для признания его недействительным. При этом, по мнению суда, п. 54 указанного выше совместного Постановления N 5/29 неприменим в рассматриваемом споре, так как он подлежит применению при рассмотрении судами споров об оспаривании решений Роспатента, в то время как в настоящем деле заявитель оспаривает уведомление <334> ФИПС о невозможности принятия возражений к рассмотрению.

--------------------------------

<334> Суды даже не задумались о том, что названное уведомление - это всего лишь форма документа.

Если в суде не понимают, что такое уведомление Роспатента равнозначно его решению, и не форма документа, а его содержание определяет статус документа, то обсуждать эту тему не имеет смысла. Но будем надеяться, что окончательно точка в данном вопросе уже поставлена внесением в ГК РФ (п. 2 ст. 1398) нормы, согласно которой патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия, и никакие ухищрения в виде направлений "уведомления" вместо принятия "решения" теперь не помогут Роспатенту не рассматривать такие возражения.

Позиция Верховного Суда Российской Федерации по данному вопросу изложена в его Определении N 305-ЭС14-381 от 19 августа 2014 г., в котором рассмотрена кассационная жалоба Г.В. Купцова (г. Липецк) от 18 июля 2014 г. на решение Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2014 года по делу N СИП-305/2013 и Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2014 года по тому же делу.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2014 года, оставленным без изменения Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2014 года, в удовлетворении требований отказано.

Судами установлено, что патент Российской Федерации N 2002556 на изобретение "Устройство для защиты струи металла от воздействия атмосферных газов" выдан по заявке N 05026546/02 с приоритетом от 7 февраля 1992 года на имя Новолипецкого металлургического комбината им. Ю.В. Андропова.

Г.В. Купцовым 3 апреля 2013 года в учреждение подано возражение против выдачи указанного патента, мотивированное несоответствием изобретения условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень". По мнению заявителя, данное изобретение является конструкторской реализацией изобретения по авторскому свидетельству СССР N 648331.

Уведомлением учреждения от 24 апреля 2013 года N 0005026546/02 (2002556) заявителю сообщено о том, что возражение не может быть принято к рассмотрению со ссылкой на истечение срока действия патента Российской Федерации N 2002556, а также на пункт 1 статьи 1398 ГК РФ, согласно которому патент может быть признан недействительным в течение срока его действия.

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции руководствовался частью 1 статьи 198, частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и исходил из того, что возражения против предоставления правовой охраны изобретению, поданные после истечения срока действия патента на изобретения, не могли быть приняты к рассмотрению.

Суд по интеллектуальным правам, поддержав решение суда первой инстанции по существу, не согласился с выводом суда о невозможности подачи возражения против предоставления правовой охраны изобретению после истечения срока действия патента на изобретения, поскольку согласно пункту 54 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена.

Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны изобретению может быть заявлено и после истечения срока действия патента исходя из необходимости защиты прав лиц, интересы которых могут быть затронуты действовавшим ранее патентом.

4. О возможности переноса признаков из описания в формулу изобретения при рассмотрении возражения о недействительности патента. В проекте Административного регламента по рассмотрению возражений в Палате по патентным спорам <335> в абзаце четвертом п. 3.1.21 было предложено правило следующего содержания:

--------------------------------

<335> Который так и не был принят в предложенной редакции.

При рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 2.4.4 и 2.4.11 настоящего Регламента, патентообладатель (обладатель евразийского патента) может по собственной инициативе ходатайствовать о рассмотрении Коллегией или ответственным исполнителем измененных им формулы изобретения, полезной модели, при этом изменения могут заключаться во включении в независимый пункт формулы изобретения, полезной модели признаков из описания изобретения, полезной модели (кроме альтернативных признаков) или из зависимых пунктов формулы изобретения, полезной модели (выделено мной. - В.Д.).

Однако не может и не должна возражающая сторона перед подачей возражения выискивать в описании запатентованного изобретения или полезной модели те признаки, которые патентообладатель начнет переносить из своего описания изобретения в формулу изобретения для сохранения патента в зависимости от тех ссылок и доказательств несоответствия патентоспособности, которые являются релевантными в отношении уже опубликованных пунктов патентной формулы. Такая "льгота" для патентообладателя позволяет растянуть процесс рассмотрения возражения против выдачи патента на бесконечный срок, так как вносить признаки из описания можно бесконечно и каких-либо ограничений проект административного регламента в этой части не содержит.

Роспатент в лице Палаты по патентным спорам, рассматривая возражение против выданного патента, должен рассматривать уже запатентованный объект в объеме выданной формулы изобретения или полезной модели. Указанное следует непосредственно из норм части четвертой ГК РФ. Иными словами, "тасовать" признаки можно из любых зависимых пунктов формулы, но не из описания <336>.

--------------------------------

<336> См.: Джермакян В. Возможности изменения формулы изобретения или полезной модели при рассмотрении возражения против выдачи патента // Патентный поверенный. 2007. N 6.

Кажущийся парадоксальным известный эпиграф патентного права: "Патент действует в отношении того, что записано в формуле изобретения, а не в отношении того, что изобретено и раскрыто в описании" должен главенствовать при рассмотрении возражений в Палате по патентным спорам Роспатента.

Рассмотрение возражения в Палате по патентным спорам Роспатента не адекватно по назначению тому, что можно осуществлять на этапе экспертизы заявки по существу, т.е. когда объем исключительных прав еще не установлен и допустимы практически любые изменения заявленной формулы, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Но не следует приравнивать возможность изменения заявленной формулы путем включения в нее признаков из описания, с возможностью аналогичного изменения формулы патента, которая определяет объем исключительных прав.

Согласно п. 1 комментируемой статьи именно патент может быть признан недействительным. Согласно п. 2 ст. 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели. Описание и чертежи могут использоваться только для толкования формулы, т.е. толкования объема уже предоставленных прав.

Ни о каком привлечении признаков из описания для изменения уже установленного объема прав в ГК РФ и речи нет, и Палата по патентным спорам не может изменять патентную формулу, насыщая ее признаками из описания. Такой подход автоматически потянет за собой и возможность внесения в патентную формулу при опротестовании патента признаков из чертежей, так как и чертежи согласно ГК РФ также могут использоваться для толкования патентной формулы.

При такой концепции практически ни один патент с объемным описанием изобретения невозможно будет окончательно оспорить, так как третьи лица будут не в состоянии изначально определить тот объем прав, который патентообладатель начнет менять при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам Роспатента.

Более того, ни по одному патенту невозможно будет провести сравнение для определения патентной чистоты российской продукции и технологии, так как невозможно будет установить тот объем прав, который по патенту может быть изменен и сохранен исходя не из зависимых пунктов формулы, а из признаков любого объема из описания изобретения. Признаки из описания выданного патента могут использоваться только для толкования объема прав по формуле патента, но сами признаки из описания не могут являться основанием для создания "нового" объема исключительных прав. Не следует нарушать баланс интересов между патентообладателем и третьими лицами.

Роспатент уже начал на практике применять изложенные выше соображения о недопустимости изменения патентной формулы за счет включения в нее признаков из описания при оспаривании действительности полезной модели.

При рассмотрении в Палате по патентным спорам возражения от 05.05.2011 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 96102 "Упаковка" по заявке N 2009126165/12 с приоритетом от 07.07.2010 представителями патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором выражено согласие с тем, что упаковка, охарактеризованная в независимом первом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности "новизна", и предлагалось сохранить патент путем уточнения независимого первого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту путем включения в него признака, касающегося соединения внутренней и внешней стенок с образованием отсека. В отзыве указано, что данный признак изложен в описании оспариваемого патента. По данному поводу в заключении коллегии Палаты по патентным спорам сказано следующее:

В отношении представленной в отзыве формулы полезной модели необходимо отметить, что она не может быть принята к рассмотрению. Так, процитированный выше п. 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам предполагает возможность внесения изменений в формулу охранного документа. Однако наличие в представленной патентообладателем формуле признака "соединенными друг с другом у отверстия контейнера и у дна контейнера с образованием отсека" (данная информация содержалась в описании оспариваемого патента), ранее в ней не содержащегося, приводит не к изменению формулы полезной модели, с которой выдан оспариваемый патент, а к появлению новой совокупности признаков, которая ранее не характеризовала полезную модель по оспариваемому патенту.

Аналогичным образом Роспатент поступил при рассмотрении в 2012 г. возражения по заявке N 2010133346/28 "Способ визуального представления информации о показаниях приборов со стрелочной индикацией" с приоритетом от 09.08.2010.

При рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам заявитель, наряду с уточнением формулы изобретения заявленного способа, предложил на рассмотрение дополнительный независимый пункт на объект - устройство. Отклоняя доводы заявителя в отношении уточненной формулы изобретения на способ в связи с внесением в нее ряда признаков, отсутствовавших в первичных материалах заявки, коллегия Палаты по патентным спорам в отношении нового объекта - устройства отметила:

Что касается предложенных заявителем в возражении вариантов корректировки формулы заявленного изобретения, то они не могут быть приняты к рассмотрению по следующим причинам. Так, включение в формулу изобретения дополнительного независимого пункта не может изменить вывод о непатентоспособности изобретения по независимому пункту 1 формулы, рассмотренной в решении Роспатента. Кроме того, включение нового объекта (нового независимого пункта) в уточненную формулу свидетельствует не о простом ее изменении в целях, предусмотренных пунктом 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, а о представлении новой формулы, имеющей иной объем правовой охраны в отличие от формулы, в отношении которой была проведена экспертиза по существу.

Наконец, в решении Роспатента об аннулировании патента Российской Федерации N 2182889 с приоритетом от 12.04.2001 на изобретение "Дезинфицирующее средство" отмечено следующее:

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.09.2013, патентообладатель представил откорректированную формулу изобретения. При этом он не исключил из формулы изобретения неохраноспособный вариант дезинфицирующего средства, а изменил родовое понятие, включив в независимый пункт формулы изобретения признак "для обеззараживания воды", который был указан только в описании к оспариваемому патенту.

Однако законодательство, как действовавшее на дату выдачи патента (статья 20 Закона), так и действующее в настоящее время (пункт 1 статьи 1378 ГК РФ), не предусматривает возможности внесения признаков в формулу изобретения после принятия решения о выдаче охранного документа. Действительно, внесение признака из описания в формулу уже выданного охранного документа приводит к возникновению иного объекта правовой охраны, который характеризуется другой совокупностью признаков, с которой оспариваемый патент никогда не действовал (выделено мной. - В.Д.).