Заявка на изобретение по оспариваемому патенту была подана 03.01.1992, в связи с чем срок действия указанного патента истек 03.01.2012 (см. пункт 1 статьи 1363 ГК РФ).

Таким образом, при рассмотрении возражения выявлено обстоятельство, которое в соответствии с пунктом 1 статьи 1398 ГК РФ препятствует принятию решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении возражения. Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу: прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 08.11.2012".

Это решение напомнило ситуацию, ранее рассмотренную в одной из статей <331>, но в отношении правомерности оспаривания действительности патентов, досрочно прекративших свое действие. В приведенной публикации уже отмечалось, что отказ в рассмотрении возражения и невозможность таким образом, признать патент недействительным как выданный на не соответствующий условиям патентоспособности объект (после досрочного прекращения действия патента) позволяет недобросовестным патентообладателям (особенно по полезным моделям) предъявлять судебные иски к третьим лицам о нарушении исключительных прав за период действия патента до досрочного его прекращения.

--------------------------------

<331> Джермакян В. Можно ли "убить" патент после его "суицида"? // Патентный поверенный. 2009. N 1.

В итоге данный вопрос был разрешен судами, которые обязали Палату по патентным спорам рассматривать возражения против выданных патентов и в том случае, когда на дату подачи возражения патент досрочно прекратил свое действие.

Также нужно ознакомиться с Постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2007 N 09АП-15240/07-АК и от 27.11.2007 N 09АП-15247/07-АК, Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 06.05.2006 N КА-А40/3659-06.

Естественно, что Роспатент не мог не принять изложенную судами позицию в отношении патентов, досрочно прекративших свое действие, но посчитал, что данные судебные решения касаются только ситуации с досрочным прекращением действия патента и не имеют отношения к ситуации, когда патент прекратил свое действие в связи с окончанием срока действия. И для этого, казалось, есть все основания, так как в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2008 N 09АП-17284/2007-ГК по другому спору, в котором решение Палаты по патентным спорам, отклонившей возражения по семи патентам на полезные модели, было признано незаконным, суд тем не менее отметил следующее:

Закон ограничивает во времени право заинтересованного лица на оспаривание патента истечением именно всего, то есть общего, срока действия патента. Общий срок действия патента носит юридико-технический характер. Смысл данного срока заключается в том, что по его прошествии исключительное право безусловно и всегда прекращает свое действие.

Но прав ли был в 2008 г. суд, поставивший в зависимость возможность оспаривания действительности патента с истечением общего срока действия патента, и должен ли Роспатент сегодня опираться на данное толкование суда?

Мне представляется, что суд в своем высказывании был неправ, и использовать данную позицию суда, высказанную в 2008 г., тем более когда именно такая ситуация не была предметом конкретного судебного спора, уже не представляется правильным, так как позже, в 2009 г., вышло совместное Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в п. 54 которого дано следующее разъяснение:

Решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена.

Также судам надлежит исходить из того, что после признания недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку сделки, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку.

Обратим внимание на часть формулировки разъяснения по рассматриваемому нами вопросу:

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено.

В приведенной формулировке не сказано о том, что речь идет только о ситуации с досрочным прекращением действия патента, и данное разъяснение можно понимать шире, так что недействительным может быть признан патент, действие которого прекращено как досрочно, так и при истечении установленного общего срока действия.

Я уже отмечал, что игнорирование такой возможности аннулирования патента по причине признания его недействительным (не соответствующим условиям патентоспособности) позволяет обладателю недействующего патента подать в отношении третьих лиц иск о незаконном использовании объекта патентных прав в пределах срока исковой давности как минимум за последние три года до окончания общего срока действия патента.

В новой редакции ст. 1398 ГК РФ второй и третий абзацы п. 2 изложены следующим образом:

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.

Можно, конечно, порадоваться тому, что в данном вопросе поставлена точка, и патент может быть оспорен заинтересованным лицом <332> и по истечении общего срока его действия, но означает ли это, что до введения в действие новой нормы закона можно было третировать рынок, имея на руках не действующий, но и "непотопляемый" патент <333>?

--------------------------------

<332> Вне всяких сомнений, что лицо, в отношении которого начато судебное преследование или которым получены претензии от обладателя не действующего уже патента, будет признано заинтересованным.

<333> Джермакян В. Оспаривание действительности патента, срок действия которого истек // Патентный поверенный. 2013. N 4.

Судя по приведенному далее делу, Роспатент и некоторые суды считают именно так. Девятый арбитражный апелляционный суд в своем Постановлении от 26.09.2013 N 09АП-28495/2013-ГК по делу N А40-29259/2013 поддержал решение Роспатента о невозможности принятия возражения о недействительности патента N 2033521 "Способ взрывной отбойки скальных вскрышных пород и полезного ископаемого, варианты" с даты его регистрации в связи с несоответствием изобретения условиям охраноспособности. Истец указывал на то, что он вправе оспаривать действительность патента N 2033521 даже после досрочного прекращения действия 24.07.2009 в связи с неуплатой патентообладателем в установленный срок пошлины за поддержание его в силе.

Позиция суда мотивирована следующим (извлечение):

Поскольку на дату подачи истцом возражений против выдачи патента (28.12.2012) правовая охрана исключительного права на патент Российской Федерации N 2033521 была прекращена (24.07.2009), возражение истца правомерно не было принято ответчиком к рассмотрению.