Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента.
После публикации сведений о выдаче патента Роспатент на основании статьи 1394 ГК РФ предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы.
При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе(-ах), если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора(-ов).
К дополнительным материалам, представляющим собой информацию, полученную при проведении доклинических или клинических исследований, оформленным в виде отдельного документа, доступ при ознакомлении с материалами заявки не предоставляется.
Копии выложенных материалов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты.
Принятые Административные регламенты по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам содержат ограничения в содержании дополнительных материалов:
Не допускается представление дополнительных материалов, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну или персональные данные. В случае указания заявителем на наличие в дополнительных материалах сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну или персональные данные, эти материалы возвращаются заявителю без рассмотрения.
Однако нельзя исключить ситуацию, когда дополнительные материалы, ранее представленные заявителем, уже были учтены при проведении экспертизы и вынесении решения о выдаче патента, а квалификация некоторой части представленной в дополнительных материалах информации <314> как содержащей коммерческую тайну осуществлена заявителем позже, после получения решения о выдаче патента. Каким образом можно изъять из досье такой заявки и вернуть заявителю дополнительные материалы или их соответствующую часть - понять невозможно. Дать доступ любым лицам к данным материалам также представляется не только некорректным, но и нарушающим законодательство о коммерческой тайне. Так что придется Роспатенту как государственному органу в таких редких ситуациях брать ответственность на себя и руководствоваться принципом "не навреди" <315>, предотвращая доступ к еще не разглашенной коммерческой тайне.
--------------------------------
<314> Имеется в виду информация, не влияющая на оценку патентоспособности заявленного изобретения, например, детально описан не заявленный оригинальный метод испытаний характеристик заявленного композиционного материала.
<315> Согласно инструкции к Конвенции о выдаче европейских патентов (правило 93) президент Европейского патентного ведомства наделен правом осуществлять изъятие из сферы публичного ознакомления тех документов заявки, ознакомление с которыми не отвечает целям информирования общественности о том, что касается заявки на европейский патент и европейского патента, выданного на основании заявки на европейский патент.
После вступления в силу Административных регламентов по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам в адрес Роспатента стали поступать обращения граждан и юридических лиц, содержащие просьбу о предоставлении документов заявки для ознакомления после публикации сведений о выдаче патента, и в этой связи Роспатент в 2009 г. разместил на своем сайте информационное сообщение о предоставлении доступа к материалам заявки в рамках действующих административных регламентов по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, с содержанием которого можно ознакомиться на данном сайте.
2. Взвешенность подхода ЕАПВ к ознакомлению с досье заявки. Обратим внимание на иной, более взвешенный подход доступа к досье евразийской заявки. В соответствии с п. 6 Порядка доступа к материалам евразийских заявок, хранящимся в архиве Евразийского патентного ведомства, утвержденного Приказом ЕАПВ от 30.04.2009 N 17, "доступ третьих лиц допускается только к материалам опубликованных евразийских заявок, содержащимся в архиве, в объеме опубликованных сведений".
Объем опубликованных сведений евразийской заявки определен согласно правилу 45 патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции и включает: титульный лист, на котором публикуются библиографические данные, реферат, текст описания изобретения, формулу изобретения, чертежи и иные материалы, отчет о патентном поиске. Текст описания изобретения, формулы изобретения, чертежи и иные материалы воспроизводятся по материалам евразийской заявки.
Таким образом, евразийская заявка публикуется в объеме материалов первоначальной заявки, и документы переписки заявителя с экспертизой к данным материалам не относятся, что исключает доступ к ним третьих лиц (за исключением случаев запроса судебных органов). При отсутствии у президента ЕАПВ прав, аналогичных правам президента ЕПВ на изъятие из сферы публичного ознакомления определенных сведений из досье заявки, такой подход ЕАПВ следует признать основанным на действующих нормах евразийской Конвенции и более корректным в сравнении с тем, что предпринял Роспатент.
Статья 1395. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях
Комментарий к статье 1395
1. Требование подачи первой заявки в Роспатент. Правообладатель может самостоятельно принимать решение о патентовании изобретения и полезной модели в других государствах. Требование подачи первой заявки в Роспатент обусловлено только соображениями сохранения государственной тайны. Гражданским кодексом, как и ранее Патентным законом Российской Федерации, регулируется порядок зарубежного патентования изобретений и полезных моделей, созданных в Российской Федерации, при этом не принимается во внимание гражданство лиц, создавших изобретение или полезную модель.
Установить объективно место создания изобретения или полезной модели представляется крайне сложным, потому что речь идет об "идеальном", а не о материальном объекте. Тем не менее обязанность доказывания факта создания изобретения в Российской Федерации ляжет на сторону, требующую признания данного факта. В качестве таких доказательств могут быть представлены, например, письменные отчеты работника (автора) о полученных им результатах интеллектуальной деятельности в ходе исполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя или отчеты об исполнении договора.
Следует также обратить внимание на то, что приведенный в комментируемой норме порядок не относится к промышленным образцам. В отношении этого объекта промышленной собственности какие-либо ограничения, связанные с предварительной подачей заявки в Роспатент перед подачей заявки в иностранные государства или международные организации, не предусмотрены, что обусловлено невозможностью сохранения сущности промышленного образца в тайне при его использовании.
Как и ранее, установлен срок до шести месяцев, исчисляемый с даты подачи в Роспатент заявки на изобретение или полезную модель, по истечении которого соответствующая заявка может быть подана в иностранное государство или международную организацию.
За нарушение установленного порядка патентования предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 7.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 80000 рублей (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). Если такое нарушение повлекло разглашение государственной тайны, то может наступить уголовная ответственность в соответствии со ст. 283 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Уведомить заявителя о том, что поданная им заявка содержит сведения, составляющие государственную тайну, а также засекретить документы заявки должен орган государственной власти, руководитель которого в соответствии со ст. 10 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" принял решение о засекречивании информации о содержащемся в заявке изобретении.
Порядок проведения проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну, подробно урегулирован в Постановлении Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 928 "О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну".
2. Процедуры патентования через международные организации. Эти процедуры регулируются нормами п. 2 комментируемой статьи. Договор о патентной кооперации (PCT <316>) предусматривает возможность подачи одной международной заявки, на основе которой могут быть получены патенты на изобретение в нескольких выбранных заявителем странах, в том числе и в Российской Федерации, являющейся участницей указанного Договора.
--------------------------------
<316> По англоязычному названию Договора - Patent Cooperation Treaty.
Евразийская патентная конвенция, заключенная странами СНГ, предусматривает возможность подачи в Евразийское патентное ведомство заявки на выдачу евразийского патента на изобретение (евразийской заявки), который будет действовать во всех странах-участницах (в том числе и в России), если патентообладатель после получения патента не ограничит его действие несколькими странами.
Договор о патентной кооперации допускает подачу международной заявки непосредственно как в Международное бюро ВОИС, так и в получающее ведомство, которым для российских заявителей является Роспатент. Международная заявка при подаче должна содержать указание государств - участников PCT, в которых заявитель намерен испрашивать правовую охрану. Согласно Договору международная заявка, содержащая указание того или иного государства - участника PCT, приравнивается к правильно поданной в этом государстве национальной заявке.
Таким образом, подача международной заявки в Роспатент как получающее ведомство с указанием Российской Федерации позволяет считать выполненным требование о необходимости подачи первой заявки на созданное в Российской Федерации изобретение в Роспатент. Получающее ведомство обязано проверить соответствие заявки формальным требованиям, предусмотренным PCT, и направить ее в Международное бюро ВОИС. Если в поданной в Роспатент как в получающее ведомство заявке российского заявителя при проверке будут обнаружены сведения, составляющие государственную тайну, такая заявка будет засекречена и заявитель будет уведомлен о невозможности подачи этой заявки в Международное бюро ВОИС.
Евразийская патентная конвенция предусматривает, что евразийская заявка, заявителем которой является физическое или юридическое лицо, происходящее из государства - участника Конвенции, может быть подана в Евразийское патентное ведомство через национальное ведомство страны происхождения заявителя. Только в этом случае обеспечивается возможность проведения по заявке проверки содержания сведений, составляющих государственную тайну, и предотвращения передачи этих сведений в другие государства.
В отношении соответствующей заявки, послужившей основанием для испрашивания приоритета по международной заявке, поданной в Роспатент, более ранняя заявка не может быть признана отозванной. Таким образом, российский заявитель, испрашивающий приоритет по международной заявке на основании ранее поданной им российской заявки, может не опасаться формального отзыва его же российской заявки. Собственно, такого никогда и не происходило, но уточнение нормы снимает любые, даже теоретические возможности формального отзыва более ранней российской заявки в рассматриваемой ситуации до тех пор, пока сам заявитель не примет такого решения.
Статья 1396. Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок, предусмотренных настоящим Кодексом
Комментарий к статье 1396
1. Процедуры рассмотрения заявок PCT. Роспатент начинает рассмотрение международной заявки на изобретение или полезную модель, которая подана в соответствии с Договором о патентной кооперации и в которой Российская Федерация указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение или полезную модель, при условии представления заявления о выдаче патента в указанные сроки.
Представление в Роспатент заявления о выдаче патента может быть заменено представлением содержащегося в международной заявке заявления на русском языке или перевода такого заявления на русский язык.
В случае если указанные документы в установленный срок не представлены, действие международной заявки в отношении Российской Федерации в соответствии с Договором о патентной кооперации прекращается.
Срок, установленный ст. 1378 ГК РФ для внесения изменений в документы заявки, исчисляется с даты начала рассмотрения Роспатентом международной заявки в соответствии с ГК РФ.
2. Процедуры рассмотрения евразийских заявок. Рассмотрение евразийской заявки на изобретение, имеющей в соответствии с Евразийской патентной конвенцией силу предусмотренной ГК РФ заявки на изобретение <317>, осуществляется, начиная с даты, когда Роспатентом получена от Евразийского патентного ведомства заверенная копия евразийской заявки. Срок, установленный ст. 1378 для внесения изменений в документы заявки, исчисляется с этой же даты.
--------------------------------
<317> Статья 16 Евразийской патентной конвенции предусматривает, что в случае отказа в выдаче евразийского патента по евразийской заявке заявитель может ходатайствовать о ее рассмотрении в государстве - участнике Конвенции в качестве заявки, имеющей в этом государстве силу правильно оформленной национальной заявки на выдачу патента на изобретение, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка, со всеми последствиями, предусмотренными национальным законодательством. Для подачи такого ходатайства в Евразийское патентное ведомство Конвенцией установлен шестимесячный срок с даты получения заявителем уведомления ЕАПВ об отказе в выдаче евразийского патента либо с даты получения заявителем уведомления ЕАПВ об отказе в удовлетворении поданного им возражения на решение об отказе в выдаче евразийского патента.
В соответствии со ст. 16 ЕАПК евразийская заявка, по которой Евразийским ведомством принято решение об отказе в выдаче патента либо отказано в удовлетворении возражения на это решение, может быть преобразована в заявку на изобретение на выдачу патента Российской Федерации. Ходатайство о преобразовании евразийской заявки должно быть подано заявителем в ЕАПВ до истечения шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления. Заверенная копия евразийской заявки пересылается в Роспатент при условии уплаты заявителем в ЕАПВ установленной пошлины.
Роспатент направляет заявителю уведомление о факте поступления копии евразийской заявки, а также о необходимости представления заявления о выдаче патента на изобретение, предусмотренного ГК РФ, и документа, подтверждающего уплату установленной пошлины. Преобразованная заявка считается правильно оформленной заявкой на выдачу патента Российской Федерации на изобретение, имеющей ту же дату подачи, что и евразийская заявка, и ту же дату приоритета, если она была установлена. Однако необходимо обратить внимание на сроки, в течение которых по такой преобразованной заявке может быть подано заявителем и принято Роспатентом ходатайство о проведении экспертизы по существу. Ранее в Роспатенте предполагалось, что данный срок для преобразованной заявки отсчитывается от установленной даты подачи евразийской заявки и равен трем годам, установленным для российских заявок. Поэтому в предыдущих изданиях я также полагал, что если евразийская заявка будет относительно долго рассматриваться в ЕАПВ, то в случае преобразования евразийской заявки в российскую можно не успеть уложиться в процессуальные сроки и ходатайство о преобразовании может быть не удовлетворено или будет отказано в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы по существу.
Однако данная позиция была признана судом ошибочной, и спор по данному поводу был окончательно разрешен Судом по интеллектуальным правам, в решении которого от 23.12.2013 по делу N СИП-205/2013 отмечено следующее:
Как следует из материалов дела, 12.08.2002 компанией в соответствии с Договором о патентной кооперации была подана международная заявка на изобретение N PCT/IL/02/00662, о чем свидетельствует международная публикация N WO 03/015690 A3 от 27.02.2003.
Компанией 11.03.2004 в Евразийское патентное ведомство было подано заявление о переводе международной заявки на региональную стадию рассмотрения в Евразийском патентном ведомстве. В указанном заявлении также содержалось ходатайство компании о проведении экспертизы заявки по существу. В результате перевода заявки на региональную стадию ей был присвоен регистрационный номер евразийской заявки N 200400302.
Решением Евразийского патентного ведомства от 07.07.2010 заявителю было отказано в выдаче евразийского патента по заявке N 200400302. Возражение компании, поданное на указанное решение, было отклонено решением Евразийского патентного ведомства от 21.04.2011.
На основании положений статьи 16 Евразийской патентной конвенции компанией 15.07.2011 в Евразийское патентное ведомство было подано ходатайство о преобразовании евразийской заявки N 200400302 в национальную заявку Российской Федерации. Преобразованная заявка была получена Роспатентом от Евразийского патентного ведомства 21.07.2011, ей был присвоен регистрационный номер N 2011131532.