В пункте 26 - устройство приемопередатчика для использования в системе связи.

Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Если формула изобретения содержалась в заявке на дату ее подачи, то ее первоначальный текст, как и текст описания изобретения, может служить источником признаков, включаемых в корректируемую формулу изобретения в ходе рассмотрения заявки.

Поскольку к формуле изобретения предъявляется требование выражать сущность изобретения, в нее достаточно включать только существенные признаки изобретения. К существенным относятся признаки изобретения, которые влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с ним. Наличие в формуле изобретения наряду с существенными также несущественных признаков сужает объем правовой охраны и не соответствует интересам патентообладателя, но тем не менее только заявитель вправе решать при подаче заявки, нужно ли ему и по каким причинам наряду с существенными признаками включать в формулу изобретения и несущественные признаки. Во многом принятие того или иного решения определяется стратегией патентования, и патентные эксперты совершенно не обязаны и не должны вмешиваться в разрешение вопроса о том, какие признаки, кроме существенных, должны еще оставаться в формуле изобретения. Этот рудимент желания исправить заявленную формулу изобретения, оставшегося от эпохи авторских свидетельств, когда эксперт действительно имел право сам устанавливать формулу изобретения, с введением патентной системы должен быть полностью изжит.

Формула должна быть ясной, т.е. признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания <279>. Не допускается для выражения признаков в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным. Любой признак в патентной формуле, если он характеризует техническую сущность, например условия проведения той или иной операции в способе, может быть приведен в патентной формуле в любой форме изложения, принятой в технике, в том числе в виде математического выражения.

--------------------------------

<279> Подробнее см.: Джермакян В.Ю. От изменения патентной формулы до теории эквивалентов и пресечения противоправного использования. М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2008.

Обратим внимание на Руководство по экспертизе изобретений в Европейском патентном ведомстве. В пункте 4.11 "Параметры" гл. III "Формулы" части C этого руководства изложены правила, имеющие непосредственное отношение к толкованию ясности раскрытия изобретения.

Если изобретение относится к продукту, оно может быть определено в формуле различными способами, то есть как химический продукт посредством его химической формулы, как продукт процесса (если никакое более ясное определение невозможно); или, в исключительных случаях, посредством его параметров.

Параметры являются характерными величинами, которые могут быть величинами непосредственно измеримых свойств (например, точка плавления вещества, изгибная жесткость стали, сопротивление электрического проводника) или могут быть определены более или менее сложными математическими комбинациями нескольких переменных в виде формул.

Определение продукта главным образом его параметрами должно быть позволено только в тех случаях, когда изобретение не может быть соответственно определено никаким другим способом, при условии, что эти параметры могут быть ясно и достоверно определены признаками в описании или в соответствии с объективными процедурами, которые общеприняты в этой области техники. То же самое относится к признакам, связанным с процессом, который определяется параметрами.

В случаях, в которых используются необычные параметры или недоступное устройство для измерения параметров, заявляются возражения в первую очередь на основании отсутствия ясности, поскольку никакое значимое сравнение с предшествующим уровнем невозможно сделать. Такие случаи могут также скрывать отсутствие новизны.

Подобное положение включено в российское Руководство по экспертизе заявок на изобретения (часть третья, подразд. 2.3 "Проверка ясности формулы изобретения", п. 2.3.1) и изложено следующим образом.

Если в формулу включены параметры, которые обычно не используются для характеристики веществ, устройств, способов или их составных частей, либо в предшествующем уровне техники не содержится информация, позволяющая определить или замерить их, то такая формула не может считаться понятной для специалиста, поскольку отсутствует возможность сравнения заявленного решения с предшествующим уровнем. Изложение формулы в таком виде может скрывать отсутствие новизны заявленного решения. При этом признаки, характеризующие определение параметров (методы и средства), могут не включаться в формулу, если специалист знает, какой метод использовать, например потому, что есть только один метод, или потому, что определенный метод используется обычным образом, или все известные методы приводят к тому же самому результату (с учетом точности измерения).

Приведем примеры патентных формул, препятствующих проведению сравнения заявленных объектов с аналогичными из известного уровня техники при патентной экспертизе.

В патенте Российской Федерации N 2139818 с приоритетом от 12.02.1999 на изобретение "Стеклянный сосуд" <280> первый пункт формулы изобретения изложен следующим образом.

--------------------------------

<280> Патент признан полностью недействительным в 2001 г.

Стеклянный сосуд, содержащий в поперечном сечении границы наружной и внутренней сторон, отличающийся тем, что по крайней мере на границе наружной и/или внутренней стороны часть линии границы по крайней мере одного из поперечных сечений выполнена в виде фрагмента или комбинации фрагментов косого конического сечения прямого кругового конуса.

В патенте Российской Федерации N 36274 с приоритетом от 09.12.2003 на полезную модель "Листовой материал" <281> первый пункт формулы полезной модели изложен следующим образом.

--------------------------------

<281> Патент признан полностью недействительным в 2010 г.

Листовой материал, выполненный таким образом, что по крайней мере в одном поперечном сечении содержит границу поперечного сечения и граница поперечного сечения по крайней мере на одном из участков выполнена в виде элементов конических сечений, отличающийся тем, что по крайней мере в одном поперечном сечении граница поперечного сечения по крайней мере на одном из участков выполнена в виде по крайней мере двух различных по длине элементов различных гипербол с различными значениями эксцентриситетов.

Количество патентов с подобными пунктами или близкими к ним растет, и в среде патентоведов их обладатели получили наименование "патентные тролли" <282>.

--------------------------------

<282> Джермакян В. Появятся ли на российском рынке "патентные тролли"? // Изобретательство. 2006. N 9; Джермакян В., Кириллов В. До свидания, патентный тролль! // Патентный поверенный. 2013. N 5.

Допускается использование в формуле изобретения условных наименований продуктов, если иная форма описания этих продуктов затруднительна, при условии, что данные условные наименования продуктов общепризнаны и имеют однозначное толкование.

Общие требования к раскрытию сущности изобретения и отражения существенных признаков в формуле изобретения практически не меняются со временем и достаточно подробно изложены в Административном регламенте Роспатента. С особенностями, связанными с патентованием изобретений, относящихся к пищевым продуктам и напиткам, в том числе в отношении родового понятия, которое может включать качественные показатели (свойства) продукта, доказательств достижения технического результата, являющего собой органолептические характеристики, в том числе синергетического характера, использования специфической технической терминологии, можно ознакомиться по подготовленным авторскими коллективами и вышедшим в 2006 г. изданиям <283>.

--------------------------------

<283> Джермакян В.Ю., Федорова В.С., Осипова Н.И. и др. Правовая охрана напитков в Российской Федерации и промышленно развитых странах. М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2006; Джермакян В.Ю., Федорова В.С., Версен Т.А. и др. Правовая охрана пищевых продуктов в Российской Федерации и промышленно развитых странах. М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2006.

В ранее действовавших Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения проверка патентной формулы с альтернативными признаками была предусмотрена только для одной ситуации, а именно:

1.3.5. Если в формуле изобретения содержатся альтернативные признаки, а в описании заявителем указано, что такие альтернативные признаки обеспечивают (в совокупности с другими признаками формулы изобретения) разные технические результаты, то имеет место нарушение требования подпункта (7) пункта 10.8 Регламента ИЗ.

Однако в рекомендациях и руководствах для экспертов касательно использования альтернативных признаков в патентной формуле должны быть отражены наиболее актуальные практические ситуации, связанные с качественной, скажем, глубокой проверкой соблюдения нормы подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, согласно которой формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании. Именно данная норма закона, а не регламенты и иные документы, в первую очередь обязывает экспертов действовать совершенно однозначно при экспертизе заявок рассматриваемого типа.

Когда речь идет об установлении испрашиваемого объема прав, условием допустимости использования в патентной формуле альтернативных признаков является раскрытие в описании сущности изобретения в том объеме, который позволяет судить о том, что формула изобретения ясно выражает сущность изобретения и полностью основана на описании. Иными словами, должна прослеживаться однозначная корреляция между содержанием испрашиваемого объема прав по патентной формуле с объемом, раскрывающим в описании заявки сущность каждого варианта изобретения, охарактеризованного только ему присущей совокупностью существенных признаков.

Очень часто под видом такой корреляции в описании заявки <284> представляется дословное изложение патентной формулы в виде переписывания ее пунктов, но не приводятся отдельные совокупности каждого из вариантов, позволяющие судить о раскрытии сущности изобретения.

--------------------------------

<284> И в описаниях выданных патентов.

Казалось бы, зачем заявителю нужны такие ухищренные патентные формулы с неописуемым множеством вариантов с альтернативными признаками? А заявителю и не нужны все варианты, его интересует только тот один или два варианта, которые весьма качественно "запрятаны" внутрь различных сочетаний альтернатив, но именно эти варианты изобретения давно используются предприятиями, и именно на них "наедет" новоявленный патентообладатель. Российской практике такие споры хорошо известны на примере, как их называли, "бутылочных" патентов, после которых в ФИПС были приняты меры, направленные на истребование в подаваемых заявках таких описаний изобретений или полезных моделей, полнота которых подтверждает испрашиваемый объем прав. К сожалению, наработанная практика, направленная на пресечение выдачи патентов с необоснованно широким объемом прав, не всегда соблюдается, и одной из причин может являться отсутствие соответствующих рекомендаций для экспертов.

Попробуем восполнить указанный пробел, образовавшийся в действиях экспертизы, и обратимся к нормативно-правовой базе, которая развивает указанные нормы части четвертой ГК РФ.

В соответствии с подп. (1.1) п. 10.7.4.3 и подп. (3) п. 10.8 Административного регламента по изобретениям сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата, и если формула содержит такую совокупность признаков, то она признается выражающей сущность изобретения.

Как указано в п. 2.2.1.2 части третьей Руководства по экспертизе заявок на изобретения, после выявления технического результата, на достижение которого направлено заявленное изобретение, необходимо установить, следствием какой совокупности признаков он является.

Руководство предписывает эксперту после определения совокупности признаков, обусловливающей указанный заявителем технический результат, установить, все ли признаки этой совокупности содержатся в анализируемой формуле изобретения.

Возникают вполне резонные вопросы.

Что следует понимать под сочетанием слов "следствием какой совокупности"?

Сколько может быть таких совокупностей признаков, если альтернативные признаки образуют при их комбинировании неопределенное множество отдельных совокупностей признаков?

Определенный ответ, а скорее тезис, дан в п. 2.2.2 части третьей Руководства по экспертизе заявок на изобретения.

При проверке соблюдения заявителем второго, вытекающего из ГК РФ требования, заключающегося в том, что формула должна быть полностью основана на описании, устанавливается, раскрыто ли в описании изобретение, охарактеризованное такой формулой, а также подтвержден ли описанием объем правовой охраны, определяемый представленной формулой изобретения (подп. (5) п. 24.4 Регламента ИЗ).

В результате многие эксперты, увидев такую "страшную" патентную формулу и понимая, что ссылок на абсолютно все варианты все равно в уровне техники не сыскать, образно говоря, сдаются без боя и выдают патент, сами того не ведая, с неопределенно широким объемом прав.

Отсутствие в описании поданной заявки конкретных совокупностей признаков, интегрированных в патентную формулу через альтернативные признаки, не позволяет эксперту определить конкретные совокупности признаков тех технических решений, в отношении которых должен быть проведен информационный поиск, и не позволяет осуществить сравнение с аналогами, так как невозможно сопоставить признаки известного технического решения с теми признаками, которые "закамуфлированы" в неопределенную по объему прав совокупность признаков.

Об этом мною уже много и подробно написано в статьях <285>, в том числе с учетом опыта Европейского патентного ведомства, в котором впервые столкнулись с так называемыми спекулятивными заявками и патентами, но незамедлительно выработали "противоядие", о чем было написано в статье "Complex Applications - A Return to First Principles" <286>. Российская экспертиза, подвергшаяся жесткой критике в отношении "бутылочных" патентов <287>, также выработала свое "противоядие", но со сменой руководителей и экспертов "рецептура" такого противоядия в отношении недобросовестных действий некоторых заявителей затерялась и ее необходимо восстанавливать.

--------------------------------

<285> См., например: Джермакян В. Кто сядет на иглу Зингера! // Патенты и лицензии. 2000. N 8; Джермакян В. Лед тронулся // Патенты и лицензии. 2000. N 11; Джермакян В. Альтернативные признаки в формуле изобретения и "зонтичные патенты" // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. N 5; Джермакян В. Спекулятивные заявки и последствия обмана экспертизы // Патенты и лицензии. 2003. N 6 - 8; Джермакян В.Ю. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства. М.: ИНИЦ Роспатента, 2005; Джермакян В. К нему не зарастет "патентная" тропа // Изобретательство. 2006. N 7.

<286> Dock S., Cohen B. Complex Applications - A Return to First Principles // IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law. 2001. V. 32. N 5. P. 485 - 606.

<287> Интеллект в бутылке // Известия. 2000. 24 июня; Горе от "Интеллекта" // Ведомости. 2000. 23 июня; Добрый "Доктор К" // Ведомости. 2000. 28 июня; Оказывается, пивную бутылку изобрели всего год назад // Комсомольская правда. 2000. 6 июля; Патент на табуретку // Эксперт. 2000. N 29; и др.

Рассмотрим условный пример <288> формулы изобретения, характеризующий один из многочисленных типажей патентных формул с альтернативными признаками.

--------------------------------

<288> Пример и его анализ приводились ранее в указанных публикациях.

Пишущий карандаш, содержащий выполненный из мягких пород дерева стержень, внутри которого запрессован графитовый стержень, отличающийся тем, что внешний контур поперечного сечения деревянного и/или графитового стержня по крайней мере на одном из участков карандаша выполнен в виде по крайней мере двух несмежных элементов эллипса, или упомянутый внешний контур выполнен в виде по крайней мере двух несмежных элементов гиперболы, или упомянутый внешний контур выполнен в виде по крайней мере двух несмежных элементов параболы;

и/или упомянутый внешний контур по крайней мере на одном из участков карандаша выполнен в виде по крайней мере двух элементов эллипсов с различными значениями эксцентриситетов, или упомянутый внешний контур выполнен в виде по крайней мере двух элементов окружностей с различными значениями радиусов, или упомянутый внешний контур выполнен в виде по крайней мере двух элементов гипербол с разными значениями эксцентриситетов, или упомянутый внешний контур выполнен в виде по крайней мере двух элементов парабол с разными значениями эксцентриситетов;

и/или упомянутый внешний контур по крайней мере на одном из участков выполнен в виде комбинации элемента окружности и элемента эллипса, или упомянутый внешний контур выполнен в виде комбинации элемента окружности и элемента гиперболы, или упомянутый внешний контур выполнен в виде комбинации элемента окружности и элемента параболы, или упомянутый внешний контур выполнен в виде комбинации элемента эллипса и элемента гиперболы, или упомянутый внешний контур выполнен в виде комбинации элемента эллипса и элемента параболы, или упомянутый внешний контур выполнен в виде комбинации элемента гиперболы и элемента параболы;

и/или упомянутый внешний контур по крайней мере на одном из участков выполнен в виде комбинации элемента окружности, и элемента эллипса, и элемента гиперболы, или выполнен в виде комбинации элемента окружности, и элемента эллипса, и элемента параболы, или выполнен в виде комбинации элемента эллипса, и элемента гиперболы, и элемента параболы, или выполнен в виде комбинации элемента гиперболы, и элемента параболы, и элемента окружности;