Для характеристики композиции неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и утилитарные показатели и признаки, характеризующие способ получения этой композиции.

Для характеристики композиции неправомерно в качестве ее признаков использовать сведения, непосредственно к композиции не относящиеся, например условия и рекомендации по ее применению и использованию (масса, объем, дозировка и т.п.). При характеристике фармацевтических композиций не допускается, в частности, указание препаративных форм (таблетка, пилюля, порошок), дозировок, условий или режимов применения лекарственных средств, полученных с использованием этой композиции.

Юридическая фирма "Городисский и Партнеры" обратилась в ЕАПВ с просьбой пересмотреть данное нововведение, так как, по мнению специалистов фирмы, оно не соответствует сложившейся практике работы других патентных ведомств. В обоснование обращения были положены следующие мотивы.

Правила допускают излагать в многозвенной формуле изобретения зависимые пункты не только к частным случаям выполнения изобретения, но и к частным случаям его использования. Частным случаем использования изобретений - фармацевтических композиций является их использование в препаративной форме (таблетки, пилюли, порошки, гели, мази, аэрозоли и т.д.).

Характеристика фармацевтических композиций в препаративной форме является допустимой и десятилетиями используется в патентных ведомствах множества стран <270>. Препаративная форма не характеризует частное выполнение признаков непосредственно состава фармацевтической композиции, но является одной из форм использования уже полученной композиции. Неправомерно приравнивать частный случай выполнения признаков, характеризующих состав фармацевтической композиции, к частному случаю использования готовой фармацевтической композиции, так как если в первом случае речь может идти о частном выполнении признаков, характеризующих непосредственно композицию как вещество, то во втором случае допускается указывать именно частный случай использования изобретения в целом, т.е. уже готовой композиции.

--------------------------------

<270> В качестве примеров были представлены описания к патентам России, США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Испании, Австралии, Израиля, Венгрии, Хорватии, Польши, Индии, Японии, Китая, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Чехии, Греции, Украины, Казахстана и Белоруссии.

Специалисты ЕАПВ, нужно отдать им должное, оперативно рассмотрели наше обращение, п. 2.5.4.4 Правил был изменен <271> и из него были исключены запреты на возможность указания в формуле изобретения признаков, характеризующих препаративную форму использования фармацевтических композиций. Таким образом, позиции ЕАПВ и Роспатента по данному вопросу вновь совпадают.

--------------------------------

<271> Приказ ЕАПВ от 14.06.2012 N 31.

1.4. Единство изобретения и особые технические признаки. Отсутствие единства изобретения может быть очевидным a priori, т.е. до рассмотрения пунктов формулы относительно уровня техники, или может быть выявлено a posteriori, т.е. после сравнения с уровнем техники.

Обстоятельства, при которых требование единства изобретения считается выполненным, установлены в Инструкции к PCT (текст, имеющий силу с 01.04.2007), в правиле 13 "Единство изобретения". Правило п. 13.2 определяет соблюдение единства изобретения, когда имеется техническая взаимосвязь между изобретениями заявленной группы, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками. Таким образом, технические признаки разделены на одинаковые и особые. Под одинаковыми признаками можно совершенно определенно понимать те признаки, которые явно и в одинаковых терминах присутствуют в пунктах патентной формулы каждого изобретения группы. Например, в пункте формулы на вещество указан компонент А и в пункте на способ также указан этот же компонент А.

В отношении особых технических признаков оценка должна производиться иначе и без механического сопоставления терминов на предмет установления их тождественного совпадения. В работе В.Н. Медведева <272> был дан сопоставительный анализ принципов единства изобретения в международном патентном законодательстве и отмечено следующее.

--------------------------------

<272> Медведев В.Н. Принципы единства изобретения в международном патентном законодательстве (сравнительный анализ норм и правил РСТ, ЕПК и ЕАПК). М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2006.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о необходимости корректировки толкования единого изобретательского замысла и технической взаимосвязи как наличия одинаковых или соответствующих технических признаков, поскольку оно вступает в противоречие как с представлениями в области техники, так и со смысловым значением понятия "замысел".

В этой работе показано, что судебная практика придерживается более широкого толкования единого изобретательского замысла, и она в большей степени учитывает представления о технической взаимосвязи. Не требуется, чтобы связь между объектами двух независимых пунктов была открыто выражена в их формулировке. Требуется только наличие единого изобретательского замысла.

Можно определенно сказать, что единый изобретательский замысел определяется при наличии одинаковых или соответствующих особых технических признаков, но между указанными разновидностями признаков имеется большая разница. Вклад в уровень техники оценивается по изобретению в целом, а не по тем или иным отдельным признакам, входящим в совокупную характеристику данного изобретения.

При оценке единства изобретения одинаковый технический признак может, а в большинстве ситуаций представляет собой тот отличительный признак, который включен в патентную формулу. Особый технический признак не всегда может или должен быть включен в патентную формулу.

К особому техническому признаку относится признак - технический результат, так как сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата <273>. Особый технический признак - это такой признак <274>, который вносит вклад в уровень техники при установлении новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения в целом.

--------------------------------

<273> Джермакян В.Ю. Особые технические признаки, единство изобретения и позиция ЕПВ // Патенты и лицензии. 2010. N 7.

<274> Под признаком в формальной логике понимается любая характеристика предмета или явления, по которой его отличают от других предметов или явлений.

Как это не покажется парадоксальным, но особый технический признак может в явном виде не присутствовать в патентной формуле. Именно это утверждение вызывает ступор у некоторых российских и иностранных оппонентов. Тем не менее наглядным подтверждением сказанного является признание единства изобретения соблюденным при подаче одной заявки на изобретения - варианты. Примером такой группы изобретений может служить российский патент N 2097999, формула изобретения которого изложена следующим образом.

Рукоятка для ношения сумок и чемоданов, содержащая полую ручку со средством фиксации на корпусе сумок и чемоданов, отличающаяся тем, что она имеет расположенный в полости ручки электрический генератор с ротором на постоянных магнитах и подпружиненный профилированный стержневой механизм, установленный на внешней поверхности ручки и соединенный с ротором посредством механического привода.

Рукоятка для ношения сумок и чемоданов, содержащая полую упругую ручку со средством фиксации на корпусе сумок и чемоданов, отличающаяся тем, что она имеет размещенную в полости ручки пьезоэлектрическую пластину с установленными с обеих сторон электропроводными шунтами, снабженными электрическими выводами.

Потребитель кистью руки сжимает и разжимает подпружиненный стержневой механизм в ручке, вызывая вращательное движение ротора электрического генератора, который будет вырабатывать электрический ток, или сжимает и разжимает пьезоэлектрическую пластину, вырабатывающую электрический ток.

Общий для обоих вариантов технический результат состоит в том, что при ношении сумки или чемодана потребитель может вырабатывать электрический ток, используемый, например, для питания различных встроенных в сумку или чемодан электропотребителей (лампочка подсветки, аккумуляторы для компьютера и т.п.) или для подогрева ручки рукоятки. При этом никаких общих отличительных технических признаков в пунктах приведенной формулы нет, что подтверждает вывод о том, что при установлении единства изобретения в группе не следует под вкладом в уровень техники всегда понимать только одинаковые отличительные технические признаки, которые должны присутствовать в каждом пункте патентной формулы соответствующего варианта изобретения.

Наконец, окончательная точка в споре о том, что из себя должны представлять особые технические признаки, поставлена в документе "Руководящие принципы для проведения экспертизы по существу", который инкорпорирован в Руководство по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, которое применяется с 01.04.2010.

В данном документе в п. 7.2 "Особые технические признаки при оценке соблюдения единства изобретения" отмечено следующее.

Связью между изобретениями, требуемой ст. 82 <275>, должны быть технические отношения, которые находят выражение в пунктах формулы с точки зрения тех же самых или соответствующих особых технических признаков. Выражение "особые технические признаки" в любом пункте формулы означает определенный технический признак или признаки, которые определяют вклад, вносящий им в предшествующий уровень, при рассмотрении заявляемого изобретения как единого целого. После установления особых технических признаков нужно определить, существует ли техническая связь между изобретениями и, кроме того, содержат ли эти отношения особые технические признаки. Не обязательно, чтобы особые технические признаки в каждом изобретении были те же самые. Правило 44 (1) ясно дает понять, что требуемая связь может быть обнаружена между соответствующими техническими признаками. Примером этой связи может быть следующее: в одном пункте формулы особым техническим признаком, обеспечивающим упругость, является металлическая пружина, тогда как в другом пункте формулы им является блок каучука.

--------------------------------

<275> Статья 82 Европейской патентной конвенции содержит общее требование в отношении условий соблюдения единства изобретения. Европейская заявка должна "относиться только к одному или группе изобретений, настолько связанных между собой, чтобы формировать одну общую изобретательскую концепцию".

Итак, металлическая пружина и блок каучука рассмотрены как особые технические признаки, демонстрирующие наличие единого изобретательского замысла в данной группе изобретений, а связь опосредованно воспринимается через проявляемое обоими признаками одинаковое по функции каждого конструктивного элемента свойство - проявлять упругость.

Таким образом, ЕПВ не меняет своего подхода по вопросу квалификации особых технических признаков, и с апреля 2010 г. экспертами ЕПВ применяется тот же подход.

Спорить о том, что из себя должны представлять особые технические признаки, после прочтения изложенного уже бессмысленно.

2. Перечень документов заявки. Пункт 2 комментируемой статьи содержит перечень документов, которые должна содержать заявка на изобретение.

Заявление. Этот документ представляет собой унифицированную форму, которая размещена на сайте Роспатента. Содержание сведений, приводимых в заявлении, определяется последующими процедурами в отношении заявки (формальная экспертиза, публикация сведений о поданной заявке, экспертиза по существу, публикация сведений о выданном патенте). Заявление содержит много граф, но не все из них подлежат заполнению при подаче. Объем информации зависит от вида заявки (национальная, международная, конвенционная, выделенная и т.д.).

В адресе для переписки приводятся полный почтовый адрес на территории Российской Федерации и имя или наименование адресата, удовлетворяющие обычным требованиям быстрой почтовой доставки корреспонденции адресату.

В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, адрес места жительства заявителя (одного из заявителей) - гражданина, проживающего в Российской Федерации, или адрес места нахождения в Российской Федерации заявителя - юридического лица, либо патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, либо иного представителя.

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается адрес места нахождения патентного поверенного или иного представителя, если они назначены, а в противном случае - при наличии адреса на территории Российской Федерации в графах заявления, относящихся к сведениям о заявителе, - адрес места жительства (места нахождения) заявителя (если заявителей несколько - первый из таких адресов). При указании адресов заявителей необходимо придерживаться правил услуг почтовой связи.

В соответствии с п. 22 правил оказания услуг почтовой связи <276> адреса отправителя и адресата почтовых отправлений (почтовых переводов), принимаемых для пересылки в пределах территории Российской Федерации, должны быть указаны на русском языке. Адреса отправителя и адресата почтовых отправлений (почтовых переводов), принимаемых для пересылки в пределах территорий республик в составе Российской Федерации, могут быть указаны на государственном языке соответствующей республики при условии их повторения на русском языке. На международных почтовых отправлениях адрес пишется латинскими буквами и арабскими цифрами. Допускается написание адреса на языке страны назначения при условии повторения наименования страны назначения на русском языке.

--------------------------------

<276> Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 221 "Об утверждении правил оказания услуг почтовой связи".

Проблема заключается в том, что к переводу адресов <277> иностранных авторов, не являющихся заявителями, предъявляется общее требование оформления документов заявки на русском языке. Указанное требование означает необходимость указания в заявлении адреса авторов в виде транслитерации на русском языке, что, как правило, всегда приводит к искажению реального адреса и непригодности использования адреса в транслитерированном виде как для целей почтовых отправлений, так и для дополнительной идентификации авторов. Сведения об адресах авторов, не являющихся заявителями, не вносятся в государственный реестр, не публикуются в официальных бюллетенях и не приводятся в выдаваемом патенте, т.е. указанные сведения остаются только в заявлении и не применяются в технологическом процессе прохождения заявки в Роспатенте. Поэтому требование транслитерации адресов авторов, не являющихся заявителями, является избыточным и совершенно бесполезным.

--------------------------------

<277> Под адресом места жительства или места нахождения авторов не следует понимать только их домашний адрес. Таким адресом может быть адрес фирмы-заявителя, если он указан в качестве такового в поданной заявке.

В случае если изобретение создано при выполнении работ по государственному контракту или муниципальному контракту соответственно для государственных нужд или муниципальных нужд, дополнительно представляются сведения о том, является ли лицо, указанное в графе "Заявитель", государственным заказчиком, выступающим от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), или муниципальным заказчиком, или исполнителем таких работ.

Заявление о выдаче патента может быть представлено на бланке заявления в соответствии с РСТ, если к этому бланку прилагается или в нем содержится указание на то, что заявитель желает, чтобы заявка рассматривалась как национальная.

В любом случае, прежде чем заполнять заявление, лучше обратиться к сайту Роспатента и воспользоваться актуализированной на момент подачи заявки формой заявления.

Описание, формула и чертежи. Документом заявки, содержащим наиболее полные сведения об изобретении, является его описание. Даже к формуле изобретения, которая определяет объем предоставленных исключительных прав, тем не менее предъявляется требование, что она (формула изобретения) должна быть основана на описании, а не наоборот.

Описание изобретения должно раскрывать сущность данного новшества, раскрывать предпосылки его создания, задачи и цели, на осуществление которых направлено изобретение, и не должно ограничиваться только сведениями о результатах и целях. Описание изобретения должно раскрывать сущность изобретения настолько полно, чтобы это раскрытие было достаточным для осуществления изобретения, при этом под достаточностью возможности осуществления изобретения не понимается его раскрытие до уровня рабочих чертежей и конкретных рецептур, хотя в ряде случаев допускается и такое.

Требование достаточности раскрытия следует рассматривать соблюденным не с позиции знаний любого случайного лица об обсуждаемом объекте, а с позиции специалиста в данной области техники, который для осуществления изобретения может обратиться не только к его описанию, но и ко всем другим необходимым сведениям, ставшим общедоступными до даты приоритета изобретения, т.е. к тому, что составляет уровень техники.

Для специалиста - химика по образованию многозвенный шарнирно-рычажный механизм с множеством степеней свободы - такой же "темный лес", как и для механика, занимающегося синтезом рычажных механизмов, нечто из области химии в виде химических формул синтезированных веществ.

Иначе говоря, описание изобретения как минимум должно содержать все необходимые для его осуществления сведения, которые еще не известны из уровня техники, но только для обоснования возможности реализации тех признаков, которые содержатся в формуле изобретения. Доказательства возможности реализации признаков (их функций) по формуле изобретения могут быть представлены как с помощью отсылок на известный уровень техники, так и с помощью теоретических доказательств, если те или иные свойства и функции не вытекают из знаний в данной области техники. Например, не нужно доказывать, что шариковый подшипник оригинальной конструкции способствует снижению коэффициента трения; в этом состоит функция шарикового, да и любого вообще подшипника. Нужно показать то, что еще приобрел подшипник в виде технического результата за счет новизны его конструкции и благодаря его отличительным признакам в совокупности с известными.

Обсуждаемое требование раскрытия изобретения в поданной заявке подразумевает также наличие в описании изобретения сведений о том, как им воспользоваться в практических целях (и в таком объеме), если характер изобретения предполагает необходимость подобных пояснений. При этом к условию "практические цели" нужно относиться весьма осторожно, и под ними в контексте требований к раскрытию изобретения в описании заявки следует понимать именно цели, а не все те средства (документация, конструкторская разработка, экспериментальные данные и т.п.), которые сопровождают действительное производственное (в контексте - практическое) осуществление конкретного объекта техники (например, реального автомобиля), а не объекта патентных прав (например, технического решения на запатентованное устройство автомобиля).

Роль описания изобретения состоит еще и в том, что оно наряду с чертежами может быть использовано для толкования объема прав, предоставленных по формуле изобретения. В этой связи описание изобретения приобретает большую значимость, так как позволяет признаки из патентной формулы, особенно такие, которые изложены на функциональном уровне, толковать шире, а не только в объеме конкретного конструктивного или иного раскрытия в примерах осуществления изобретения. Любой признак, приведенный в патентной формуле, который может быть истолкован по-разному, необходимо пояснять в описании изобретения так, чтобы не возникало никаких сомнений в сущности именно этого признака.

При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, в описании должна быть показана возможность получения технического результата во всем этом интервале. Если несколько признаков изобретения выражены в виде альтернативы, в описании должны быть представлены отдельные примеры, показывающие возможность получения технического результата при всех сочетаниях характеристик таких признаков.

Степень (полнота) раскрытия изобретения в описании поданной заявки должна подтверждать возможность осуществления заявленного изобретения на дату подачи заявки. Изложение в патентной формуле совокупности признаков, описывающей всего лишь идею изобретения, а не ее решение (результат), которое может быть осуществлено на дату подачи заявки, преследует одну цель - получить патент на возможные в будущем пути реализации идеи изобретения и с помощью такого патента принудить к выплате роялти за использование изобретения.

В российской практике патентной экспертизы такие объекты квалифицировались как постановка задачи, но не ее решение. В зарубежной практике они квалифицируются как сквозные патенты, которые перекрывают все возможные пути реализации идеи. Патентные ведомства и суды стремятся ограничить выдачу и сохранение таких патентов, но желание получить патент на "философский камень" <278> остановить трудно, и потому патентные споры по данному поводу будут продолжаться.

--------------------------------

<278> См.: Вестфаль Т. Сквозные патентные притязания // Патентный поверенный. 2009. N 3.

Формула изобретения, поскольку она основана на описании, имеет вторичный характер, но это не значит, что ее роль второстепенна. Наоборот, это тот документ заявки, который определяет объем правовой охраны по патенту, в том числе объем временной правовой охраны. По формуле изобретения устанавливается факт использования изобретения, в том числе факт противоправного использования.

Формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, т.е. включать совокупность его существенных признаков, в том числе родовое понятие, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения указанного заявителем технического результата.

Примером отделения названия изобретения от его назначения может служить патент РФ N 2223555 на группу изобретений под общим названием "Адаптивный критерий кодирования речи" по заявке N 2001108584/08 с приоритетом от 01.09.1998, в котором изобретения группы сформулированы с конкретным назначением - родовым понятием:

в пункте 1 - способ получения из исходного речевого сигнала множества параметров, из которых может быть восстановлена аппроксимация исходного речевого сигнала;

в пункте 15 - устройство кодирования речи;