Судебная коллегия кассационной инстанции не нашла оснований для отмены решения Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 23.11.2011 и отметила следующее.

Патентообладателями всех изобретений являлись ГУП "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" и ГУП "ПО "Уралвагонзавод", в настоящее время - ОАО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" и ОАО "НПК "Уралвагонзавод" как правопреемники указанных организаций соответственно. На момент создания изобретений и получения патентов истцы состояли в трудовых отношениях с ОАО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения".

Отказывая в иске, суд учитывал разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 и исходил из того, что лицом, на котором в силу закона лежит обязанность по выплате авторского вознаграждения, является работодатель - ОАО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения". К иным лицам такая обязанность может перейти в порядке универсального правопреемства, однако НПК "Уралвагонзавод" правопреемником указанного ОАО не является, соответственно, обязанности по выплате истцам авторского вознаграждения не имеет.

Авторы жалобы настаивали на заключении в устной форме договора между ними и ответчиком по поводу использования изобретений, однако из представленных ими письменных доказательств не представляется возможным сделать вывод о достижении сторонами соглашения по существенным условиям такого договора: предмете соглашения, размере вознаграждения, порядке и условиях его выплаты и сроке действия договора. Копии соглашений между авторами изобретений и ПО "Уралвагонзавод" о выплате вознаграждения авторам изобретений подписаны только одной из сторон - авторами изобретений, в связи с чем достаточным доказательством заключения договора между сторонами служить не могут.

При таких обстоятельствах оснований полагать, что сторонами в устной форме заключен не противоречащий закону договор об использовании изобретений, на основании которого у ответчика возникла обязанность по выплате вознаграждения истцам, не имеется.

Фактическое использование ответчиком изобретений, авторами которых являются истцы, обязанности по выплате истцам вознаграждения не влечет, поскольку законом такая обязанность возложена только на работодателя истцов. То обстоятельство, что ОАО "НПК "Уралвагонзавод" в добровольном порядке производило выплаты в пользу истцов в связи с использованием их изобретений, не влечет обязанности ответчика без установленных законом или сделкой оснований и в последующем производить такие выплаты.

Областной суд посчитал, что выводы суда соответствуют закону, и доводы, изложенные в кассационной жалобе, об их неправильности не свидетельствуют.

4. Множество изобретений в одном продукте и вознаграждение. Споры по выплатам вознаграждений за использование группы изобретений иногда принимают весьма оригинальное направление, которое можно приравнять к попытке "дважды снять шкуру с одного и того же барана" <244>.

--------------------------------

<244> Джермакян В. Споры о выплате вознаграждения за служебные изобретения // Патенты и лицензии. 2011. N 8.

В суде рассматривался спор о совместном использовании изобретений по патенту Российской Федерации N 2137465 с приоритетом от 29.04.1997 "Состав для защиты и дегазации кожи от фосфорорганических отравляющих веществ и инсектицидов и способ его получения" и патенту Российской Федерации N 2128978 с приоритетом от 20.05.1998 "Индивидуальный противохимический пакет".

В процессе рассмотрения судом был поставлен, казалось, совершенно "дикий" вопрос: может ли доля прибыли от реализации конкретного изделия "Индивидуальный противохимический пакет - 11", приходящаяся на одновременно используемый один и тот же состав, увеличиваться в зависимости от количества патентов, в которых раскрыт один и тот же состав для защиты и дегазации кожи?

Для патентоведов ответ очевиден, но суду, учитывая позицию, занятую другой стороной, потребовалось заключение экспертов, в котором были даны следующие разъяснения.

В соответствии с п. 4 ст. 1370 ГК РФ, если работодателем получен патент на служебное изобретение, работник имеет право на вознаграждение. Работник имеет право на получение вознаграждения за каждое служебное изобретение, на которое работодателем получен патент.

Если в одном объекте техники, т.е. в вещном продукте, одновременно используется несколько запатентованных изобретений, вознаграждение должно исчисляться и выплачиваться по каждому изобретению в отдельности. При этом, если совместно использовано несколько самостоятельных изобретений и эффект от использования каждого из них не может быть определен путем подсчета, доля экономии по каждому изобретению определяется технико-экономической экспертизой.

Именно такой порядок исчисления и выплаты вознаграждений за одновременное использование в одном объекте техники нескольких изобретений предусмотрен в п. 6 Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения <245>, утвержденной 15.01.1974 председателем Государственного комитета при Совете Министров СССР по делам изобретений и открытий Ю. Максаревым.

--------------------------------

<245> Относится к нормативно-правовым актам.

Данная Инструкция была согласована с Госпланом СССР, Государственным комитетом при Совете Министров СССР по науке и технике, Государственным комитетом при Совете Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Минфином СССР и ВЦСПС.

Приведенное правило названной Инструкции, определяющее установление доли (части) в общем экономическом эффекте при одновременном использовании в одном объекте техники нескольких изобретений, не противоречит нормам части четвертой ГК РФ и не может не приниматься во внимание.

По каждому использованному изобретению определяется именно доля экономии в общем эффекте, который от количества долей, его составляющих, не может измениться. Эффект от использования изобретения является одной из экономических категорией, к которым относятся также стоимость, цена, прибавочная стоимость, прибыль, валовый доход, себестоимость и т.д., которые не являются характеристиками объектов патентного права, а являются характеристиками экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

Указанное правило названной Инструкции об определении доли (части) не зависит от выбираемого экономического показателя, используемого в качестве базы, от величины которой определяется доля, подлежащая выплате в качестве вознаграждения за использование изобретений.

При осуществлении расчетов по выплате вознаграждения за использование изобретений экономический эффект приравнивают к прибыли, если она образуется, а если прибыль от использования изобретений не образуется, то при расчете вознаграждения за использование таких социальных изобретений применяют иные показатели, не зависящие от прибыли.

При недостижении между работодателем и работником соглашения о размере вознаграждения и условиях его выплаты ситуация разрешается на основе п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.1993 N 822, которое предписывает применять в данном случае положения п. п. 1, 3 и 5 ст. 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР" <246>, в соответствии с которым работодатель обязан выплачивать вознаграждение в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от использования изобретения.

--------------------------------

<246> Во втором абзаце п. 5 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено: "При применении данной нормы необходимо учитывать, что соответствующие законоположения, а также принятые для их реализации иные нормативные правовые акты подлежат применению в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации".

Указанное положение действует до тех пор, пока в Российской Федерации не будет принят иной законодательный акт (ст. 12 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Доля прибыли (доля экономии) является экономической характеристикой и определяется в отношении вещного объекта техники (продукта), в котором использованы объекты патентного права. Поэтому если в реальной продукции "Индивидуальный противохимический пакет - 11" (ИПП-11) одновременно использованы два изобретения по патентам N 2137465 и 2128978, то прибыль должна исчисляться непосредственно в отношении самого реального (вещного) продукта, а доля прибыли, приходящаяся на каждое использованное в этом продукте изобретение, должна определяться технико-экономической экспертизой.

Рассмотрим такой вопрос, как использование и зависимые пункты формулы изобретения. Пунктом 3 ст. 1358 ГК РФ определена достаточность признания изобретения использованным только по независимому пункту патентной формулы, и использование зависимых пунктов не является обязательным для признания изобретения использованным. Положение данного пункта применяется не только при выплате вознаграждения работодателем, но и при установлении преждепользования и послепользования, установлении нарушения исключительного права патентообладателя, выплате вознаграждения в период действия временной правовой охраны, исполнении лицензионных соглашений, так как при этом не требуется доказывать использование наряду с независимым всех зависимых пунктов формулы изобретения. Но из этого не следует, что признаки по зависимым пунктам не считаются использованными, если в реальной вещной продукции они действительно использованы, т.е. присутствуют по факту.

Пунктом 2 ст. 1354 ГК РФ определено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения.

Объем прав определяется формулой изобретения, включающей как независимый, так и зависимый пункты, но для признания, например, противоправного использования изобретения достаточно доказать нарушение только в части использования изобретения по независимому пункту формулы изобретения.

Таким образом, по независимому пункту доказывается использование изобретения с позиции установления достаточности признания юридического факта - использовано или не использовано, но независимый пункт не служит инструментом определения всех тех материальных признаков (характеристик), которые присутствуют в реальном вещном продукте.

В зависимом пункте формулы служебного изобретения "Индивидуальный противохимический пакет" (патент N 2128978) указан состав для защиты и дегазации кожи, тождественный составу для защиты и дегазации кожи, отраженному в независимом пункте формулы служебного изобретения "Состав для защиты и дегазации кожи от фосфорорганических отравляющих веществ и инсектицидов и способ его получения" (патент N 2137465), но из этого не следует, что в реальном (вещном) продукте использован состав только по одному патенту, а по другому - не использован.

Состав по патенту N 2137465 с более ранним приоритетом является тем же составом, который указан в патенте N 2128978 с более поздним приоритетом, что обусловливает зависимость использования изобретения по патенту N 2128978 от патента N 2137465 в случае применения именно этого состава в реальной продукции.

Использование изобретения по патенту N 2128978 будет независимым от патента N 2137465 в том случае, если в реальном продукте будет использован не данный состав, а другой состав того же назначения (обеспечение защиты и дегазации кожи).

Для анализа реального (вещного) продукта на предмет установления в нем конкретного состава совершенно не имеет значения, в каких источниках информации, в том числе патентах, описан этот состав. При установлении экономических составляющих, определяющих ценовые показатели реального продукта, в последнем устанавливается присутствие признаков реального состава (материальной субстанции), а не логических определений в виде совокупности признаков, составляющих объем исключительного права, сформулированный в формуле изобретения.

В отношении реального (вещного) продукта составляются и калькулируются все затраты по всем компонентам (комплектующим) продукции, определяется себестоимость продукта, в которую входят стоимостные показатели используемого состава, а также их влияние на общую прибыль или, наоборот, на убытки. Иными словами, определяется экономический эффект как полезный результат экономической деятельности по выпуску товара, измеряемый обычно разностью между денежным доходом от деятельности и денежными расходами на ее осуществление.

Если выплачиваемое работникам вознаграждение формально основывалось только на патенте N 2128978, то при предъявлении второго патента N 2137465 размер получаемой прибыли за один и тот же продукт, в котором уже реализован один и тот же состав, не должно измениться.

При выплате вознаграждения по патенту N 2128978 в размере 30% от общей прибыли доля прибыли, создаваемая примененным в продукте составом, уже входила в общую прибыль. Методика расчета прибыли от реализации продукции иного не допускает и предусматривает калькуляцию всех затрат.

В вещном продукте "Индивидуальный противохимический пакет - 11" может быть одновременно реализовано множество патентов, например: первый патент - на конструкцию пакета, второй патент - на строение тампона из нетканого материала, третий патент - на состав, которым пропитан тампон, четвертый патент - на строение самого нетканого материала, пятый патент - на композиционный трехслойный материал оболочки и т.д. Но вещный продукт "Индивидуальный противохимический пакет - 11" входит в гражданский оборот как единица одной продукции независимо от того, сколько в этом продукте реализовано изобретений.

Выплата вознаграждения осуществлялась по договору в размере 30% от прибыли, получаемой от реализации изделия "Индивидуальный противохимический пакет - 11", независимо от количества использованных при производстве изделия изобретений. Из этого однозначно следует, что в 30% от прибыли уже входит та часть прибыли, которая приходится на состав независимо от того, в каких патентах этот состав раскрыт.

Обратим внимание на наличие в патенте N 2137465 независимого пункта не только на состав, но и на способ его получения. Следовательно, доля прибыли, приходящаяся на изобретение - способ, также должна быть выделена из общей прибыли от реализации продукта, и общая прибыль никак не может увеличиться за счет необходимости учета еще одного использованного изобретения на способ.

Соответственно, конкретная величина вознаграждения, например 1000 руб., составляющая указанные 30% от единой прибыли, должна быть распределена при выплате вознаграждения в качестве неких трех долей в общей сумме 1000 руб., например 40% - за пакет, 40% - за состав и 20% - за способ изготовления состава.

Судом был поставлен вопрос: может ли доля прибыли от реализации конкретного изделия "Индивидуальный противохимический пакет - 11", приходящаяся на одновременно используемый один и тот же состав, увеличиваться в зависимости от количества патентов, в которых раскрыт один и тот же состав для защиты и дегазации кожи?

С учетом приведенных выше разъяснений ответ на вопрос суда один - не может.

Норма, изложенная в п. 4 ст. 1370 ГК РФ (размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом), позволяет за базу, по отношению к которой определяется размер вознаграждения, выбрать любой экономический показатель (прибыль, оптовую или розничную цену продукции, себестоимость и т.п.), если стороны договорятся об этом. Однако при этом следует учитывать, что по закону вознаграждение выплачивается работнику за использование служебного изобретения как объекта права, а не за использование (реализацию) вещной продукции, в которой использовано изобретение. Прибыль, получаемая от использования изобретения как объекта права, может составлять только часть прибыли, получаемой от использования (реализации) вещной продукции. При расчете размера вознаграждения за использование служебного изобретения должна определяться доля (часть) прибыли, приходящаяся (относимая) на конкретное изобретение или группу использованных изобретений. Сказанное следует из основ экономики и подчеркнуто в п. 1 ст. 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР" <247>, в котором отмечено, что в качестве вознаграждения за использование изобретения выплачивается определенная доля (не менее 15%) от прибыли как соответствующей части дохода, т.е. от той части, которая соответствует (приходится, относится) изобретению.

--------------------------------

<247> Который должен применяться до тех пор, пока в Российской Федерации не будет принят иной законодательный акт.

Например, если прибыль от реализации вещной продукции - карандаша, составляет 100 руб. и технико-экономическая экспертиза фирмы-производителя установила, что на использованное в карандаше изобретение (патент на изобретение "Колпачок для защиты грифеля") приходится 30 руб., а оставшиеся 70 руб. получают за счет использования новых материалов, то вознаграждение работнику как автору изобретения, если применяется императивная норма Закона "Об изобретениях в СССР", выплачивается не менее 15% от 30 руб., т.е. 4 руб. 50 коп.

Многие авторы считают, что им должна быть выплачена вся доля прибыли, приходящаяся на изобретение, т.е. в вышеуказанном примере - 30 руб. Но это не так, поскольку работодатель сам не получит от использования служебного изобретения ни копейки, а тогда у него не будет никакого стимула использовать изобретение в своей продукции.

Необходимость выделения в общей прибыли, получаемой от реализации вещного продукта, именно доли прибыли, приходящейся на конкретное используемое изобретение как объект права, уже не раз подтверждалась в судах, и одно из таких дел, рассмотренное кассационной инстанцией, представлено в Определении судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда <248>, в котором, в частности, отмечено следующее.

--------------------------------

<248> Определение Свердловского областного суда от 03.07.2007 по делу N 33-4257/2007.

Базой для расчета размера вознаграждения авторам за использование изобретения является прибыль (часть дохода), полученная от использования изобретения, от полезного эффекта, связанного непосредственно с инновацией, а не от продукции, изготовленной с использованием изобретения. Заявленный истцами размер вознаграждения завышен, поскольку безосновательно определен из прибыли комбината от реализации продукции, а не из экономического эффекта от самого изобретения.

Юридически значимым обстоятельством по делу являлось наличие полезного эффекта в виде прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой работодателем от использования изобретения, по которому между сторонами возник спор.

Признаки зависимых пунктов не могут не анализироваться при толковании сущности признаков, изложенных в независимом пункте, и такая ситуация имела место при рассмотрении спора в Седьмом арбитражном апелляционном суде (Постановление от 10.04.2009 N 07АП-1716/2009 по делу N 45-16620/2008).

ООО "ЕвроПласт" обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к ответчикам о прекращении нарушения патентных прав по патенту Российской Федерации N 2230868 на изобретение "Отделочный профиль, способ изготовления отделочного профиля и способ отделки оконных и дверных проемов". Исковые требования обоснованы статьями 1229, 1236, 1259, 1358, 1367, 1406 и 1407 ГК РФ и мотивированы фактами воспроизведения при изготовлении откосов DPVAR "Вариант" каждого признака пунктов 1 и 8 независимой формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2230868, а также реализации соответствующих откосов ООО "Комплекс".

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 29.01.2009 по делу N 45-16620/2008 в удовлетворении иска отказано. Истец не согласился с решением суда и, обращаясь в апелляционную инстанцию, отметил следующее.

Вывод суда первой инстанции о том, что покрытие по пункту 1 формулы изобретения имеет своей целью изменение внешнего вида продукта и не должно быть временным или отделяемым, является неправомерным. Суд неправомерно ссылается на содержание других зависимых пунктов формулы изобретения, в частности пункта 7 формулы изобретения, предполагающего нанесение матового покрытия, которое отсутствует на продукте ответчика и не эквивалентно прозрачной пленке. Пункт 1 формулы изобретения не содержит таких признаков, как вид покрытия, назначение покрытия, срок эксплуатации покрытия, способ его нанесения. Вывод суда о том, что элементы упаковки не охватываются формулой изобретения, является некорректным. Суд ошибочно квалифицировал в качестве независимых пунктов формулы изобретения пункты 7 и 9. Суд неправомерно не исследовал и возвратил истцу дополнительные вещественные доказательства, направленные в адрес суда, а именно экземпляр продукции ответчика, видимые части которого снабжены покрытием в виде прозрачной пленки. Суд необоснованно отклонил ходатайство истца о проведении экспертизы образцов продукции ответчика.

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение Арбитражного суда Новосибирской области от 29.01.2009 по делу N 45-16620/2008 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. В обоснование отзыва указано, что в ходе судебного заседания судом было установлено наличие на образцах истца матового покрытия, цель использования которого определяется в описании изобретения. Защитная пленка на отделочном профиле ответчика не относится к признакам формулы изобретения. Матовое покрытие на профиле истца неотделимо от отделочного профиля в течение всего срока его службы.