Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами Арбитражного суда г. Москвы и оставили принятый судебный акт без изменения.

Между тем судами при рассмотрении дела не учтены следующие обстоятельства.

В соответствии со ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Согласно ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В ст. 1236 ГК РФ законодатель назвал такой способ распоряжения исключительным правом, как его передача посредством исключительной лицензии. При этом главной особенностью такой передачи является предоставление пользователю монопольной возможности (исключая любых третьих лиц) на использование объекта исключительного права в своей деятельности. Правообладатель в этом случае лишен возможности передать права на использование такого объекта исключительных прав третьим лицам.

Вместе с тем согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. В соответствии с разъяснением, содержащимся в п. 11 совместного Постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.

В ст. 1236 ГК РФ отсутствуют нормы относительно объема передаваемых правомочий в рамках как исключительной, так и неисключительной лицензии. Такой объект интеллектуальных прав, как изобретение, может быть использован в различных продуктах и произвольное лишение правообладателя возможности самостоятельно определить способ использования объекта исключительных прав означало бы ограничение его гражданских прав, что противоречит ст. ст. 1, 9, 421 ГК РФ. Кроме того, в определении лицензионного договора, данном в ст. 1235 ГК РФ, лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором (выделено мной. - В.Д.).

Пользователь, заинтересованный в монопольном праве на использование изобретения, должен быть уверен в том, что аналогичные права не будут предоставлены третьим лицам. Стороны такого договора не должны быть ограничены в правомочиях определить сферу деятельности, а также конкретные виды использования объекта исключительных прав. Закон не содержит ограничений на предоставление прав, вытекающих из патента, для их использования в конкретной сфере деятельности лицензиата или для изготовления строго определенного перечня изделий.

В рамках настоящего спора стороны заключили договор, в котором лицензиату предоставлено право на использование изобретения по патенту N 233356 в предусмотренных договором пределах. При этом лицензиар лишался возможности предоставить такие права третьим лицам в отношении аналогичных способов использования.

В ст. 1236 ГК РФ, а также в иных нормах ГК РФ отсутствуют положения относительно возможности заключения договоров о предоставлении исключительной лицензии в определенной сфере деятельности и в пределах, указанных непосредственно сторонами. Вместе с тем в п. 3 указанной статьи содержится положение, согласно которому в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности могут содержаться условия для лицензионных договоров разных видов (исключительной и неисключительной лицензии). Следовательно, законодатель допускает дифференциацию лицензионных договоров в зависимости от способа использования результата интеллектуальной деятельности. В спорном договоре стороны определили конкретный способ (сферу) использования такого результата - трансформаторы малой, средней и большой мощности. Кроме того, стороны правомерно определили и вид заключаемого договора - договор на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). Такой договор не противоречит императивным нормам ГК РФ.

Таким образом, у Роспатента не было оснований для отказа в государственной регистрации исключительного лицензионного договора от 04.03.2011 N 2011Д04002 о предоставлении исключительного права использования изобретения по патенту N 2333561.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты первой, апелляционной и кассационной инстанций как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права подлежат отмене.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил: решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.02.2012 по делу N А40-106575/11-26-813, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2012 и Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 06.09.2012 по тому же делу отменить, заявление Общества с ограниченной ответственностью "МДО Покрытие" удовлетворить, признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.06.2011 об отказе в государственной регистрации лицензионного договора от 04.03.2011 о предоставлении исключительного права использования изобретения по патенту N 2333561, заключенного указанными обществами, и обязал Роспатент зарегистрировать названный договор в десятидневный срок с момента опубликования настоящего Постановления.

Можно полагать, что данное Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда является "первой ласточкой", определившей возможность деления исключительных прав, предоставленных одним патентом, в тех случаях, когда их объемы не пересекаются. Если такое возможно при предоставлении нескольких исключительных лицензий по одному патенту, то почему этот же принцип не может быть реализован при частичном отчуждении патента на группу изобретений, когда делятся совершенно не пересекающиеся исключительные права, уже трудно обосновать.

Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение

Комментарий к статье 1366

1. Оферта патентного права. Данная статья содержит правила публичного предложения (правила оферты) со стороны заявителя, являющегося единственным автором изобретения, который в случае становления патентообладателем обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, оговоренных в данной статье. Таким правом обладает не любой заявитель и патентообладатель, а только тот, который является одновременно и единственным автором изобретения. Публичное предложение о заключении такого договора об отчуждении (передачи права) может быть сделано любым заявителем - единственным автором независимо от страны проживания и гражданства, а приобретателями права могут быть только российские граждане или юридические лица.

Отличие измененной нормы п. 1 в первую очередь состоит именно в том, что ею может воспользоваться только единственный автор, а не группа соавторов. Чем обусловлено такое ограничение, законодатель не обосновал.

Существенным изменением нормы п. 1 является значительное увеличение времени, в течении которого единственный автор может принять такое решение. Если ранее соответствующее заявление могло быть приложено к документам заявки при ее подаче, то теперь срок подачи заявления сдвинут до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.

2. Освобождение от уплаты пошлин и условия договора. Норма позволяет освободить заявителя - единственного автора от уплаты патентных пошлин, но только тех из них, которые следовало бы уплачивать в обычном порядке. Пошлины, уже уплаченные до подачи заявления, не возвращаются.

С приобретателем исключительного права заключается договор, в котором указываются согласованные сторонами условия. Только при рассмотрении в суде спора об отказе от обязательства заключить договор об отчуждении патента могут быть оценены предлагаемые сторонами условия договора. Спор может касаться размера вознаграждения или иного возмещения, а не принципиальной возможности заключения договора. Вряд ли стороны дойдут до суда, если одна из них не захочет в принципе подписать договор, но в случае такого иска суд должен будет ориентироваться на "условия, соответствующие установившейся практике". На сегодня такие судебные дела отсутствуют, и что положит суд в основу суждения об условиях, соответствующих "установившейся" практике, только суду и будет известно. Можно только предположить, что речь пойдет об установлении какой-то средней цены по аналогии с лицензионными договорами.

Уведомление от третьего лица о желании заключить договор о приобретении патента должно быть направлено патентообладателю и в Роспатент, на который возложена обязанность при рассмотрении заявления о регистрации договора контролировать первенство приобретателя исключительного права при изъявлении желания заключить договор.

3. Право на отказ от договора. Патентообладатель может отказаться от заключения договора об отчуждении патента, если не примет условия договора и посчитает их не соответствующими установившейся практике. Если лицо, обратившееся к патентообладателю, не понудит патентообладателя в судебном порядке заключить договор, оно не будет рассматриваться в Роспатенте как лицо, изъявившее желание заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике. Иными словами, обязательство патентообладателя заключить договор об отчуждении патента не может рассматриваться как безусловно обязывающее его подписать любой предложенный договор. Иное толкование приведет к злоупотреблению правом со стороны третьих лиц, пожелавших "отнять" таким образом патент и предложивших патентообладателю "гроши", от которых он вынужден отказаться.

В случае отзыва своего заявления согласно п. 3 комментируемой статьи с момента такого уведомления Роспатента, но не ранее чем через два года после дня публикации и при условии полного погашения всех образовавшихся задолженностей по уплате пошлин, патентообладатель вправе распоряжаться своим патентом на общих основаниях, в том числе отчуждать патент любым лицам независимо от гражданства и местожительства.

Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

Комментарий к статье 1367

Предметом лицензионного договора является принадлежащее патентообладателю (лицензиару) имущественное право на использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца, которое он предоставляет другой стороне договора (лицензиату) в оговоренном объеме и в обмен на обязательства лицензиата осуществлять в пользу патентообладателя (лицензиара) предусмотренные договором платежи и (или) иные действия.

Стороны могут дополнительно включать в лицензионный договор: условия о предоставлении лицензиаром дополнительной информации (в том числе ноу-хау), технической и консультационной помощи лицензиату, о возможности контроля со стороны лицензиара за объемом использования; обязательства лицензиара поддерживать действие патента в течение срока действия лицензии, преследовать самостоятельно или совместно с лицензиатом нарушителей патента; условия о взаимном обмене информацией об усовершенствованиях объекта лицензии и предоставлении друг другу лицензии в случае патентования этих усовершенствований и т.д.

Один лицензионный договор может охватывать несколько запатентованных объектов, в том числе и охраняемых несколькими патентами на разные объекты (изобретение и полезную модель, изобретение и промышленный образец и любые их комбинации). В этом же лицензионном договоре могут регулироваться условия использования зарегистрированных товарных знаков.

Если патент принадлежит нескольким патентообладателям, предоставление лицензии одним или частью патентообладателей невозможно без согласия остальных патентообладателей.

Европейский опыт заключения лицензионных договоров, их виды и особенности применения весьма подробно и обстоятельно рассмотрены в книге Г. Штумпфа "Лицензионный договор" (М.: Прогресс, 1988). В книге того же автора "Договор о передаче ноу-хау" (М.: Прогресс, 1976) рассмотрены вопросы заключения договоров в отношении секретов производства, во многом пересекающиеся с вопросами заключения лицензионных договоров.

Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1368

1.1. Открытая неисключительная лицензия. Патентообладатель вправе подать в Роспатент заявление о возможности предоставления открытой лицензии, в которой он предоставляет любому лицу право использовать запатентованное изобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии. Неисключительная лицензия может быть выдана разным лицам, и патентообладатель при этом сохраняет за собой весь объем прав, вытекающих из патента.

Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения о поданных заявлениях об открытой лицензии и вносит записи о предоставленных открытых лицензиях в государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Для целей комментируемой нормы год публикации и год, следующий за годом публикации, - это не календарные годы, а годы действия патента, отсчитываемые от даты подачи заявки, по которой этот патент был выдан.

1.2. Лицензионный договор вместо договора о платежах. Ранее согласно п. 2 ст. 13 Патентного закона Российской Федерации лицо, изъявившее желание использовать запатентованный объект, было обязано заключить с патентообладателем договор о платежах, который не являлся лицензионным. Статья 1368 ГК РФ не предусматривает подобных отношений между патентообладателем и третьими лицами и предусматривает урегулирование отношений между заинтересованными лицами только лицензионным договором на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Патентообладатель вправе заключить лицензионный договор в отношении патента, по которому им подано и не отозвано заявление об открытой лицензии. Заключение лицензионного договора не накладывает на патентообладателя обязательства по отзыву ранее поданного заявления о предоставлении открытой лицензии. Лицензионный договор в такой ситуации должен быть зарегистрирован в общем порядке, однако патентообладатель не может предоставить третьим лицам исключительную лицензию, так как предоставление последней исключало бы принципиальную возможность получить любым лицам открытую лицензию.

1.3. Публикация условий предоставления открытой лицензии. Патентообладатель обязан сообщить в Роспатент условия, на которых он согласен предоставить открытую лицензию, и Роспатент за счет патентообладателя публикует данные сведения. Такое правило позволяет третьим лицам заранее определить целесообразность ведения переговоров с патентообладателем. Однако выдвинутые патентообладателем условия предоставления открытой лицензии, опубликованные Роспатентом, могут быть изменены патентообладателем при проведении переговоров с конкретным лицом, обратившимся к патентообладателю. Иными словами, патентообладатель вправе с разными лицензиатами заключать отличные по условиям лицензионные договоры при соблюдении только одного общего условия - все лицензии могут быть только неисключительными.

2. Право на отзыв заявления. Патентообладатель вправе отозвать заявление о возможности предоставления открытой лицензии, но при соблюдении условий, предусмотренных в п. 2 комментируемой статьи.

В случае если в результате отзыва заявления будут затронуты законные интересы какого-либо лица (например, если патентообладатель не согласился с предложенными ему данным лицом условиями заключения лицензионного договора или выдвинул заведомо неприемлемые встречные условия), спор о допустимости отзыва заявления об открытой лицензии подлежит рассмотрению в суде. В случае удовлетворения ходатайства об отзыве названного заявления оно будет считаться отозванным с даты его поступления в Роспатент.

Статья 1369. Форма договора о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец и государственная регистрация перехода исключительного права, его залога и предоставления права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

Комментарий к статье 1369

Государственная регистрация в Роспатенте договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец осуществляется с учетом общих норм, предусмотренных ст. 1232 ГК РФ о государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Кроме договора об отчуждении патента и лицензионного договора, распоряжение исключительным правом на объекты патентных прав может быть осуществлено на основании договора залога исключительного права, договоров дарения и мены, договора доверительного управления исключительным правом, договоров концессии и субконцессии, иных возможных договоров, в которых предусматривается распоряжение исключительным правом, регистрация которого обязательна в Роспатенте.

Договоры заключаются в письменной форме, к которой относится письменное предложение заключить соответствующий договор по форме акцептованной письменной оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ).

В соответствующий государственный реестр (изобретений, полезных моделей или промышленных образцов) вносятся записи:

- о регистрации отчуждения исключительного права объекта патентных прав;

- о регистрации права использования объекта патентных прав;

- о регистрации права использования объекта патентных прав, указанного в договоре коммерческой концессии (субконцессии);

- о зарегистрированном договоре залога (последующего залога) исключительного права на объект патентных прав;

- о зарегистрированном изменении, внесенном в зарегистрированный договор;

- о зарегистрированном переходе исключительного права на объект патентных прав без договора;

- о расторжении (досрочном расторжении) зарегистрированного лицензионного (сублицензионного) договора, договора коммерческой концессии (субконцессии) или договора залога (последующего залога).

§ 4. Изобретение, полезная модель и промышленный образец,

созданные в связи с выполнением служебного задания

или при выполнении работ по договору

Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец

Комментарий к статье 1370

1. Права и обязанности работодателя и работника. Работодателю принадлежит исключительное право на служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также право на получение патента на них.

Право работника на вознаграждение за служебное изобретение <241> установлено нормой п. 4 ст. 1370 ГК РФ и определяется возникновением одного из условий, в соответствии с которыми работодатель либо получит патент, либо примет решение о сохранении информации о таком изобретении в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

--------------------------------

<241> Ситуация рассматривается в отношении изобретений, но очевидно, что подобные споры могут касаться полезных моделей и промышленных образцов.

Зависящие от работодателя причины могут включать: отзыв работодателем-заявителем поданной заявки; непредоставление ответа на запрос экспертизы и, как следствие, признание заявки отозванной; отказ от подачи выделенной заявки при установлении в процессе экспертизы нарушения единства изобретения в поданной заявке; отказ от уплаты пошлины за выдачу патента и иные юридически значимые действия, например отказ от продления срока действия патента и непредоставление при этом работнику права на отчуждение патента на его имя.

Право работника на вознаграждение за служебное изобретение не связано с возможностью непосредственного использования изобретения в его вещном (изделие, продукт, технология) исполнении. В приведенной норме ст. 1370 не конкретизируется, о каком виде вознаграждения за служебное изобретение идет речь, но сказано, что размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.

Правительство Российской Федерации приняло Постановление от 04.06.2014 N 512 "Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы", в котором установлены порядок выплаты и исчисления вознаграждения. Действие этих правил не распространяется на случаи заключения работодателем и работником договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения.

Условия выплаты причитающегося работнику вознаграждения за изобретение могут предусматривать длящиеся выплаты именно за использование объекта техники, в котором воплощено изобретение, разовые выплаты за такое использование изобретения, выплаты за факт его создания и получение патента, выплаты за отчуждение уже полученного патента, выплаты за получение патентов за рубежом, выплаты от лицензионных отчислений, получаемых работодателем, выплаты от продажи конструкторской документации, по которой будет изготавливаться изобретение, выплаты в различных комбинациях, если они предусмотрены договором работодателя с работником.

В описываемом далее судебном решении работодателю дали понять, что его отказ от уплаты пошлин за поддержание действия патента при использовании самого изобретения не является безусловным основанием не выплачивать работникам (авторам) вознаграждения за использование изобретения.

Обратим внимание на то, что в ст. 1370 ГК РФ законодатель не только не связал выплату вознаграждения за изобретение с обязательным поддержанием патента в силе, а наоборот, прямо предусмотрел ситуации, при которых выплата вознаграждения осуществляется за изобретения, на которые патент не получен (сохранение информации об изобретении в тайне или неполучение патента по зависящим от работодателя причинам). Отказ работодателя от уплаты пошлин за поддержание патента в силе приравнен к ситуации неполучения патента по зависящим от работодателя причинам, к тому же исключающим отчуждение (уступку) патента авторам изобретения.

Ниже приводится извлечение из Определения Свердловского областного суда от 23.12.2010 по делу N 33-14979/2010, в котором рассмотрен спор о невыплате вознаграждения авторам служебного изобретения.

Вступившим в законную силу решением Краснотурьинского городского суда от 08.10.2009 были удовлетворены исковые требования авторов к ОАО "СУАЛ" о выплате авторского вознаграждения за использование изобретения по патенту. Этим же решением установлен факт того, что ОАО "СУАЛ" является правопреемником ОАО "Богословский алюминиевый завод" по обязательствам, вытекающим из патента.

Представители ответчика ОАО "СУАЛ" в судебном заседании исковые требования не признали, указав, что патентообладателем изобретения по патенту являлось ОАО "Богословский алюминиевый завод", иск же предъявлен к ОАО "СУАЛ". Богословский алюминиевый завод вошел в состав ОАО "СУАЛ" путем реорганизации в форме присоединения 01.01.2001. Согласно передаточному акту от 05.09.2000 патенты не входили в переданные нематериальные активы, то есть не были переданы, в связи с чем отсутствует законное основание считать ОАО "СУАЛ" патентообладателем по данному патенту и, соответственно, лицом, обязанным выплачивать авторское вознаграждение.

Автор кассационной жалобы указал, что поскольку патентообладателем является Акционерное общество "Богословский алюминиевый завод", следовательно, отсутствуют законные основания считать ОАО "СУАЛ" патентообладателем по данному патенту, обязанным выплачивать авторское вознаграждение.

Так как срок действия патента на изобретение закончился, следовательно, выплата авторского вознаграждения истцам за использование изобретения должна быть прекращена. Помимо этого, автор жалобы оспаривает выводы суда о том, что ОАО "СУАЛ" нарушило обязательства, принятые при подаче заявки на регистрацию изобретения, к патенту о выплате авторского вознаграждения, и о том, что досрочное прекращение действия патента по указанному основанию является санкцией именно к патентообладателю.