Исключительных лицензий по одному патенту можно выдать ровно столько, сколько независимых пунктов содержит формула изобретения.

Со временем указанный тезис нашел отражение в п. 3.1.10 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации <240> Роспатента:

--------------------------------

<240> Утверждены Приказом Роспатента от 29.12.2009 N 186.

При рассмотрении на возможность регистрации лицензионного договора в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов следует иметь в виду следующее. В соответствии с действующим законодательством в отношении одного охраняемого объекта, например изобретения, могут быть зарегистрированы несколько исключительных лицензий или исключительная и несколько неисключительных лицензий только при условии что объем предоставляемых по договорам прав не пересекается. При этом согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется содержащейся в патенте формулой изобретения. Таким образом, если одним патентом на изобретение охраняется группа изобретений, образующих единый изобретательский замысел, и при этом в формуле изобретения содержится несколько независимых пунктов, то по каждому изобретению, защищенному независимым пунктом формулы, может быть предоставлено исключительное право на его использование.

Обратим внимание на то, что подача заявки и получение патента на группу изобретений является правом заявителя, а не его обязанностью. Заявитель мог подать, например, три отдельные заявки на три изобретения, которые могли быть заявлены и в одной заявке на группу изобретений как отвечающей условию единства изобретения, с получением, соответственно, одного патента с формулой изобретения, включающей три независимых пункта на каждое изобретение. Очевидно, что никто не может воспрепятствовать патентообладателю трех патентов на три изобретения передать каждый патент совершенно различным лицам. Так почему этого же нельзя достичь, осуществляя частичную (раздельную) уступку патента на те же три изобретения тем же трем различным лицам? Разумного объяснения этому нет.

Обратим также внимание на содержание двух первых абзацев ст. 1399 "Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец" части четвертой ГК РФ:

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно:

на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - со дня поступления заявления. Если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении не всех входящих в группу объектов патентных прав, действие патента прекращается только в отношении изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, указанных в заявлении...

Из данной нормы со всей очевидностью следует, что предоставленное исключительное право в объеме патентной формулы вполне делимо в ситуациях, когда деление производится по отдельным изобретениям, полезным моделям или промышленным образцам, входящим в запатентованную группу.

Дискуссия о возможности частичного отчуждения патента может получить очередной импульс, после того как Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации уже высказал свою позицию в отношении возможности предоставления нескольких исключительных лицензий по одному патенту в Постановлении от 12.03.2013 N 13921/12.

ООО "МДО Покрытие" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным отказа Роспатента в государственной регистрации исключительного лицензионного договора от 04.03.2011 N 2011Д04002 о предоставлении исключительного права использования изобретения по патенту N 2333561.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.02.2012 в удовлетворении заявленных требований отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2012 указанное решение оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд Московского округа Постановлением от 06.09.2012 кассационную жалобу общества "МДО Покрытие" оставил без удовлетворения, а принятые по делу судебные акты без изменения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлениях, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявления подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

22.03.2011 в Роспатент поступило заявление о регистрации исключительного лицензионного договора от 04.03.2011 N 2011Д04002, заключенного между обществом "МДО Покрытие" и обществом "Керамические трансформаторы", на использование изобретения по патенту N 233356 в отношении определенных в договоре способов использования.

В соответствии с условиями лицензионного договора лицензиар предоставляет лицензиату исключительную лицензию на использование изобретения N 2333561 "Катушка индуктивности" в отношении способов использования, указанных в п. п. 1.1, 2.3 лицензионного договора (трансформаторы малой, средней и большой мощности). При этом в соответствии с п. 3.1.4 лицензионного договора за лицензиаром сохраняется право заключать с другими лицами лицензионные договоры на использование изобретения в отношении способов использования изобретения, не предусмотренных в лицензионном договоре.

Решением Роспатента в государственной регистрации лицензионного договора отказано с указанием на несоответствие условий договора понятию лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии, определенному п. 1 ст. 1236 ГК РФ.

Согласно указанной норме предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам осуществляется посредством предоставления исключительной лицензии (заключением лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии).

В соответствии с подп. 10 п. 7.10 Административного регламента исполнения Роспатентом государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 321, регистрация договора о предоставлении исключительного права осуществляется при условии, если в договоре не содержится внутренних противоречий.

Поскольку в договоре содержалось условие о сохранении за правообладателем возможности заключать с другими лицами лицензионные договоры в отношении не перечисленных способов использования, по мнению Роспатента, представленный лицензионный договор содержал внутренние противоречия, и Роспатент полагал, что не имеет законной возможности зарегистрировать такой лицензионный договор.

Суд согласился с данным выводом, указав, что п. 3.1.4 договора противоречит понятию исключительной лицензии в смысле п. 1 ст. 1236 ГК РФ, поскольку в нем содержится условие, согласно которому у лицензиара остается право заключать с другими лицами лицензионные договоры на указанное в договоре изобретение. Регистрация такого договора не могла быть осуществлена, поскольку условия договора противоречат закону и существу распоряжения исключительным правом, что выходит за пределы правомочий, предоставленных сторонам в п. 1 ст. 1233 ГК РФ.