Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2011 по делу N А41-29242/10.
ООО "ПластБизнес" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО "Сэйф Кэп" и ООО "БЭКАП ТРЕЙДИНГ" о пресечении действий ответчиков, нарушающих право истца на патент Российской Федерации N 88341 на полезную модель "Ручка для бутылки".
Решением Арбитражного суда Московской области от 16.02.2011 первоначальные исковые требования удовлетворены.
Исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд согласен с выводом суда первой инстанции об удовлетворении первоначального искового заявления ООО "ПластБизнес" к ООО "Сэйф Кэп" о пресечении действий, нарушающих право истца на патент Российской Федерации N 88341 на полезную модель "Ручка для бутылки".
Доводы ответчика о том, что в соответствии со ст. 1361 ГК РФ ему принадлежит право преждепользования на техническое решение конструкции ручки для бутылки типа SH 2809, тождественное защищенному патентом Российской Федерации N 88341 "Ручка для бутылки" и зарегистрированному за ООО "ПластБизнес" и Т.В.Г., изложенные во встречном исковом заявлении, в апелляционной жалобе и поддержанные его представителями в судебном заседании, арбитражным апелляционным судом отклонены по следующим основаниям.
ООО "Сэйф Кэп" в обоснование наличия у него права преждепользования на техническое решение конструкции ручки для бутылки типа SH 2809 во встречном исковом заявлении и в апелляционной жалобе ссылается на то обстоятельство, что Общество с ограниченной ответственностью "БЭКАП ТРЕЙДИНГ", правопреемником которого является ООО "Сэйф Кэп", до даты приоритета полезной модели по патенту N 88341, зарегистрированному за ООО "ПластБизнес" и Т.В.Г., произвело все необходимые приготовления к производству ручки типа SH 2809 и начало производство и использование данной модели.
В подтверждение указанных обстоятельств ООО "Сэйф Кэп" ссылается на следующие доказательства: техническое описание ТО 2293-001-49350852-2009 "Ручки для бутылок из полиэтилентерефталтата", технологическую карту для производства ручек типа SH 2809, контракт от 05.03.2007 N 093/49350852/00011, заключенный между ООО "БЭКАП ТРЕЙДИНГ" и компанией Apget Trading Ltd., грузовую таможенную декларацию N 56742060, акт ООО "БЭКАП ТРЕЙДИНГ" о вводе оборудования в эксплуатацию пресс-формы N 2009004 для изготовления ручек типа SH 2809, Приказ ООО "БЭКАП ТРЕЙДИНГ" от 02.06.2009 N 7, расчет производительности пресс-формы N 2009004 в объеме 70210019 изделий в год, накладные о перемещении товара на склад готовой продукции, товарные накладные от 22.06.2009 N 176-И, от 17.06.2009 N 168-И, от 17.06.2009 N 1201 и от 22.06.2009 N 1248, а также счета-фактуры на оплату продукции.
Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ указанные доказательства, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что они не подтверждают то обстоятельство, что ответчик - ООО "Сэйф Кэп" начал использование ручки типа SH 2809 для бутылки до даты приоритета истца - ООО "ПластБизнес", то есть до 22.06.2009.
В материалах дела также отсутствуют доказательства, подтверждающие, что ответчик - ООО "Сэйф Кэп" является разработчиком полезной модели - ручки для бутылки типа SH 2809.
Исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд пришел также к выводу, что производителем пресс-формы, используемой для изготовления ручки типа SH 2809, является итальянская фирма OMMP S.a.s di Mologra Pierluigi & C. При этом создание такой пресс-формы не нуждается в каких-либо чертежах. Из материалов дела также следует, что пресс-форма для изготовления пластиковых ручек для бутылок была изготовлена на основании чертежей, выполненных самой фирмой OMMP S.a.s di Mologra Pierluigi & C по представленным ООО "Сэйф Кэп" образцам.
3. Тождественность сравниваемых решений. Одним из условий предоставления права преждепользования является тождественность сравниваемых решений.
В практике патентного права под тождеством, как правило, понимается предельный случай равенства объектов, характеризующийся совпадением родовых и индивидуальных свойств объектов. Иными словами, рассматривается идентичность объектов (решений) по всем признакам. Однако с учетом математического, логического и философского определения понятия "тождество" при установлении права преждепользования может быть применимо также абстрактное выражение теории тождества как эквивалентности <226>, причем как в отношении признаков решения преждепользователя, так и в отношении признаков запатентованного решения.
--------------------------------
<226> См.: Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук / Пер. с англ. М., 1948; Новоселов М. Тождество // В кн.: Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5; Он же: О некоторых понятиях теории отношений // В кн.: Кибернетика и современное научное познание. М., 1976; Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, порядок. М., 1971; Клини С.К. Математическая логика / Пер. с англ. М., 1973; Frege G. Schriften zur Logik. B., 1973.
В п. 1 ст. 1361 ГК РФ в сравнении с ранее действовавшей нормой предусмотрено дополнение, суть которого состоит в том, что преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования не только в случае использования тождественного решения, но и решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками (п. 3 ст. 1358).
Преждепользователь должен иметь возможность совершенствовать ранее созданное им техническое решение в пределах общих инженерных знаний (инженерное проектирование), и права патентообладателя не должны распространяться на такие усовершенствования технического решения преждепользователя.
Право преждепользования допускает использование изобретения, полезной модели, промышленного образца в период действия выданного на него патента лишь в объеме, не превышающем достигнутый до даты приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, - в объеме, не превосходящем уровень, соответствующий сделанным приготовлениям. Поэтому, если после даты приоритета преждепользователь расширил объем использования, то патентообладатель вправе препятствовать этому, а преждепользователь может сохранить такой объем или осуществить его дальнейшее расширение только с разрешения патентообладателя, в том числе на основании лицензионного договора. Но заключение лицензионного договора не является единственной формой предоставления преждепользователю права расширить объем производства.
Каким образом патентообладатель может запретить превышение объема, установленного для преждепользователя, законодатель не установил.
Представляется, что патентообладатель может использовать как непосредственно запретительные нормы патентного права, распространяя их на превышающий объем, так и нормы законодательства о недобросовестной конкуренции, рассматривая превышение объема со стороны преждепользователя как одну из форм недобросовестной конкуренции.
Патентообладателю при решении вопроса о целесообразности оспаривания права преждепользования следует иметь в виду, что если предшествующее дате приоритета использование по своему характеру было таким, что могло привести к общедоступности сведений о запатентованном решении, то это может стать основанием для признания патента недействительным ввиду несоответствия решения условию новизны.
При возникновении ситуаций, связанных с установлением права преждепользования, должно приниматься во внимание разъяснение, данное в п. 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, согласно которому "право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных статьей 12 Патентного закона Российской Федерации, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования".
Следует подчеркнуть, что используемое в европейской практике понятие "преждепользование как часть известного уровня техники" нельзя отождествлять с понятием "право преждепользования", предусмотренным в ст. 1361 ГК РФ, по причине совершенно противоположного их влияния на оценку патентоспособности изобретения по критерию "новизна".
Право преждепользования по российскому законодательству может быть применено тогда, когда правомерность выдачи патента в принципе не может быть оспорена, и априори считается, что запатентованное изобретение (полезная модель или промышленный образец) не известно из уровня техники, включающего любые общедоступные сведения, в том числе и сведения об открытом использовании технического средства.
Право преждепользования по российскому законодательству не позволяет аннулировать отвечающий всем условиям патентоспособности патент, а лицо, доказавшее наличие у него права преждепользования, тем не менее не имеет возможности расширить объем использования своей продукции или технологии.
Правом преждепользования по российскому законодательству обладают лишь те лица, которые до даты приоритета добросовестно использовали созданное независимо от автора изобретения тождественное решение или сделали необходимые к этому приготовления. Этим правом не могут воспользоваться лица, не использовавшие созданное независимо от автора изобретения тождественное решение или не сделавшие необходимые к этому приготовления, но решившие начать выпуск тождественных изделий после даты приоритета изобретения.
В качестве первого шага для быстрой защиты собственного производства от необоснованных претензий можно подать встречный иск о признании права преждепользования, что может предотвратить вынесение судебного решения о прекращении нарушения действующего патента.
Насколько важно правильно формулировать исковые требования при установлении права преждепользования, равно как и при установлении права послепользования, и не приравнивать установление названных прав в порядке искового производства к отдельному иску об установлении факта, имеющего юридическое значение, следует из приведенного ниже извлечения из Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.05.2012 N А41-20468/11.
ЗАО "Соболевский завод" обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно права послепользования по патенту Российской Федерации N 2164808.
Определением Арбитражного суда Московской области от 24.08.2011 по делу N А41-20468/11, оставленным без изменения Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2011, заявление ЗАО "Соболевский завод" оставлено без рассмотрения на основании ч. 4 ст. 221 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
10.07.2005 Роспатент в бюллетене "Изобретения. Полезные модели" N 19 осуществил публикацию, согласно которой было восстановлено действие патента N 2164808. В связи с этим ЗАО "Соболевский завод" обратилось в арбитражный суд с требованием об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно права послепользования по патенту Российской Федерации N 2164808.
Нижестоящие суды, оставляя заявление ЗАО "Соболевский завод" без рассмотрения на основании ч. 4 ст. 221 АПК РФ, пришли к выводу о том, что требование заявителя по сути своей направлено на оспаривание ранее установленных обстоятельств в части законности действий Роспатента, то есть имеется спор о праве.