Не согласившись с данными судебными актами, истцы обратились с кассационными жалобами, в которых просили отменить решение и Постановление в связи с неправильным применением норм материального права.

Суд кассационной инстанции счел, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в силу следующего.

Как видно из документов и установил суд, истцы являются обладателями патента на изобретение "Стреляющее устройство" N 2042913 с приоритетом от 18.03.1994.

Ответчик зарегистрировал патент на полезную модель N 116213 "Стреляющее устройство" с приоритетом от 23.12.2011.

Отказав в удовлетворении исковых требований, суды сослались на п. 9 информационного письма N 122 и пришли к выводу, что наличие у ответчика патента на полезную модель с более поздней датой приоритета не нарушает исключительных прав истцов на изобретение.

Само по себе наличие у ответчика патента на полезную модель не отменяет исключительности прав патентообладателя на изобретение, поэтому при разрешении настоящего спора с учетом названных норм права судам следовало установить, использовалась ли ответчиком независимая формула патента на изобретение N 2042913 при изготовлении изделия БАМЕР до момента получения патента на полезную модель N 116213, а также оценить действия ответчика по получению данного патента N 116213 после продолжительной переписки с истцами и факта обращения завода и предприятия за судебной защитой с точки зрения злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ).

По мнению кассационного суда, нижестоящие суды сделали преждевременный вывод об отсутствии нарушения исключительных прав истцов на изобретение, так как недостаточно исследовали обстоятельства по делу.

Как представляется, уже в 2014 г. кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам (СИП) высказала свою позицию по рассматриваемому вопросу при решении спора, в котором столкнулись патенты на полезные модели N 59508 и 128572 (Постановление от 28.01.2014 по делу N А40-19832/2013).

Как следует из материалов дела и установлено судом первой и судом апелляционной инстанций, ОАО "Ритм ТПТА" является правообладателем патента на полезную модель "Тройник для тормозной магистрали подвижного состава", что подтверждено патентом N 59508 с датой приоритета от 18.08.2006.

В обоснование заявленного иска истец ссылался на тот факт, что ОАО "МТЗ ТРАНСМАШ" без разрешения правообладателя письмом от 22.01.2013 (исх. N 03АЕ-20/1918 выступило перед ОАО "Российские железные дороги" с предложением о продаже тройника, содержащего в себе каждый признак полезной модели, приведенной в независимом пункте формулы полезной модели патента N 59508, тем самым нарушив исключительные права истца применительно к пункту 3 статьи 1358 ГК РФ.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой и суд апелляционной инстанций исходили из того, что 26.02.2013 ответчиком была подана заявка на получение патента на полезную модель "Тройник для подключения тормозной магистрали к воздухораспределителю" и получен патент N 128572, который не оспорен истцом и в установленном законом порядке не признан недействительным.

Суд кассационной инстанции Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что вышеуказанный вывод судов первой и апелляционной инстанций основан на неправильном применении норм материального права без установления всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.

При разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в объекте "тройник", предлагаемом к продаже ОАО "МТЗ ТРАНСМАШ", каждого признака полезной модели "Тройник для тормозной магистрали подвижного состава" по патенту N 59508, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела, и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора. Вопрос об использовании патента требует специальных познаний, и суд первой инстанции должен был разрешить ходатайство о проведении судебной экспертизы. Однако в нарушение указанного порядка суд первой инстанции указанное ходатайство о назначении по делу экспертизы не разрешил.

Поскольку судами первой и апелляционной инстанций не установлены в полной мере обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, а рассмотрение доказательств и установление обстоятельств по делу выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции, суд приходит к выводу о необходимости отмены решения суда первой инстанции и Постановления апелляционного суда с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить допущенные нарушения и, обеспечив полноту исследования доказательств и реализацию всех процессуальных прав лиц, участвующих в деле, в том числе на заявление ходатайства о назначении экспертизы для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, сделать вывод о наличии (отсутствии) оснований для удовлетворения заявленных истцом требований, установить обстоятельства, использован ли патент истца N 59508 в изделии ответчика (конструкция соединения с тройником СТ157-4).

Можно полагать, что Суд по интеллектуальным правам уже разобрался в данном вопросе <213>.

--------------------------------

<213> См. также: Джермакян В. Столкновение патентов: эволюция позиции судов // Патенты и лицензии. 2014. N 2.

4. Совместное использование и эквивалентные признаки. Норма п. 4 ст. 1358 содержит условие установления использования нескольких изобретений или полезных моделей. При этом использование в отношении нескольких изобретений устанавливается с учетом эквивалентного признака, а в отношении полезных моделей установление использования с учетом эквивалентного признака не предусмотрено, что тем более ставит под сомнение правомерность применения в нынешних условиях разъяснения из информационного письма N 122 в отношении полезных моделей.

Исключение эквивалентных признаков из условия установления использования полезной модели как отдельно, так и совместно с другими полезными моделями не позволяет даже гипотетически применять разъяснение по информационному письму N 122, предусматривающему в своей основе установление в сравниваемых полезных моделях эквивалентных признаков.

Использование нескольких промышленных образцов в изделии устанавливается, если использованы все существенные признаки каждого промышленного образца или если использован такой промышленный образец, совокупность признаков которого производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение. Учитывая новизну указанного принципа установления использования промышленного образца в изделии, пока не представляется возможным показать, как данная норма толкуется судами.

Статья 1358.1. Зависимое изобретение, зависимая полезная модель, зависимый промышленный образец

Комментарий к статье 1358.1

В данной статье зависимыми признаются такие изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца.

Содержание п. 2 рассматриваемой статьи предусматривает запрет несанкционированного использования зависимого изобретения, полезной модели или промышленного образца (далее - изобретение) при отсутствии разрешения от обладателя "старшего" патента. Действительно, в определенной мере данная норма может способствовать урегулированию споров при столкновении патентов, когда в одном вещном продукте (технологии) совместно используется несколько запатентованных изобретений. Однако норма п. 2 ст. 1358.1 всего лишь постулирует невозможность использования зависимого изобретения без разрешения обладателя другого патента.

Нормы ст. 1358.1 не предоставляют обладателю другого патента право полного запрета использования своего изобретения тому лицу, которое получит "зависимый" патент.

Каким образом и в каких ситуациях можно такое разрешение получить, если обладатель старшего патента добровольно не дает разрешение на использование своего изобретения?

В отношении зависимых изобретений, но не полезных моделей ситуация урегулирована в ст. 1362 ГК РФ, согласно п. 2 которой, если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента.

Для получения принудительной лицензии патентообладатель, имеющий исключительное право на зависимое изобретение, должен доказать, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, и только в этом случае суд вправе принять решение о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии.

Представляется, что выполнение нормы по п. 2 ст. 1358.1 не может быть реализовано без учета соблюдения в отношении зависимого изобретения условий по п. 2 ст. 1362.

Обратим внимание на важнейшее условие, указанное в п. 1 ст. 1358.1, которое состоит в том, что изобретение признается зависимым при условии, что его невозможно использовать в связи с наличием другого, более раннего патента.

Что значит - невозможно использовать? Невозможно использовать по объективным причинам или невозможно использовать по субъективным причинам, которые являются следствием намеренно оформленного изобретения в патентной формуле таким образом, чтобы оно отвечало статусу "зависимого", что далее позволяет получить право воспользоваться институтом принудительного лицензирования?

Некоторые ситуации, которые, по мнению законодателя, подтверждают зависимость изобретений, представлены во втором и третьем абзацах п. 1 ст. 1358.1, но это лишь часть таких ситуаций, что подтверждается использованием во втором абзаце п. 1 оборота: "Зависимым изобретением, в частности, является изобретение...".

В статье 1358.1 говорится не о столкновении изобретений с одинаковыми или эквивалентными (информационное письмо N 122) признаками, а о совместном использовании разных изобретений в одном объекте техники.

Два патента с одинаковыми признаками не могут рассматриваться между собой как разные (другие). Патенты с одинаковыми признаками характеризуют одно и то же изобретение (полезную модель), на которое выдано два (три и т.д.) патента, и появление новой ст. 1358.1 в ГК РФ не является панацеей против бездумного применения <214> разъяснения, данного в п. 9 информационного письма N 122.

--------------------------------

<214> Джермакян В. Столкновение патентов: эволюция позиции судов // Патенты и лицензии. 2014. N 2.

Два патента с эквивалентными признаками могут рассматриваться между собой как разные (другие), и к ним применимы нормы ст. 1358.1, но только в отношении изобретений, а не полезных моделей, так как в соответствии с п. 3 ст. 1358 новой редакции ГК РФ использование полезной модели устанавливается только в отношении признаков, указанных в независимом пункте формулы полезной модели без возможности применения доктрины эквивалентов.

Одним из примеров невозможности использования зависимого изобретения без разрешения обладателя старшего патента является приведенная в ст. 1358.1 ситуация, когда изобретения отличаются только указанным в патентной формуле назначением, характеризующим использование продукта или способа. Однако такая же ситуация будет иметь место и тогда, когда в родовом понятии одного из изобретений не указано его утилитарное назначение, а другое изобретение отличается от первого только тем, что содержит указание на некое конкретное утилитарное назначение, например:

- патент N 1 (с ранним приоритетом) на изобретение "Химическое соединение X", формула которого не содержит утилитарного назначения <215>;

--------------------------------

<215> В таких случаях обычно говорят, что вещество X запатентовано как таковое или получившее абсолютную охрану.

- патент N 2 на изобретение "Средство для лечения грибковых накожных заболеваний, характеризуемое тем, что представляет собой мазь на основе химического соединения X".

Использование изобретения по патенту N 2 зависимо от патента N 1, хотя патентные формулы обоих изобретений независимы между собой.

Обратным примером, когда изобретения отличаются между собой только назначением, но никак не являются зависимыми, является следующий:

- патент N 1 на изобретение "Состав для полировки лакокрасочных покрытий, представляющий собой композицию компонентов А + Б + С";

- патент N 2 (с поздним приоритетом) на изобретение "Состав для уничтожения тараканов, представляющий собой композицию компонентов А + Б + С".

Отдельного патента на вещество - композицию с компонентами А + Б + С нет.

Несмотря на идентичность использованных в обоих изобретениях композиций, никакой правовой зависимости между двумя изобретениями нет, и нельзя толковать данную норму как позволяющую обладателю патента N 1 предъявить претензии к обладателю патента N 2.

Установление формальной зависимости между изобретениями, как это предусмотрено ст. 1358.1, автоматически ведет к необходимости разрешать спор на основании ст. 1362. Таким образом, обладатель "старшего" патента практически лишается права запретить использование своего изобретения тому, кто получил патент, в котором "зависимость" между изобретениями обусловлена содержанием признаков в патентной формуле.

Например, первое изобретение в патентной формуле содержит совокупность признаков (А + Б + С), а второе (зависимое) изобретение - совокупность признаков (А + Б + С) + (Д + Е). В таком случае невозможно использовать второе изобретение, не используя первое, и оба изобретения будут считаться использованными на основании ст. 1358, в п. 3 которой отмечено, что если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, другое изобретение или другая полезная модель также признаются использованными.

Нормы новой ст. 1358.1 не должны использоваться так, чтобы стимулировать лиц, составляющих патентные формулы своих изобретений таким образом, чтобы можно было "прихватить" в совокупности признаков и чужое изобретение, а затем вынудить его владельца предоставить принудительную лицензию. Не выдавать патенты с такими патентными формулами невозможно, так как патентная формула, если описанный в ней объект соответствует условиям патентоспособности, не может быть волюнтаристским образом изменена экспертизой.

С принятием ст. 1358.1, наряду с проявлением бесспорно положительных последствий, следует ожидать и тех ухищрений в целевом оформлении и получении "зависимых" патентов, которые позволят апеллировать к суду с мотивацией о "невозможности" использования своего изобретения в связи с наличием другого, более раннего патента, и толкать суд к вынесению решения о выдаче принудительной лицензии.

Если суд распространит действие нормы по п. 2 ст. 1362 и на патентообладателя полезной модели, которую он не может использовать, не нарушая при этом прав обладателя другого (первого) патента на изобретение или полезную модель, тогда не составит вообще никакого труда составлять патентные формулы на полезные модели и получать патенты так, чтобы они всегда, если нужно воспользоваться чужим изобретением или полезной моделью, обеспечивали статус "зависимой" полезной модели.

Потребовалось шесть лет, чтобы разъяснение по п. 9 информационного письма N 122 стало применяться с осмыслением, хотя до сих пор некоторые суды продолжают использовать данное разъяснение совершенно некорректно, не вдаваясь в суть сравниваемых изобретений (полезных моделей) и исповедуя при принятии решения ложный принцип: "свой патент спасает нарушителя от чужого патента".

Введение в часть четвертую ГК РФ новой ст. 1358.1 о зависимых изобретениях (полезных моделях, промышленных образцах), конечно, будет способствовать урегулированию многих споров в ситуации столкновения патентов, но неминуемо породит "касту" патентообладателей, которые будут паразитировать на получении "зависимых" патентов в целях принуждения патентообладателя первого патента к выдаче принудительной лицензии. В этой ситуации судам будет необходимо ответственно оценивать обоснование предоставления принудительной лицензии обладателю зависимого патента на изобретение, однозначно определенное в п. 2 ст. 1362 как важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента.

Нельзя не обратить также внимание на то, что после внесения изменений и уточнений в соответствующие пункты ст. ст. 1358, 1361 и 1400 ГК РФ использование с учетом эквивалентных признаков может быть установлено только в отношении изобретений, но не полезных моделей. Тем самым разъяснение п. 9 информационного письма N 122 в отношении полезных моделей, как представляется, вряд ли применимо.

Зависимые изобретения (полезные модели) не следует отождествлять с зависимыми пунктами формулы изобретения. Зависимость двух и более изобретений оценивается при использовании всех изобретений в реальных вещных объектах, в то время как зависимость пунктов формулы изобретения оценивается по содержанию признаков в разных пунктах одной формулы изобретения и их соподчиненности.

Под зависимым пунктом формулы изобретения понимается пункт, который включает все признаки одного или нескольких других пунктов, относящихся к тому же объекту изобретения. Например, объектом изобретения является способ, и все зависимые пункты также должны относиться к способу. Если патент выдан на группу изобретений, например на вещество и способ, то указание в пунктах формулы на способ отсылки к пункту на вещество не превращает данный пункт в зависимый, несмотря на то что при осуществлении способа в нем действительно будут реализованы и все признаки вещества.

Об этом совершенно определенно сказано в п. 10.06 Руководства PCT по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы следующим образом:

Единство изобретения должно быть рассмотрено в первую очередь только в отношении независимых пунктов формулы международной заявки, а не в отношении зависимых пунктов. "Зависимый" пункт означает пункт формулы, который содержит все признаки одного или нескольких других пунктов формулы и содержит ссылку, преимущественно вначале, на другой пункт или пункты формулы, а затем излагает дополнительные заявленные признаки (правило 6.4). Эксперт должен принимать во внимание, что пункт формулы может также содержать ссылку на другой пункт, даже если он не является зависимым пунктом, как это определено правилом 6.4. Примером этого может быть пункт формулы, ссылающийся на пункт формулы другой категории (например, "Аппарат для выполнения способа по пункту 1..." или "Способ производства продукта по пункту 1..."). Аналогично в ситуации, подобной примеру с вилкой и розеткой, приведенному в параграфе 5.19, пункт формулы на одну часть, имеющий отсылку на другую взаимосвязанную часть (например, "вилка для взаимодействия с розеткой по пункту 1"), не является зависимым пунктом.

В рассмотренной выше ситуации мы имеем два вида различных зависимостей:

- зависимость между пунктами формулы по патентной формуле;

- зависимость между объектами техники при использовании изобретений в материализованной форме.

Другим примером наличия определенной "зависимости" может служить патент РФ N 2466175 на изобретение "Нейтрализатор сероводорода и способ его использования", выданный с приоритетом от 06.08.2008 со следующей формулой изобретения (пункты 2, 3, 5 пропущены):

"1. Нейтрализатор сероводорода, включающий продукт взаимодействия формальдегида, отличающийся тем, что в качестве продукта взаимодействия он содержит гемиформаль(и) общей формулы R-O-(CH2O) nH, где R - алкил с числом углеродных атомов от 1 до 5; n = 1 - 4, и дополнительно содержит органическое основание при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Гемиформаль(и) 75 - 99,5