Договор отчуждения исключительного права на объект интеллектуальной собственности в международной торговле.

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в области внешней торговли интеллектуальной собственностью осуществляется в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» Ч.1 ст.36 федерального закона Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ в ред. от 22.08.2004..

Ч.2 ст.36 вышеуказанного закона гласит: «в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами могут вводиться меры, затрагивающие внешнюю торговлю интеллектуальной собственностью, если эти меры необходимы для соблюдения общественной морали или правопорядка, охраны жизни или здоровья граждан, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, выполнения международных обязательств Российской Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности государства и в других предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях» Ч.2 ст.36 федерального закона Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ в ред. от 22.08.2004.

Под внешней торговлей интеллектуальной собственностью понимается передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на использование объектов интеллектуальной собственности российским лицом иностранному лицу либо иностранным лицом российскому лицу.

По договору об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ) одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право в полном объеме другой стороне (приобретателю). Таким образом, частично уступить или приобрести исключительные права невозможно. Более того, если в самом договоре прямо не указано на то, что исключительное право передается в полном объеме, договор будет признан лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Как следует из определения, стороны договора именуются как правообладатель и приобретатель.

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в письменной форме. Что касается государственной регистрации договора, то она обязательна, если объект ИС, исключительное право на который уступается, также подлежит государственной регистрации. Так, обязательной регистрации подлежат изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки. Программы для ЭВМ и базы данных могут регистрироваться по желанию автора, однако, если такая регистрация состоялась, то и договор в отношении программ для ЭВМ и баз данных подлежит регистрации.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.

В тексте договора необходимо прежде всего четко определить предмет договора, т.е. на какой именно объект ИС уступается исключительное право.

К существенному условию, вытекающему из содержания статьи 1234 ГК РФ, относится условие о вознаграждении (если договор является возмездным).

При этом стороны вправе сами решить, выплачивается вознаграждение или нет. Однако если в договоре не будет прямо указано на то, что вознаграждение не выплачивается, то такой договор признается возмездным. И при отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения (или порядке) его определения договор считается незаключенным (абз. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ).

Вознаграждение может быть выплачено в виде:

– единовременного платежа;

– роялти (процент от дохода, полученного благодаря переданному исключительному праву);

– сочетания единовременного платежа и роялти.

Исключительное право от правообладателя к приобретателю переходит:

а) в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное (например, в договоре может быть указан конкретный срок);

б) в момент государственной регистрации договора, если договор подлежит такой регистрации.

Например:Индивидуальный предприниматель создает сайты, исключительное право на дизайн которых он передает новым правообладателям по договору об отчуждении исключительного права. После заключения договора предприниматель не вправе использовать дизайн сайта ни в портфолио, ни в каких-либо других целях (как коммерческих, так и некоммерческих), поскольку исключительное (имущественное) право переходит к заказчику. Разместив дизайн сайта в Интернете, предприниматель нарушит два правомочия, принадлежащих новому правообладателю, – право на воспроизведение и право на всеобщее сведение.

Если приобретатель исключительного права существенно нарушит свою обязанность по выплате правообладателю вознаграждения в срок, установленный договором, то прежний правообладатель вправе, если исключительное право перешло к его приобретателю:

– требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права (т.е. возврата исключительного права)

– и возмещения убытков.

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В случаях, когда нарушение не является существенным, правообладатель вправе требовать возмещения убытков в полном размере (т.е. реальный ущерб + упущенную выгоду).

Допустим, исключительное право еще не перешло к приобретателю. В этом случае при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение правообладатель может:

– отказаться от договора в одностороннем порядке (внесудебном)

– и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Таковы общие требования к договорам об отчуждении исключительного права. При этом в соответствующие разделы четвертой части ГК РФ включены специальные нормы, регулирующие особенности заключения подобных договоров в отношении исключительных прав на:

– произведение как объект авторского права (ст. 1285 ГК РФ);

– объекты смежных прав (ст. 1307 ГК РФ);

– изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1365, 1366 ГК РФ);

– селекционное достижение (ст. 1426, 1427 ГК РФ);

– на топологию интегральной микросхемы (ст. 1458 ГК РФ);

– секрет производства – ноу-хау (ст. 1468 ГК РФ);

– товарный знак (ст. 1488 ГК РФ);

– единую технологию (ст. 1547, 1550 ГК РФ).

Обратим внимание, что не допускается заключение договоров об отчуждении исключительных прав на фирменное наименование, коммерческое обозначение и наименование места происхождения товара.

Особенности отношений по исключительным правам с иностранным элементом:

1.Имеют строго территориальный характер действия, собственность, охраняемая по законам одного государства, может не охраняться по законам другого государства.

2. В отношении собственности не действуют коллизионные нормы. Исключение составляют только договорные отношения по вопросам уступки или передачи этих прав.

3. Охрана прав иностранцев определяется наряду с национальным правом государства суда международными договорами, в котором участвует это государство.