Исполнение лицензионного договора

Исполнение лицензионного договора - важный этап процесса передачи прав на использование объектов интеллектуальной собственности. Именно на этом этапе все, что закреплено де-юре, должно быть воплощено де-факто. От надлежащего исполнения договора зависит эффективность трансферта интеллектуальной собственности в целом и лицензионных правоотношений в частности.

Необходимо подчеркнуть отсутствие должного внимания со стороны законодателя к этому важному элементу лицензионных правоотношений, требующему всестороннего регулирования. Ни ранее действовавший Патентный закон, ни Закон о товарных знаках не содержали норм, касающихся исполнения договоров по предоставлению прав на объекты интеллектуальной собственности.

Часть четвертая ГК РФ несколько сгладила пробел в правовом регулировании: исполнению лицензионного договора посвящена ст. 1237 ГК РФ.

Согласно указанной статье лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре предусматривается представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или товарного знака, но отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию (п. 1 статьи).

Пункт 2 ст. 1237 ГК РФ накладывает на лицензиара обязанность в течение всего срока действия договора воздерживаться от действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования объекта промышленной собственности или товарного знака в установленных договором пределах.

Пункт 4 устанавливает ответственность за неисполнение лицензиатом обязательств по выплате лицензиару лицензионного вознаграждения: возмещение убытков, причиненных лицензиару отказом лицензиата от исполнения своих обязательств.

Пункт 3 рассматриваемой статьи вводит ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, возникающую в результате ненадлежащего (не предусмотренного лицензионным договором) использования объекта интеллектуальной собственности или его использования вне срока действия лицензии.

Указанный пункт ст. 1237 ГК РФ поддерживается целым рядом статей Кодекса РФ об административных правонарушениях и Уголовного кодекса РФ, определяющих размеры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение лицензионного договора.

Исходя из упомянутого п. 1 ст. 1237 ГК РФ, контроль за исполнением лицензионного договора, по сути, возлагается на лицензиара. При этом в законодательстве предусмотрен единственный инструмент - отчет лицензиата об использовании объекта интеллектуальной собственности. Следует признать, что этот инструмент не очень эффективен в условиях ограниченных ресурсов лицензиара по контролю за лицензиатами. Зачастую в силу слишком большого количества лицензий и/или плохой организации процесса сбора информации о лицензиатах и контроля за доступом к объекту интеллектуальной собственности правообладатель оказывается не в состоянии реально выполнять контролирующую функцию. Очевидно, что для производителя программного обеспечения (или франчайзера) борьба с незаконным использованием обеспечения (или товарного знака) может быть крайне затруднительна в силу значительного количества лицензиатов. Это приводит к формированию пула неправомерных пользователей объекта интеллектуальной собственности без надлежащей лицензии, а проще говоря - "пиратства".

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ФСИС, Роспатент) выполняет следующие функции:

- правовая защита интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов интеллектуальной деятельности;

- контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

- контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов в сфере интеллектуальной собственности;

- оказание государственных услуг в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, нормативно-правового регулирования вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности.

Из приведенного перечня следует, что Роспатент осуществляет контроль за соблюдением прав в сфере интеллектуальной собственности, только если в правоотношении участвует государство. Для правоотношений с иными участниками служба осуществляет только надзорную функцию, а также услуги по защите прав на интеллектуальную собственность (например, выдача патентов на результат интеллектуальной деятельности).

Таким образом, в силу отсутствия у правообладателя достаточных ресурсов для контроля доступа к объекту интеллектуальной собственности, а у Роспатента - функции контроля правоотношений в сфере интеллектуальной собственности без участия государства контроль исполнения лицензионных договоров является по-настоящему проблемой и препятствием для значительного роста инвестиций в создание интеллектуальной собственности.

Есть надежда на образованный 1 февраля 2013 г. Суд по интеллектуальным правам, который позволит решить эту проблему. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает (ст. 43.4 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ): который является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации", дополнен главой IV.1 "Полномочия, порядок образования и деятельности Суда по интеллектуальным правам", в котором рассматриваются:

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем):

- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;

- об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;

- об установлении патентообладателя;

- о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными;

- о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В качестве суда кассационной инстанции рассматривает дела, рассмотренные им по первой инстанции, и дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов РФ по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами.