Условия патентной охраны изобретений

Изобретения могут относиться к очень широкой сфере производственной деятельности. В этой связи естественным является вопрос: на какие изобретения могут быть выданы патенты? Ответ на него дают особые условия патентной охраны изобретений или условия патентоспособности изобретений, установленные в ст. 33(1) Договора о патентной кооперации*(167). Для целей международной экспертизы изобретение должно быть новым, иметь изобретательский уровень и быть промышленно применимым. Эти же условия подтверждены в ст. 27(1) Соглашения ТРИПС*(168) и в ст. 1350(1) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Итак, изобретению может быть предоставлена патентная охрана, если оно соответствует условиям патентоспособности:

- новизна;

- изобретательский уровень;

- промышленная применимость.

Соответствие изобретения условиям патентоспособности устанавливает патентное ведомство на основании описания изобретения и формулы изобретения.

Описание изобретения должно раскрывать его достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области*(169). В правиле 5 Инструкции к Договору о патентной кооперации*(170) установлен порядок составления описания, где:

- указывается область техники, к которой относится изобретение;

- указывается предшествующий уровень техники в той степени, в какой он известен заявителю;

- раскрывается сущность изобретения так, чтобы можно было понять техническую задачу и ее решение;

- кратко описываются имеющиеся чертежи;

- излагается лучший вариант осуществления заявленного изобретения;

- ясно указывается, каким образом изобретение может быть использовано в промышленности.

В патентных ведомствах стран с переходной экономикой, несмотря на их членство в Договоре о патентной кооперации, используется иное изложение, что затрудняет переход от национальной заявки к международной.

Формула изобретения должна выражать его сущность. В соответствии со ст. 6 Договора о патентной кооперации "пункт или пункты формулы изобретения должны определять объект, на который испрашивается охрана. Пункты формулы изобретения должны быть ясными и точными. Они должны полностью подкрепляться описанием изобретения"*(171). Требования к формуле изобретения установлены правилом 6 Инструкции к Договору о патентной кооперации*(172).

Формула изобретения является самым важным документом заявки, поскольку объем предоставляемой правовой охраны определяется формулой изобретения.

Формула изобретения представляет собой логическое определение изобретения совокупностью всех его существенных признаков. Пункт формулы в ограничительной части содержит признаки заявленного изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, а в отличительной части - признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога. После ограничительной части пункта в большинстве случаев следует классическое словосочетание "отличающееся тем, что...", которое завершается отличительной частью пункта формулы изобретения.

Новизна изобретения. В ст. 33(2) Договора о патентной кооперации установлено, что "заявленное изобретение считается новым, если его не порочит уровень техники"*(173). Несмотря на то что такое определение новизны изобретения устанавливается для целей предварительной экспертизы, его используют и в национальном законодательстве. В соответствии со ст. 1350(2) Гражданского кодекса Российской Федерации "изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники". Под уровнем техники понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки на изобретение в патентное ведомство, т.е. до даты приоритета изобретения.

Итак, изобретение считается новым, если о нем нет сведений ни в одном источнике информации до даты подачи заявки или до даты приоритета.

Для того чтобы установить новизну заявленного изобретения, патентное ведомство должно (самостоятельно или с помощью иного патентного ведомства) провести поиск по огромному массиву информации и убедиться, что отсутствуют сведения, которые могут "опорочить" новизну заявленного изобретения. Если результаты поиска позволяют установить такие сведения, патент на заявленное изобретение не выдается.

В законодательстве многих стран предусматривается льготный период на патентоспособность, допускающий обнародование сведений об изобретении до подачи заявки на выдачу патента. В ст. 1350(3) Гражданского кодекса Российской Федерации установлен шестимесячный льготный период.

В ст. 5bis Парижской конвенции есть норма о льготном сроке по уплате пошлины за поддержание патента в силе, но нет упоминания о льготном периоде на патентоспособность. После принятия Договора о патентном праве положения о льготном периоде (graceperiod) были включены в проект Договора о материальном патентном праве*(174).

Изобретательский уровень. В соответствии со ст. 33(3) Договора о патентной кооперации*(175) заявленное изобретение считается соответствующим изобретательскому уровню, если оно не является очевидным для специалистов данной области. Такое же определение изобретательского уровня установлено в ст. 1350(2) Гражданского кодекса Российской Федерации: "Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники". Понятие "специалист" в законодательстве не определяется, но поскольку решение о признании изобретения патентоспособным принимается по результатам экспертных оценок, под специалистом понимается эксперт, рассматривающий заявленное изобретение.

Из всех условий патентоспособности оценка изобретательского уровня является наименее объективной. Необъективность начинается с неопределенности достаточной квалификации эксперта патентного ведомства, который выносит суждение об изобретательском уровне заявленного изобретения. Эксперты патентных ведомств не могут обладать высоким уровнем знаний, поскольку они не участвуют, а порой никогда и не участвовали в какой-либо исследовательской деятельности. Поэтому обычно эксперт - это специалист-практик средней квалификации, обладающий общеизвестными сведениями в некоторой предметной области. Именно так понимается эксперт в Европейском патентном ведомстве.

Обычно считается, что условие изобретательского уровня выражает уровень творчества изобретателя, поскольку именно это условие иногда отождествляют с неочевидностью или нетривиальностью изобретения. Однако если изобретение эксперту кажется тривиальным, т.е. простым, то такое мнение нельзя считать объективным, поскольку ранее никто иной не смог догадаться о таком техническом решении, кроме самого изобретателя.

Точно так же не может быть основанием для отрицания экспертом изобретательского уровня в изобретениях, существо которых он вообще не может понимать. Особенно это характерно для высокотехнологических областей, где изобретения основаны на результатах сложнейших научно-исследовательских работ. Поэтому во многих случаях эксперт патентного ведомства не может понять существо заявленного изобретения из-за недостаточного уровня квалификации.

В некоторых странах признается, что условие изобретательского уровня совпадает с условием новизны изобретения. Однако такой подход пока не получил распространения, хотя он позволил бы исключить из условий патентоспособности изобретательский уровень, как наименее объективную характеристику изобретения.

Промышленная применимость. В ст. 33(4) Договора о патентной кооперации установлено, что "заявленное изобретение считается промышленно применимым, если по своей природе оно может быть осуществлено или использовано (в технологическом смысле) в какой-нибудь отрасли промышленности"*(176). Этот критерий патентоспособности используется для целей международной предварительной экспертизы, но ст. 33(5) допускает, что страны могут использовать дополнительные или иные критерии. Расширенные критерии используются в ст. 1350(4) Гражданского кодекса Российской Федерации: "Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере". Это условие патентоспособности предполагает оценку принципиальной пригодности изобретения для его использования в какой-либо из областей деятельности.

Подобно оценке изобретательского уровня, проверка изобретения на промышленную применимость также является субъективной процедурой, способствующей возможным злоупотреблениям эксперта.

Эксперт требует, чтобы изобретатель "раскрыл" ему, как изобретение может быть использовано. Однако информация о воплощении изобретения в реальном объекте относится к секретам производства, являясь ноу-хау изобретателя и предприятия. Раскрытие такой закрытой информации ведет к тому, что она оказывается у третьих лиц вместе с остальными сведениями об изобретении.

Подобной ситуации способствует и то, что проверка патентоспособности изобретения начинается с рассмотрения промышленной применимости, и если изобретатель не раскрыл свои секреты в достаточной мере эксперту, тот безнаказанно признает, что изобретение не соответствует условию промышленной применимости.

Такой подход патентных ведомств к проверке промышленной применимости изобретений не только ведет к злоупотреблениям, но и не учитывает существо изобретательского дела. Многие специалисты по-прежнему уверены, что изобретательство оторвано от нужд производства. В рамках командной монополизированной экономики постоянно звучали призывы внедрять достижения научно-технического прогресса в производство. Получалось, что научно-технический прогресс - это одно, а производство - это другое. Технологии и способы производства разрабатывались в специализированных проектных институтах, а большинству изобретателей приходилось решать отдельные частные задачи по совершенствованию существующих технологий промышленного производства. При таком подходе был естественным вопрос: является ли изобретение применимым и полезным?

Однако в рыночных условиях положение иное. Изобретения создаются для совершенствования существующих или создания новых производств и товаров. Большинство изобретений создаются для нужд своего производства. Поэтому оценки экспертов патентных ведомств промышленной применимости таких изобретений выглядят по меньшей мере абсурдными.

Очень многие изобретения создаются венчурными фирмами, исследовательскими центрами и организациями по договорам с крупными предприятиями, инвестирующими средства в перспективные исследования и разработки. Изобретения такого вида изначально ориентируются на реальное производство и еще до патентования оказываются реализованными.

Конечно, существуют и иные виды изобретений. Например, многие изобретатели создают свои изобретения не на крупных предприятиях или в научно-исследовательских центрах, а в кустарных условиях, в свободное от основной работы время. Такая работа изобретателя очень часто оторвана от потребностей реального производства, и их промышленная применимость действительно не очевидна. Здесь существующая практика проверки промышленной применимости имеет смысл. Однако количество таких изобретений постоянно уменьшается.

Существует еще один вид изобретений, который нуждается в обязательном и строгом установлении условий промышленной применимости. Речь идет о так называемых зонтичных патентах, которые предназначены не столько для нужд действующего производства, сколько для правового захвата новых, перспективных сфер и направлений деятельности. В таких случаях проверка условий промышленной применимости соответствует общественным интересам. К сожалению, в таких случаях эксперту очень сложно вынести обоснованное решение, поскольку заявки на зонтичные патенты готовят специалисты высшей квалификации, изощренные во всех тонкостях права, содержательной, технологической и патентно-лицензионной деятельности.

Уровень техники. Оценка условий патентоспособности изобретения основывается на сопоставлении заявленного изобретения с уровнем техники.

В соответствии с Инструкцией к Договору о патентной кооперации "уровень техники включает все то, что стало доступным публике в мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации) и что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым и соответствует ли оно изобретательскому уровню"*(177). Несмотря на столь широкое определение, этот же Договор сводит "все то, что стало доступным публике где-то в мире" к сведениям, содержащимся в "минимуме документации".

Таким образом, даже при проведении международного поиска в рамках системы РСТ международные поисковые органы используют не все источники информации, а лишь "минимум документации"*(178), как патентной, так и журнальной*(179). Этот "минимум документации" относится только к части источников информации, но и его не имеют многие патентные ведомства стран с переходной экономикой.

Другими словами, многие патентные ведомства при экспертизе изобретений и оценке уровня техники работают с ограниченными источниками информации. Во многих странах с переходной экономикой зарубежная печатная продукция практически отсутствует. Доступны лишь отечественные печатные издания и патентная информация, распространяемая различными патентными ведомствами на компакт-дисках и размещенная на некоторых условиях в Интернете.

Таким образом, список источников информации, на основании которых устанавливается уровень техники, не является исчерпывающим. В результате во многих патентных ведомствах возможности установления условий патентоспособности заявленных изобретений весьма ограничены и их оценки трудно считать достоверными.

Проблема релевантности установления уровня техники актуальна для небольших патентных ведомств, которые не могут иметь экспертов во всех областях техники. В результате такие патентные ведомства вынуждены сотрудничать с ведомствами, которые обладают достаточными интеллектуальными и информационными ресурсами. Для стран с переходной экономикой это прежде всего Российское патентное ведомство, которое является Международным поисковым органом и органом международной предварительной экспертизы.

Таким образом, действительный уровень техники в любой предметной области надежно установить практически невозможно. Положение с оценкой уровня техники становится критическим, поскольку количество информации возрастает экспоненциально и с каждым годом все труднее провести анализ уровня техники в любой области. Проблема роста информации может привести к тому, что установить уровень техники окажется невозможным. Поэтому под угрозой оказывается эффективность и существо всей патентной системы.

Системы патентования

Существует несколько систем выдачи охранных документов, и каждая из них требует представления особым образом подготовленной заявки на получение охранного документа. Требования к заявке на получение охранного документа устанавливаются в международных договорах и в национальном законодательстве.

В соответствии со ст. 3(1) Договора о патентной кооперации заявка на получение патента на изобретение должна содержать:

- заявление о выдаче патента;

- описание изобретения;

- формулу изобретения;

- чертежи (если это необходимо);

- реферат.

Требования к каждому документу заявки детально регламентируются Инструкцией к Договору о патентной кооперации. Некоторые дополнительные разъяснения в отношении заявки устанавливает Договор о патентном праве. Как правило, все эти требования подтверждены в национальном патентном законодательстве.

Рассмотрение заявки на изобретение происходит в несколько этапов.

Вначале осуществляется обязательная формальная или предварительная экспертиза заявки для проверки установленных требований к представленным документам. Далее проверяется, не относится ли заявленное изобретение к объектам, которые не охраняются законодательством об изобретениях. Если изобретение попадает в эту категорию, то оно не признается патентоспособным и принимается решение об отказе в выдаче патента на стадии формальной экспертизы. Если же изобретение не попадает в категорию неохраняемых объектов, то заявленный объект признается в принципе патентоспособным.

Дальнейшее рассмотрение заявки, прошедшей формальную экспертизу, зависит от действующей системы выдачи патентов.

Существуют следующие системы выдачи патентов и свидетельств на объекты промышленной собственности:

- явочная система;

- проверочная система;

- отсроченная система.

Явочная система. После формальной экспертизы заявленного объекта патентное ведомство не устанавливает соответствие заявленного объекта условиям патентоспособности и выдает охранный документ под ответственность заявителя без гарантии действительности условий патентоспособности. По этой причине патенты, полученные в рамках явочной системы, называют "слабыми патентами" в отличие от патентов, полученных в рамках проверочной или отсроченной системы.

Явочная система выдачи охранных документов остается широко распространенной. Многие страны азиатского, африканского и южно-американского регионов используют эту систему. Некоторые страны Европы продолжают применять явочную систему (Бельгия, Греция, Испания, Италия, и т.д.). Список стран, использующих ту или иную систему, постоянно изменяется. Например, в США вначале использовалась явочная система, а сейчас - проверочная.

Во многих странах явочная система используется для выдачи патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и охранных свидетельств на топологии интегральных микросхем и т.д. В других странах явочная система не используется для выдачи патентов на изобретения, но применяется для иных объектов интеллектуальной собственности.

Сущность явочной системы выражается хорошо известной фразой: "Кто первым подал заявку на охранный документ, тот его и получил". Подача заявки на выдачу охранного документа в патентное ведомство означает, что заявитель считает заявляемый объект соответствующим условиям патентоспособности, установленным законодательством. Конечно, заявитель может быть необъективным и заявленный объект в действительности не удовлетворяет признакам охраноспособности.

Как и любая иная система выдачи охранных документов, явочная система имеет достоинства и недостатки. К ее достоинствам относят простоту, быстроту и дешевизну выдачи охранных документов. Однако это формальное достоинство. Дело в том, что с точки зрения баланса интересов общества и правообладателей легкость получения патента нельзя считать достоинством. Огромное количество патентов, часть из которых не соответствуют ни одному условию патентоспособности, могут существенным образом осложнять и даже парализовать научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и производственную деятельность. Отсутствие гарантий соответствия признакам охраноспособности заявленного объекта ведет к множеству апелляций на неправомерность выданных патентов. Явочная система создает идеальные условия для появления "зонтичных патентов".

Недостатком явочной системы является и то, что заявитель может использовать описание зарубежного патента на изобретение и преобразовать его в заявку на "свое изобретение", на которое национальный заявитель может получить патент. На первый взгляд это может показаться достоинством системы, поскольку позволяет законным образом использовать чужие достижения. Однако в действительности такая возможность является недостатком явочной системы не только потому, что "закрывает глаза" на заимствование чужих творческих достижений, а скорее потому, что она подрывает и подавляет творческую деятельность в своей стране. Зачем заниматься научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью, если самые лучшие достижения других стран можно "использовать"?

Для того чтобы до некоторой степени ослабить недостатки явочной системы, в законодательство ряда стран вводятся нормы, которые позволяют заинтересованным лицам ходатайствовать о проведении экспертизы по существу заявки для оценки охраноспособности изобретения.

Проверочная система. Недостатки явочной системы привели к появлению проверочных систем, которые стали использовать экспертизу по существу, прежде всего для установления новизны изобретения, в частности отсутствия патента на заявленное или схожее изобретение. Вначале такая экспертиза велась только внутри страны. Однако с расширением международных связей и международной торговли возникла необходимость оценки новизны изобретений на международном уровне. При подготовке к международной выставке изобретений в Вене в 1873 г. многие изобретатели отказывались демонстрировать свои достижения, опасаясь их заимствования "конкурентами". Для решения этой проблемы был созван Венский конгресс по патентным реформам, а затем - Международный конгресс по промышленной собственности. В результате такой подготовительной работы в 1883 г. была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности накануне Всемирной выставки 1889 г. в Париже.

Парижская конвенция установила положения, которые помогли в некоторой степени упорядочить оценку заявляемых изобретений. В соответствии со ст. 12 "каждая страна Союза обязуется создать специальную службу по делам промышленной собственности и центральное хранилище для ознакомления общественности с патентами на изобретения, полезными моделями, промышленными образцами и товарными знаками"*(180).

В 1925 г. в эту статью был включен второй пункт в отношении службы по делам промышленной собственности: "Эта служба издает официальный периодический бюллетень. Она регулярно публикует: (а) фамилии владельцев выданных патентов с кратким наименованием запатентованных изобретений; (b) репродукции зарегистрированных знаков"*(181).

Таким образом, каждая специальная национальная служба промышленной собственности оказалась обязанной издавать официальный бюллетень*(182). Издание такого бюллетеня осуществляется не только "для ознакомления общественности с патентами на изобретения", но и для обмена информацией о выданных патентах, что и позволило перейти от явочной системы выдачи охранных документов к проверочным системам. Однако такой переход произошел не во всех странах.

С увеличением количества патентуемых объектов проверочная система становилась все сложнее и сложнее. В настоящее время экспертиза, по существу, требует большой и сложной информационной и аналитической работы, высокой квалификации экспертов, совершенного технического и телекоммуникационного оборудования, много времени и значительных средств.

Экспертиза по существу предъявляет высокие требования к экспертной службе патентного ведомства, поскольку в принципе она должна иметь доступ к опубликованным в мире сведениям во всех областях науки, техники и производства и обладать высококлассными экспертами. Недостаточная квалификация экспертов и ограниченный доступ к информационным ресурсам ведет к тому, что экспертиза может признать охраноспособными объекты, которые таковыми в действительности не являются. Даже в крупных патентных ведомствах довольно высока доля положительных решений, которые впоследствии по решению суда признаются недействительными. Однако в целом экспертиза по существу представляет собой наиболее надежный способ оценки охраноспособности того пли иного объекта промышленной собственности.

Серьезным недостатком проверочной системы является не только ее сложность, но и снижающаяся надежность. Экспоненциально растущее количество выдаваемых патентов в разных странах затрудняет информационный поиск и снижает его релевантность. Не исключено, что продолжающийся рост информационных ресурсов и количества выдаваемых патентов сделает проверочную систему не только ненадежной, но и недееспособной.

Проверочная система используется в ряде стран, например в США, с учетом положений Договора о патентной кооперации. Проверочная система использовалась в СССР.

Отсроченная система. Отсроченная система является разновидностью проверочной системы с некоторыми особенностями. При проверочной системе патентное ведомство самостоятельно (exofficio) проводит экспертизу по существу, а при отсроченной системе патентное ведомство проводит экспертизу только по ходатайству заявителя или иных лиц.

В соответствии с отсроченной системой вначале производится формальная экспертиза заявки на выдачу охранного документа. Через 18 месяцев после подачи заявки сведения о ней публикуются, а в течение следующих 18 месяцев после публикации сведений о заявке, по существу, может проводиться экспертиза по ходатайству заявителя или третьих лиц, которые желают использовать заявленный объект либо рассматривают заявленный объект как конкурирующий собственным решениям и разработкам. Ходатайство может быть подано в течение трех лет с момента подачи заявки. По результатам экспертизы по существу принимается решение о выдаче патента. Если же в течение этого срока ходатайство о проведении экспертизы по существу не поступило, заявка считается отозванной и никаких охранных документов патентное ведомство не выдает.

По сравнению с проверочной системой отсроченная система выдачи охранных документов имеет дополнительные недостатки. Для этой системы во многих странах не установлен срок экспертизы по существу, в результате во многих патентных ведомствах отсроченная система ведет к очень длительному рассмотрению заявок. Таким образом, даже в случае выдачи патента реальный срок патентной охраны оказывается меньше декларированного законом срока. До получения патента заявитель вынужден инвестировать средства для реализации изобретения без уверенности в получении патента. Для патентного ведомства система отсроченной выдачи выгодна только на стадии получения заявок, поскольку самая ответственная и трудоемкая работа по экспертизе откладывается на годы. Однако через несколько лет патентное ведомство оказывается заваленным нерассмотренными заявками, что ведет к нарушению как законодательства, так и интересов национальных заявителей.

Отсроченная система появилась не случайно, а выразила интересы заявителей в зарубежном патентовании. Зарубежному патентованию содействовал месячный конвенционный приоритет, установленный Парижской конвенцией для изобретений, однако его оказалось недостаточно для почти одновременного патентования изобретения в разных странах.

Механизм зарубежного патентования выработан в Договоре о патентной кооперации. После вступления в 1978 г. в силу этого договора его члены изменили свое национальное законодательство для соответствия его положениям. В соответствии с Договором о патентной кооперации срок подготовки отчета о международном поиске "составляет три месяца с даты получения копии для поиска Международным поисковым органом или девять месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее"*(183). Отчет о международном поиске направляется в национальные патентные ведомства тех стран, где заявитель намерен получить патент. Далее, через 18 месяцев с даты приоритета заявка публикуется и входит в мировой уровень техники. Для того чтобы ни одна страна не могла выдать патент, который мог опорочить международную заявку, была введена 18-месячная отсрочка рассмотрения национальных заявок в патентных органах стран, ставших членами Договора о патентной кооперации. Вот почему только через 18 месяцев национальные патентные ведомства публикуют сведения о полученных заявках. Предоставленная законодательством возможность ходатайствовать об экспертизе заявленного изобретения до истечения этого срока является формальной, поскольку она имеет смысл только для изобретений, которые не предназначены для зарубежного патентования по системе или процедуре РСТ.

Таким образом, отсроченная система патентования предназначена для функционирования системы РСТ и выгодна в основном зарубежным заявителям.