Тема 13. Передача исключительных прав другим лицам

13.1 Лицензионный договор, порядок его регистрации.

13.2 Лицензия, ее виды.

Литература: 2-6; 12; 27; 35; 47.

13.1 Лицензионный договор, порядок его регистрации.

Имущественные права авторов и патентообладателей на объекты интеллектуальной собственности могут передаваться другим лицам. Как правило, они передаются по авторскому и лицензионному договорам. Передача имущественных прав может осуществляться на основе договора о передаче исключительных или неисключительных прав.

Права, передаваемые по авторскому, лицензионному договору, считаются неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено иное.

Лицензионный (авторский) договор – это договор, по которому правообладатель имущественных прав обязуется передать приобретателю свои права на использование объекта интеллектуальной собственности.

Субъектами лицензионного договора являются: авторы, работодатели, патентообладатели.

Предметом лицензионного договора являются:

- по авторскому договору – права на объекты литературно-художественной собственности;

- по лицензионному договору – права на объекты промышленной собственности.

Предметом авторского договора не могут быть права на использование произведения, не известные на момент заключения договора, а также права на использование произведений, которые автор может создать в будущем.

Форма договора – письменная; лицензионный договор подлежит обязательной регистрации и действителен с момента регистрации.

Срок договора определяется сторонами. При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, договор, может быть расторгнут автором по истечении одного года с даты его заключения, если пользователь будет письменно уведомлен об этом за три месяца до расторжения договора.

Лицензионный договор ограничивается сроком действия охранного документа (патента, инновационного патента, свидетельства).

Цена договора определяется сторонами и может выражаться в виде процента от дохода, либо в твердой сумме. Государством могут устанавливаться минимальные ставки вознаграждения за использование литературно-художественных произведений. При продаже экземпляров программ для ЭВМ и баз данных и предоставлении массовым пользователям доступа к ним допускается применение особого порядка заключения договоров об использовании актами Республики Казахстан.

В лицензионном договоре должно указываться:

объем передаваемых прав,

- срок и территория, на которые передается право, при отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которую передается право, действие передаваемого по договору права ограничивается территорией Республики Казахстан;

- размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения либо за каждое лицензионное право, порядок и сроки его выплаты;

- ответственность сторон за ненадлежащее исполнение условий договора;

- другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора.

Условие авторского договора, ограничивающие автора в создании в будущем произведений на данную тему или в данной области, является недействительным.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по лицензионному (авторскому) договору, обязана возместить убытки, причиненные другой стороне, включая упущенную выгоду.

В договоре может быть предусмотрено условие о дальнейшей передаче имущественных прав другим лицам – договор сублицензии.

Лицензионный договор и сублицензионный договор вступают в силу с даты их регистрации. Порядок их регистрации регулируется Инструкцией о регистрации лицензионных, сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности, утвержденными приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 24 апреля 2007 года №57-ОД.

Регистрация лицензионных договоров осуществляется по результатам экспертизы, проводимой Казахстанским институтом патентной экспертизы Казпатента.

Заявление о передаче прав подается в Казпатент и должно относиться к одному договору. Заявление подается одной из сторон лицензионного договора либо их наследниками или правопреемниками на государственном или русском языке.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- подлинники лицензионного договора в 4-х экземплярах, снабженные титульным листом;

- доверенность, в случае подачи заявления через патентного поверенного или иного представителя;

- документ, подтверждающий соответствующую оплату.

Казпатент в течение 15 дней с даты поступления заявления проводит предварительную экспертизу, в ходе которой проверяется наличие необходимых документов и соблюдение установленных к ним требований. Затем в месячный срок Казахстанский институт патентной экспертизы проводит их экспертизу по существу. При положительном заключении Института Казпатент принимает решение о регистрации лицензионного договора.

Любые изменения или дополнения, вносимые в зарегистрированный лицензионный договор, подлежат экспертизе, регистрации и вносятся в Реестр зарегистрированных лицензионных договоров.

На всех стадиях экспертизы и регистрации лицензионного договора обеспечивается конфиденциальность сведений, относящихся к содержанию и условиям заключения договора, за исключением сведений, предназначенных для открытой публикации.

Любое лицо вправе получить выписку из Реестра зарегистрированных лицензионных договоров. Ознакомление третьих лиц с текстом лицензионного (сублицензионного) договора, а также получение выписки из него допускается только с письменного согласия сторон договора.

13.2 Лицензия, ее виды.

Лицензией признается документ, удостоверяющий право на использование исключительных прав правообладателя на объект интеллектуальной собственности, в объеме, предусмотренном лицензией.

В зависимости от объема передаваемых лицензиаром прав бывают следующие виды лицензий:

1) Простая, неисключительная лицензия, по которой лицензиар сохраняет за собой возможность использования объекта промышленной собственности и право выдачи аналогичной лицензии другим лицам. Разновидностью простой неисключительной лицензии является открытая лицензия, когда патентообладатель может подать в Казпатент заявление о предоставлении любому лицу права на получение лицензии на использование объектов промышленной собственности. Лицо, изъявившее желание приобрести указанную лицензию, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах, с обязательной регистрацией его в Казпатенте. Заявление патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию сохраняет свою силу в течение трех лет с даты публикации в бюллетене сведений об открытой лицензии. В пределах указанного срока оплата за поддержание охранного документа в силе снижается на 50 процентов с года, следующего за годом опубликования сведений об открытой лицензии. В случае заключения лицензионного договора оплата поддержания охранного документа в силе производится в полном размере с года, следующего за годом, в котором заключен этот договор.

2) Исключительная лицензия, по которой лицензиар лишь сохраняет за собой возможность использования объекта промышленной собственности, но без права выдачи лицензии другим лицам.

3) Полная лицензия, по которой лицензиар не сохраняет за собой возможность использования объекта промышленной собственности и не имеет права выдачи лицензии другим лицам.

Если в лицензионном договоре не предусмотрен вид лицензии, она предполагается простой неисключительной.

По способу выдачи лицензии подразделяются на добровольную и принудительную.

Добровольная лицензия выдается лицензиаром на основании добровольно заключенного сторонами лицензионного договора.

Принудительная лицензия выдается по лицензионному договору, заключенному на основании решения суда.

При неиспользовании патентообладателем объекта промышленной собственности и его отказе от заключения лицензионного договора на приемлемых коммерческих условиях, любое лицо вправе обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии, если объект промышленной собственности не был непрерывно использован после первой публикации сведений о выдаче охранного документа на объект промышленной собственности в течение любых четырех лет, предшествующих дате подачи такого заявления. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, сроков, размера и порядка платежей. Размер платежей должен быть установлен не ниже рыночной цены лицензии, определенной в соответствии с установившейся практикой.

Любая принудительная лицензия должна быть выдана в первую очередь для обеспечения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан.

Право на использование указанного объекта промышленной собственности может быть передано лицом, которому предоставлена принудительная лицензия, другому лицу только совместно с соответствующим производством, на котором этот объект используется.

Принудительная лицензия подлежит отмене судом в случае прекращения действия обстоятельств, явившихся причиной ее выдачи.

Для выдачи принудительной лицензии необходимо одновременно наличие следующих условий:

во-1-х, требуется использование или недостаточное использование патентообладателем объекта промышленной собственности в течение 4 лет,

во-2-х, необходим отказ патентообладателя от заключения лицензионного договора,

в-3-х, лицо, желающее использовать охраняемый объект, должно доказать свою готовность к использованию разработки,

в-4-х, принудительная лицензия выдается лишь в том случае, если патентообладатель не докажет, что использование или недостаточное использование обусловлены уважительными причинами. Такими причинами могут быть необходимость длительного освоения производства запатентованного объекта, невыполнение обязательств лицом, которому была выдана лицензия, затруднительное материальное положение патентообладателя и т.п.

Патентообладатель, который не может использовать объект промышленной собственности, не нарушая при этом прав обладателя другого охранного документа на объект промышленной собственности, отказавшегося от заключения лицензионного договора на приемлемых коммерческих условиях, имеет право обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии на использование объекта промышленной собственности на территории Республики Казахстан.
При предоставлении указанной лицензии судом должны быть определены пределы использования объекта промышленной собственности, охранный документ на который принадлежит другому лицу, сроки, размер и порядок платежей. Размер платежей при этом должен быть установлен не ниже рыночной цены лицензии, определенной в соответствии с установившейся практикой.

Право на использование объекта промышленной собственности, полученное на основании решения суда, может быть передано только при уступке охранного документа на этот объект промышленной собственности, в связи с которым это право предоставлено.

РЕЗЮМЕ

Имущественные права авторов на объекты литературно-художественной собственности могут передаваться по авторскому договору, а имущественные права на объекты промышленной собственности патентообладатели могут передавать по лицензионному договору с выдачей соответствующего вида лицензии. Лицензионные договоры подлежат обязательной регистрации в Казпатенте и действительны с момента такой регистрации. Передача имущественных прав авторами, патентообладателями, их наследниками и правопреемниками может осуществляться только на срок в пределах действия этих прав.

Тестовые вопросы для самоконтроля знаний:

1. Патентообладатель может передавать свои исключительные права на основании:

а) инновационного договора;

b) лицензионного договора;

c) инвестиционного договора;

d) договора аренды;

e) любого вида договора, предусмотренного гражданским законодательством.

2. Как называется лицензия, при которой лицензиар сохраняет за собой право выдавать аналогичные лицензии и другим лицам:

а) простая лицензия;

b) простая неисключительная лицензия;

c) исключительная лицензия;

d) полная лицензия;