Принимая решение о сохранении патента в силе, Палата по патентным спорам в части данного мотива отметила следующее.

Ни в одном из приведенных в возражении источников информации не содержится сведений о том, что демонстрационная панель выполнена из многослойной плиты, а также о том, что шаг Т-образных пазов составляет 50 - 500 мм. Признак "шаг Т-образных пазов составляет 50 - 500 мм" характеризует все альтернативные совокупности признаков. Что касается доводов возражения о том, что простейшие геометрические измерения на фиг. 2 графических материалов к патентному документу [1] параметров толщины панели и шага Т-образных пазов позволяют установить, что шаг составляет 76 мм и попадает в диапазон значений шага по оспариваемому патенту, то представленные графические материалы являются схематичными рисунками, а не рабочими чертежами, служат для иллюстрации заявленного изобретения и не предназначены для снятия с них размеров.

В отношении изложенного можно отметить, что, действительно, с линейкой измерять отдельные абсолютные размеры по чертежам недопустимо, но по чертежам можно и нужно определять относительные размеры. Так, если на чертеже показано, что вал расположен во втулке, то совершенно справедливо можно утверждать, что тем самым раскрыт признак "наружный диаметр вала меньше внутреннего диаметра втулки".

Реферат имеет вторичный характер и предназначен для использования в целях информации о существе изобретения в поданной заявке. Уделять большое внимание требованиям к реферату не имеет смысла, достаточно прочитать и соблюдать предъявляемые к реферату требования.

3. Комплектность документов заявки и дата подачи. Содержание п. 3 комментируемой статьи относится к чрезвычайно важному положению - установлению даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение. По дате подачи заявки устанавливается приоритет изобретения в большинстве случаев. Дата подачи важна для установления приоритета для различных ситуаций по заявкам (ст. ст. 1381, 1382) и в других случаях, а также служит началом отсчета для множества сроков, в частности срока публикации сведений о заявке на изобретение, срока подачи ходатайства о проведении по заявке экспертизы по существу и т.д. Понятие "дата подачи заявки" соответствует тексту Парижской конвенции по охране промышленной собственности, где используется именно термин "дата подачи".

Особо следует подчеркнуть, что при исчислении срока действия патента, выданного по выделенной заявке, датой ее подачи считается дата подачи первоначальной заявки в Роспатент. Данное уточнение было внесено еще в Патентный закон Российской Федерации в 2003 г.

С Договором о патентном праве (PLT) согласованы также условия установления даты подачи заявки. К таким условиям относятся перечень документов (заявление о выдаче патента, описание и чертежи, если в описании на них имеется ссылка) и возможность последовательного (неодновременного) их представления. Наиболее существенной особенностью, обусловленной учетом положений PLT, является то, что формула изобретения не входит в число документов, необходимых для установления даты подачи заявки, что было учтено еще при подготовке изменений в Патентный закон Российской Федерации в 2003 г.

Часть четвертая ГК РФ, как и ранее Патентный закон Российской Федерации, допускает упрощение к содержанию документов заявки на изобретение для целей установления даты подачи заявки, а именно допускаются:

- указание в заявлении о выдаче патента на то, что испрашивается патент на изобретение, а также указание сведений, достаточных для того, чтобы установить, кто является заявителем и как связаться с ним, без иной информации, которая может быть представлена позже;

- представление в качестве описания документа, внешне выглядящего как описание и, возможно, на данном этапе не отвечающего тем требованиям к описанию изобретения, которые регламентированы национальным законодательством;

- возможность замены некоторых разделов описания ссылкой на наличие недостающей информации в другой заявке того же заявителя, его правопреемника или правопредшественника, если заявителем указано, что ссылка приведена для замены описания и чертежей в целях установления даты подачи и выполнены некоторые другие условия.

Исполнения упрощенных требований при подаче заявки в Роспатент достаточно только для целей установления даты подачи заявки. Далее должны быть выполнены все установленные требования к содержанию и оформлению каждого из документов заявки. При непредставлении соответствующих дополнительных материалов формальная экспертиза поданной заявки завершится отрицательным результатом с вынесением решения о признании заявки отозванной.

4. Доктрина обмана патентного ведомства и возможные последствия представления недостоверных сведений. Определенные затруднения при экспертизе заявок вызывает установление истинности ряда представляемых сведений о сущности изобретения и достоверности указанного в описании изобретения технического результата. Казалось, такого не должно быть, но, как показывает практика, попытки обмана экспертов в целях получения патента любой ценой являются весьма распространенным явлением.

С подобными проблемами столкнулись в Европейском патентном ведомстве, и в 1998 г. был подготовлен отчет для ЕПВ об увеличении в последние годы патентных заявок, которые из-за способа их написания стали особенно трудными как для заявителей, так и для экспертов, проводящих поиск и экспертизу по существу. Рекомендации, содержащиеся в отчете, привели к созданию межведомственной рабочей группы, работающей над тем, что стало называться "сложные заявки". Рабочая группа рекомендовала внести значительные изменения в политику ЕПВ в отношении экспертизы сложных заявок. Вследствие консультаций с SACEPO <289> эти изменения были систематизированы в новом Руководстве по экспертизе, опубликованном в EPO Official Journal в мае 2000 г. С основными положениями принятых решений и результатами исследований в отношении экспертизы сложных заявок можно ознакомиться по публикациям в некоторых зарубежных источниках <290>.

--------------------------------

<289> SACEPO - постоянный совещательный комитет при ЕПВ, включающий в свой состав представителей от гильдии заявителей.

<290> Dock S., Cohen B. Complex Applications - A Return to First Principles // IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law. 2001. V. 32. N 5. P. 485 - 606.

Одним из оснований для оспаривания и признания патента недействительным полностью или частично в течение всего срока его действия может быть несоответствие охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности.

Может ли недостижимость указанного в заявке технического результата, установленная третьими лицами после выдачи патента, служить основанием для оспаривания действительности патента, и в каких случаях?

Технический результат не является непосредственным критерием патентоспособности изобретения (его относят к субкритериям). Однако и он в определенных ситуациях может служить основанием для оспаривания действительности патента. Особо подчеркнем, что не в любой ситуации недостижимость технического результата, установленная после выдачи патента, может служить основанием для прекращения его действия.

В некоторых публикациях уже отмечалось, что установленная способность реализации заявленным изобретением при его осуществлении указанного в заявке назначения, но не подтвержденная возможностью получения упомянутого в описании патента технического результата, не является препятствием к признанию изобретения промышленно применимым, так как в этом случае невозможно отрицать его пригодность для использования в какой-либо из отраслей деятельности <291>.

--------------------------------

<291> См., например: Корчагин А.Д., Джермакян В.Ю., Полищук Е.П. и др. Перспективы развития законодательства о промышленной собственности. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. С. 93.

Например, если запатентованная мясорубка не обеспечит в эксплуатации достижение такого указанного заявителем технического результата, как исключение разбрызгивания сока продуктов переработки, она не будет считаться промышленно неприменимой, если свое назначение - рубить мясо - она выполняет. В этой ситуации оспаривание в системе Роспатента действующего патента по несоответствию изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" скорее всего не будет успешным.

Однако при оспаривании действующего патента по несоответствию изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" при определенных обстоятельствах, о которых будет сказано далее, результат может быть положительным.

Патентуемое изобретение должно соответствовать условию изобретательского уровня, причинно-следственно связанному с достигаемым техническим результатом.

Нетрудно было предположить, что появятся заявки на изобретения с указанием такого надуманного технического результата, целью которого является получение патента любым путем, несмотря на фактическую ложность приводимых сведений <292>. Ошибки в оценке тех или иных технических достижений всегда возможны, и речь не о них, а об умышленном искажении информации, которую аргументированно опровергнуть не всегда легко даже профессионалу высшего класса. Появились заявки и патенты, в которых намеренно искажается информация как по объему испрашиваемых прав, так и по достижению различных технических результатов.

--------------------------------

<292> Заявки с искренними заблуждениями изобретателей в отношении якобы полученных различных технических эффектов, свойств или явлений, как правило, противоречащих физическим законам, к данному числу не относятся.

Российская судебная практика по разрешению подобных ситуаций пока не сложилась, и российские суды не применяли доктрину обмана патентного ведомства. Поэтому можно обратиться к практике западных коллег, которые давно столкнулись с аналогичными проблемами и приняли необходимые меры. Будем надеяться, что российские суды заимствуют опыт по пресечению недобросовестной патентной конкуренции.

Как ранее Патентный закон Российской Федерации, так и сейчас часть четвертая ГК РФ не содержат норм, прямо регулирующих вопросы умышленного обмана патентного ведомства. Можно надеяться, что со временем ситуация изменится и представление заведомо ложных сведений в заявках на изобретения и другие объекты промышленной собственности, преследующее цель обмануть экспертов и, получив патент, злоупотреблять им путем шантажа, в особых случаях будет рассматриваться судами по аналогии с дачей заведомо ложных показаний, наказуемой в соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С опытом разрешения проблем умышленного обмана патентных ведомств на примере США, Великобритании, Германии, Австралии, Японии, а также с опытом разрешения проблем, возникших в отношении полезных моделей, и путями их устранения в Японии, Австралии и Южной Корее можно ознакомиться по второму изданию книги.

Российская экспертиза начала осмысленно прописывать правила, позволяющие снизить вероятность обмана при оценке патентоспособности. В частности, в п. 2.3.1 Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу отмечено следующее.

Если в формулу включены параметры, которые обычно не используются для характеристики веществ, устройств, способов или их составных частей, либо в предшествующем уровне техники не содержится информация, позволяющая определить или замерить их, то такая формула не может считаться понятной для специалиста, поскольку отсутствует возможность сравнения заявленного решения с предшествующим уровнем. Изложение формулы в таком виде может скрывать отсутствие новизны заявленного решения. При этом признаки, характеризующие определение параметров (методы и средства), могут не включаться в формулу, если специалист знает, какой метод использовать, например потому, что есть только один метод, или потому, что определенный метод используется обычным образом, или все известные методы приводят к тому же самому результату (с учетом точности измерения).

Формула изобретения считается ясной и понятной специалисту, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован заявленный объект и определен объем испрашиваемой охраны. Невозможность идентификации заявленного объекта должна приводить к вынесению решения об отказе в выдаче патента.

Статья 1376. Заявка на выдачу патента на полезную модель

Комментарий к статье 1376

В отличие от ранее действовавшей нормы заявка на полезную модель должна будет относиться только к одной полезной модели. Возможность подачи заявки на группу полезных моделей исключена, соответственно, заявка на полезную модель должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Формула полезной модели должна относиться только к одному техническому решению, что, по всей вероятности, исключает возможность представления в патентной формуле вариантов одной полезной модели, охарактеризованных в одном пункте формулы с помощью альтернативных сочетаний между признаками. Варианты не являются одним техническим решением, они направлены на решение одной задачи, но сами технические решения в виде вариантов для реализации одной задачи являются разными. Исключение возможности подачи заявки на группу полезных моделей, как представляется, ведет к исключению любых попыток завуалировать в формуле полезных моделей несколько технических решений, представляющих собой варианты. Тем не менее только практика покажет, как новая норма будет толковаться Роспатентом в реальном правоприменении.

Все изменения в новой редакции ГК РФ касательно полезных моделей направлены на ограничение патента только одной полезной моделью с одним независимым пунктом формулы без каких-либо вариантов и иных групп полезных моделей в одном патенте и без учета эквивалентной замены признаков по патентной формуле при установлении использования полезной модели.

Не должно иметь значения, каким образом варианты полезных моделей сгруппированы в патентной формуле: как варианты в нескольких независимых пунктах, что теперь не разрешено, или как варианты, изложенные в одном независимом пункте с использованием между признаками союзов "или" и "и/или", образующих множество вариантов полезных моделей.

Практика покажет, как Роспатент будет толковать и использовать требования статьи 1376 ГК РФ в редакции 2014 г., определяющей невозможность подачи в одной заявке группы полезных моделей, а следовательно, и нескольких вариантов полезных моделей.

Устройство как объект полезной модели должно отвечать требованию единства одной полезной модели <293>, признаки которой находятся в функционально-конструктивном единстве в патентной формуле, и не должно представлять собой формально объединенные в патентной формуле несколько различных устройств.

--------------------------------

<293> Относится и к изобретению.

Например, Палата по патентным спорам рассмотрела возражение на решение от 26.06.2013 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке N 2011140342/07 со следующим первым пунктом патентной формулы.

Система контроля безопасности и связи спецперевозок, содержащая по меньшей мере подсистему навигации, связи и контроля состояния транспортного средства, выполненную с возможностью обмена информацией по радиоканалу и/или каналу спутниковой связи с центральным ситуационным центром, в состав которого входят по меньшей мере центральный сервер, средства отображения информации коллективного пользования, по меньшей мере одно автоматизированное рабочее место, средства оперативной связи, телекоммуникационные устройства, и/или региональным ситуационным центром, в состав которого входят по меньшей мере средства отображения информации коллективного пользования, по меньшей мере одно автоматизированное рабочее место, средства оперативной связи, телекоммуникационные устройства, а также подсистему связи стандарта DECT с функциями персонального аварийного устройства, подсистему контроля положения персонала внутри транспортного средства, подсистему централизованного контроля и управления привязки совокупности устройств к транспортному средству, подсистему обмена короткими сообщениями внутри транспортных средств, подсистему контроля состояния транспортного средства при длительной стоянке, устройство видеозаписи и хранения видеоинформации.

Коллегия Палаты по патентным спорам поддержала доводы экспертизы и отметила, что из положений п. 1 ст. 1351 ГК РФ вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам. В связи с этим родовое понятие должно являться характеристикой одного устройства, а не нескольких устройств, объединенных для совместного использования.

Система контроля безопасности и связи спецперевозок по независимому пункту представленной формулы не является характеристикой одного устройства, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе двух отдельных систем (системы контроля безопасности и системы связи спецперевозок), и включает несколько установленных на транспортном средстве различных подсистем. При этом установленные на транспортном средстве подсистемы навигации, связи и контроля состояния транспортного средства обмениваются информацией по радиоканалу и (или) каналу спутниковой связи с центральным ситуационным центром и (или) региональным ситуационным центром. Таким образом, указанные подсистемы не находятся в конструктивном единстве, и каждая из них имеет свое собственное функциональное назначение (для которого она и предназначена). При этом совместное использование перечисленных подсистем не приводит к появлению у заявленной системы какой-либо новой функции.

Следовательно, в качестве полезной модели заявлено решение, охарактеризованное заявителем как система контроля безопасности и связи спецперевозок, перечисленные элементы которой не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи друг с другом. Такое техническое решение относится к нескольким устройствам. Исходя из изложенного, можно констатировать, что заявленному решению не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям п. 1 ст. 1351 ГК РФ.

Аналогичное решение было принято в 2013 г. по заявке N 2011141323/07 на полезную модель "Система контроля безопасности и связи спецперевозок". Такое же решение принято по заявке N 2011140348/07 на полезную модель "Мобильный комплекс передачи аудио- и видеоинформации", мотивированное тем, что мобильный комплекс передачи аудио- и видеоинформации по независимому пункту представленной формулы не является характеристикой одного устройства, а включает несколько установленных в двух чемоданах (основном и дополнительном) различных устройств, не находящихся в функционально-конструктивном единстве.

Статья 1377. Заявка на выдачу патента на промышленный образец

Комментарий к статье 1377

Допускается представление в заявке одного промышленного образца или группы промышленных образцов, образующих единый творческий замысел.

Единство промышленного образца определяется через соблюдение единства творческого замысла, что, в свою очередь, требует определенного единообразия в понимании творческого замысла. Каких-либо изначальных ограничений в отношении того, какая группа промышленных образцов может отвечать условию единства, ГК РФ не содержит. Следовательно, не только варианты одного промышленного образца могут быть оформлены в одной заявке на выдачу патента на промышленный образец. Возможные комбинации могут быть любые, при условии, что заявитель сможет доказать единство творческого замысла между ними. Например, о единстве творческого замысла свидетельствует внешний вид такого промышленного образца, как оригинальная по внешней форме сигарета и мундштук для ее курения, или пепельница для тушения именно такой сигареты, или все три объекта вместе.

Внешний вид изделия может быть представлен в виде фотографий реального изготовленного изделия или изображений, полученных с помощью компьютерных технологий при проектировании внешнего вида изделий, не изготовленных на момент оформления заявки.

Ситуация, когда в одном изделии используется одновременно группа промышленных образцов, возникает, когда один промышленный образец относится к одной части изделия, а другой промышленный образец - к другой части изделия. Например, запатентован промышленный образец - автомобильная фара дальнего света. Эта же фара легла в основу дизайна также запатентованной передней части легкового автомобиля с оригинальным расположением двух фар дальнего света относительно радиатора нового типа и других световых приборов.

Роль описания промышленного образца при установлении объема прав в ГК РФ, равно как и в Патентном законе Российской Федерации, не определена. Кодекс не предусматривает использование описания промышленного образца для толкования объема прав так, как это предусмотрено в отношении изобретений и полезных моделей (толкование формулы с использованием описания).

Описание необходимо для того, чтобы быть связующим звеном между изображениями промышленного образца и определением его утилитарной функции. Описание позволяет сравнить заявленный промышленный образец с аналогами из уровня техники, обосновать существенность признаков внешнего вида. Общие требования к описанию промышленного образца даны в соответствующем административном регламенте Роспатента. Исключение из ст. 1377 ГК РФ перечня существенных признаков как отдельного документа, использовавшегося для определения объема прав совместно с изображениями внешнего вида изделия, не отменяет необходимость акцентирования в описании промышленного образца существенных признаков, в том числе в сравнении с выбранным аналогом.

Изображения изделия, которыми иллюстрируется промышленный образец, должны давать полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия. Таким образом, существенность признаков промышленного образца определяется в причинно-следственной связи с восприятием эстетических особенностей внешнего вида, а не каких-либо иных особенностей, не определяющих внешний вид.

Из п. 1 ст. 1352 ГК РФ, определяющего существенные признаки промышленного образца, исключены признаки, определяющие эргономические особенности внешнего вида изделия. В этой связи требования по ст. 1377 ограничены только чертежом общего вида изделия и конфекционной картой, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца. Эргономические особенности не характеризуют внешний вид изделия, а являются следствием определенной формы выполнения изделия, которая определяет внешний вид. Собственно, ничто не препятствует пояснять в заявке эргономические особенности изделия, но только не в качестве признаков, определяющих внешний вид изделия.

Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента и комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, а если указанные документы представлены не одновременно - дата поступления последнего из документов. Обратим внимание на то, что заявка в этом случае должна содержать именно комплект изображений, а не отдельные изображения, по которым невозможно однозначно представить внешний вид изделия. В последующем можно дополнять заявку и другими изображениями изделия, но только в целях наглядной детализации ранее изображенных существенных признаков.

Статья 1378. Внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1378

1. Право заявителя внести в документы заявки дополнения, уточнения и исправления. Пункт 1 данной статьи предоставляет право заявителю внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления не по собственной инициативе, а в ответ на запрос Роспатента и при представлении таких дополнительных материалов до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной. При этом сохраняется условие, что эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу.

По собственной инициативе и после получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пп. 2 - 4 ст. 1386 ГК РФ, заявитель вправе однократно представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание. Данное уточнение придает отчету об информационном поиске более значимый статус, нежели ранее действовавший уведомительный. Теперь становится ясно, что после получения отчета об информационном поиске заявитель может без уплаты пошлины одноразово уточнить формулу изобретения, если посчитает это необходимым. Конечно, заявитель может уточнить формулу по собственной инициативе и после получения запроса экспертизы по существу, основанной на данном отчете о поиске, но тогда придется сопровождать уточнение формулы уплатой патентной пошлины.

Случаи, в которых дополнительные материалы рассматриваются как изменяющие заявку на изобретение или полезную модель по существу, перечислены в п. 2 комментируемой статьи. Дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу, если они в том числе содержат иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель.

Обратим внимание на слово "иное" и попытаемся придать смысл данному уточнению, тем более что имеет место определенная разница применительно к изобретениям и полезным моделям.

Очевидно, что речь не идет об изобретениях, которые вовсе не раскрыты в ранее поданной заявке и которые заявитель описал в дополнительных материалах. Данная норма исключает возможность внесения в уточняемую формулу изобретения тех, в контексте - иных, изобретений, которые раскрыты в описании поданной заявки, но отсутствовали в формуле изобретения, принятой к рассмотрению. В первую очередь к ним относится ранее заявленная группа изобретений, в которую заявитель пытается внести еще одно или более изобретение, которое не вписываются в ранее заявленную группу изобретений.

В отношении полезных моделей контекст "иная полезная модель" - несколько другой, так как заявка уже не может содержать группу полезных моделей. Поэтому ограничение - иная полезная модель означает невозможность замены одной полезной модели, заявленной в формуле, на другую полезную модель, которая также раскрыта в описании поданной заявки.

Очевидно, что в каждом конкретном случае нужно будет очень внимательно относиться к уточняемой формуле изобретения и полезной модели, чтобы при внесении уточнений не перешагнуть допустимую грань, очерченную словом "иные".

Любые действительно иные изобретения или полезные модели, раскрытые в поданной заявке, могут быть заявлены по процедуре подачи выделенных заявок при соблюдении соответствующих процедур.

Кроме того, дополнительные материалы считаются изменяющими заявку на изобретение или полезную модель по существу, если они также содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1375 или подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ и представленных на дату подачи заявки.

Дополнительные материалы, как представляется, должны признаваться изменяющими сущность заявленного изобретения, если изменение состоит, например, в выделении из первоначально заявленного диапазона количественных значений какой-либо характеристики признака изобретения более узкого диапазона, отсутствовавшего в описании изобретения или формуле изобретения на дату подачи заявки. Например, в формуле изобретения указан признак в виде диапазона скоростей от 60 до 150 м/с, но ни в зависимых пунктах, ни в описании не показан признак в виде диапазона от 90 до 110 м/с. В этом случае уточненный диапазон как конкретный признак не считается раскрытым в описании, хотя формально он входит в ранее указанный широкий диапазон. Вывод из сказанного один - необходимо раскрывать в описании, а при целесообразности и в зависимых пунктах формулы не только общий диапазон как один существенный признак, но и признаки в виде частных поддиапазонов, показывая их существенность. Очевидно, что все частные поддиапазоны раскрыть невозможно, но наиболее важные, апробированные (или теоретически обоснованные) и обусловливающие получение технического результата, специфически проявляемого именно в таком частном поддиапазоне, нужно раскрывать в подаваемой заявке. Тогда эти признаки (частные поддиапазоны) можно будет внести (при необходимости) в уточняемую формулу изобретения.

Дополнительные материалы считаются изменяющими заявку на изобретение или полезную модель по существу, если они содержат указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

Надо полагать, что не любое изменение технического результата будет рассматриваться как изменяющее существо заявки (изобретения или полезной модели). Если можно доказать, что изменяемый технический результат связан с ранее указанным, такое изменение будет принято <294>. Под связью между техническими результатами в первую очередь следует рассматривать причинно-следственную связь, которая может быть многоступенчатой. К такой причинно-следственной связи будут относиться взаимообусловленные технические эффекты, явления, свойства и закономерности, присущие объектам техники или проявляемые ими во взаимодействии с окружающей средой.

--------------------------------

<294> См.: Джермакян В. Принципы допустимости изменения технического результата в процессе экспертизы заявки // Патенты и лицензии. 2013. N 5.

Аналогичный по смыслу подход к оценке изменения технического результата предусмотрен п. 5.4 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве.

Дополнительные материалы, указывающие на достижение технического результата, сведения о котором не содержались в первоначальных материалах заявки, принимаются во внимание в случае, если вновь указанный технический результат может быть выведен из первоначальных материалов заявки.

Общность между евразийской и российской формулировками состоит в том, что в обоих случаях должна прослеживаться связь между новым результатом и сведениями из первоначальных материалов заявки, при этом вид связи может быть различен. Причинно-следственная связь может быть непосредственно между "новым" и "старым" результатами, но связь между результатами может быть выражена и опосредованно через раскрытые в первоначальных материалах заявки признаки объекта изобретения или полезной модели.

Следует отличать возможность уточнения технического результата в процессе обсуждения с экспертами патентоспособности изобретения, в первую очередь изобретательского уровня, от возможности внесения такого уточненного результата в описание поданной заявки.

Представленные заявителем доводы, в том числе описание нового технического результата, отвечающего названным выше условиям, могут быть учтены экспертами в целях признания изобретательского уровня, но эти же сведения не должны вноситься в текст уточняемого описания заявки, используемого при подготовке к публикации полного описания изобретения к выдаваемому патенту. В этом нет никакого парадокса, так как обратное означало бы, что новый технический результат или иные сведения, доказывающие патентоспособность, должны рассматриваться как раскрытые на дату подачи заявки, чего не было.

Досье заявки будет содержать все сведения (первичные и дополнительные), а описание к выданному патенту - нет, но любое третье лицо, ознакомившись с досье заявки, всегда сможет установить те сведения, которые послужили основанием для признания заявленного изобретения патентоспособным. Именно так данный вопрос рассматривается в Руководстве по экспертизе в Европейском патентном ведомстве (2010 г.), части C "Руководящие принципы для проведения экспертизы по существу". В п. 11.11 "Аргументы и доказательства, предоставленные заявителем" гл. IV "Патентоспособность" отмечено следующее.

Целесообразные аргументы и доказательства, учитываемые экспертом для оценки изобретательского уровня, могут содержаться в первоначально поданной заявке на патент или быть предоставлены заявителем во время последующих процедур (см. 11.5.2 выше и VI, 5.3.4, 5.3.5 и 5.3.7). Однако всякий раз нужно обращать внимание на упоминание новых результатов в поддержку изобретательского уровня. Такие новые результаты могут быть приняты во внимание только в том случае, если они подразумевают или по крайней мере связаны с технической проблемой, первоначально предложенной в первоначально поданной заявке (см. также IV, 11.5.2, T 386/89, не изданный в OJ, и T 184/82, OJ 6/1984, 261).

Примерами такого нового результата могут быть следующие.

Изобретение на момент подачи заявки имеет отношение к фармацевтическому составу, имеющему определенное действие. На первый взгляд, учитывая уровень техники, кажется, что изобретательский уровень отсутствует. Впоследствии заявитель представляет новое доказательство, которое показывает, что заявленный состав демонстрирует неожиданное преимущество с точки зрения низкой токсичности. В этом случае допускается переформулировка технической проблемы посредством включения аспекта токсичности, так как фармацевтическое действие и токсичность связаны в том смысле, что специалист всегда будет рассматривать эти два аспекта вместе.

Казалось, ну вот ведь написано: "...допускается переформулировка технической проблемы посредством включения аспекта токсичности". Однако читаем п. 11.11 дальше, так как допустимость переформулировки технической проблемы, оказывается, еще не является достаточным основанием для вывода о вседозволенности в изменении технического результата.

Изменение формулировки технической проблемы может давать или не давать повода для внесения поправки или вставки утверждения технической проблемы в описании. Любые такие поправки допустимы только в том случае, если они отвечают требованиям, перечисленным в VI, 5.3.7. В вышеупомянутом примере фармацевтического состава ни изменение формулировки проблемы, ни информация о токсичности не могут быть включены в описание, не нарушая ст. 123 (2).

Обратимся также к содержанию упомянутых п. (2) ст. 123 ЕПК и п. 5.3.7 гл. VI части C приведенного Руководства по экспертизе в ЕПВ.

В п. (2) ст. 123 ЕПК сказано следующее.

(2) Европейская патентная заявка или европейский патент не могут изменяться таким образом, чтобы их предмет выходил за пределы содержания заявки в ее первоначальной редакции.

В п. 5.3.7 "Пересмотр указанной технической проблемы" гл. VI части С Руководства по экспертизе в ЕПВ отмечено следующее.

Также нужно удостовериться в том, что любое измен