Вопрос 6. Другие договоры в сфере интеллектуальной собственности.

Неисчерпывающий перечень договоров в сфере интеллектуальной собственности объясняется невозможностью законодательного закрепления всех возможных договорных конструкций в сфере интеллектуальной собственности. В частности, к другим договорам можно отнести договоры:

1) между соавторами;

2) между совладельцами охранного документа (патента или свидетельства);

3) о порядке распределения прав на служебные объекты интеллектуальной собственности;

4) о передаче ноу-хау;

5) по управлению имущественными правами автора или других субъектов авторского права и смежных прав.

Необходимость заключения первых двух из указанных договоров объясняется тем, что в случае наличия прав нескольких лиц в отношении одного объекта необходимо урегулировать отношения между лицами. Так, в случае отсутствия такого договора каждый правообладатель может использовать объект по своему усмотрению, но ни один из них не имеет права давать разрешение на использование и передавать имущественные права интеллектуальной собственности на объект другому лицу без согласия остальных правообладателей.

Договор о порядке распределения прав на служебные объекты интеллектуальной собственности– это гражданско-правовой договор, который заключается между работодателем и работником по поводу согласования механизма распределения прав на созданные в связи с выполнением трудового договора или поручения работодателя объекты интеллектуальной собственности. В случае отсутствия такого договора применяется общее правило, предусмотренное ч. 2 ст. 429 ГК: имущественные права интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с выполнением трудового договора, принадлежат работнику, который создал этот объект, и юридическому или физическому лицу, где или у которого он работает, совместно.

Договор о передаче ноу-хау – это договор, по которому правообладатель передает заинтересованным лицам право на использование полностью или частично конфиденциальных знаний, включающие сведения технического, производственного, административного, финансового характера, использование которых обеспечивает определенные преимущества лицу, которое их получило. Если по лицензионному договору достаточно предоставить разрешение на использование объекта интеллектуальной собственности (т. е. не запрещать его использование), то по договору о передаче ноу-хау необходимо выполнить активные действия – раскрыть определенные знания, что хранятся в режиме секретности.

По формам передачи и условиям использования прав на ноу-хау, лицензии могут быть чистыми и смешанными, опционными, сублицензионным тому подобное.

Ноу-хау могут выступать самостоятельным предметом лицензии (чистой лицензии), когда речь идет о незапатентованных изобретениях и полезных моделях, имеющих все признаки патентоспособности.

Смешанное лицензионное соглашение заключается тогда, когда ноу-хау передается как дополнение к запатентованным объектам промышленной собственности.

Опционные сделки заключаются с целью сохранения информации о ноу-хау даже на этапе ознакомления потенциального покупателя с предметом лицензионного соглашения, поскольку по ее условиям, даже если она не будет заключена, потенциальный покупатель не имеет права разглашать информацию о ноу-хау третьим лицам.

Сублицензионные договоры на передачу ноу-хау третьим лицам могут заключаться только по договоренности с лицензиаром.

Основным отличием процесса передачи ноу-хау от предоставления лицензии на изобретение есть большой риск, связанный с раскрытием конфиденциальной сути ноу-хау до заключения контракта и с переходом ноу-хау от получателя третьим лицам после заключения контракта.

Передача ноу-хау представляет собой довольно специфический процесс, поскольку она носит необратимый характер, и здесь имеет место временный фактор. В связи с этим в договоре на передачу ноу-хау обязательно надо устанавливать срок его действия, поскольку неопределенность периода сохранения конфиденциальности ноу-хау в то время, когда технологии развиваются довольно быстро, делает общедоступными разработки, которые были до этого тайными.

Соглашение о передаче ноу-хау строится по принципу лицензионного. Она также содержит преамбулу, описание предмета сделки, намерений и ответственности сторон, сведения о предоставленных правах, зону распространения и ограничения, процесс передачи ноу-хау, обстоятельства и гарантии, вид, сумму и валюту платежей, обмен усовершенствованиями, методы решения споров и защиты от претензий третьих лиц, предоставления сублицензий, о применимом праве и последствия невыполнения соглашения, срок его действия, формы уплаты налогов, язык соглашения, аутентичность текстов, а также юридические адреса сторон, которые заключили соглашение.

При заключении лицензионных соглашений и договоров четко оговариваются различные виды ограничений, касающихся объемов продукции, ее реализации, среди которых могут быть территориальные ограничения; ограничения экспорта ноу-хау, что передается, и запрета заниматься конкурентным бизнесом в течение определенного времени после окончания срока действия договора.

В тех случаях, когда предмет ноу-хау не относится к сфере производственной деятельности предпринимателя или он не может реализовать его из-за перегрузки собственного производства, к условиям договора о передаче ноу-хау включаются ограничения по выпуску продукции и (или) ее реализации, касающиеся предметов, отнесенных к ноу-хау.

Если правообладатель ноу-хау имеет желание передать его на исключительных началах другим лицам в пределах определенной территории или если он намерен самостоятельно производить и реализовывать продукцию на этой территории, то к условиям договора о передаче ноу-хау включаются территориальные ограничения.

Что же касается экспортных ограничений, то практически не существует стран, которые бы их поощряли. Только в некоторых случаях незначительное количество стран мира позволяет предусматривать в договорах подобные условия.

Следует обратить внимание и на то, что формально в отношении ноу-хау, которое не имеет правовой защиты, неправомерно требовать каких-либо ограничений по использованию. Однако наличие элемента секретности создает определенные предпосылки для стороны, которая передает ноу-хау, выдвигать в отношении него такие же ограничения, как и для патента. Решение этого вопроса зависит только от договоренности сторон, поскольку оно имеет весьма деликатный характер.

Способами передачи ноу-хау называют одноразовый и перманентный трансферт. В первом случае ноу-хау, что касается определенного изделия или процесса, передается в определенный срок путем предоставления документации и оборудования, обучение специалистов получателя.

Во втором случае ноу-хау передается последовательно и постадийно. Поставщик сначала передает необходимые информацию и документы, затем участвует в пусконаладочных работах, приспосабливает процесс производства и особенности передаваемой технологии к местным условиям, запускает производство и периодически его контролирует, обеспечивая обусловленные договором качественные и количественные показатели.

При передаче ноу-хау могут применяться различные способы расчетов, а именно: оплата наличными; встречные поставки товаров или оказания услуг, а также смешанная форма (наличные, бартер, услуги).

В случае оплаты наличными (как и в лицензионном соглашении) используются паушальные платежи и роялти или их комбинация. При внесении паушальных платежей предполагается как одноразовый расчет, так и их цепочку, включающую авансовый ряд фиксированных платежей. Система расчетов в форме роялти базируется на общем обороте продукции, произведенной с использованием переданного ноу-хау. Данные об общем обороте сообщаются получателем поставщику и проверяются последним. Могут быть обусловлены размеры роялти в зависимости от продажной цены единицы продукции или от производимого объема. Термин «общий оборот» должен уточняться сторонами договора, поскольку его значение варьируется в разных странах в соответствии с национальной системы расчетов (учитываются налоги с оборота, скидки с оптовых цен и т. п). Стороны могут договориться о переменной шкале роялти в зависимости от результатов, достигнутых при реализации соглашения.

Слабость правовой защиты информации типа ноу-хау объясняется ее характером, поэтому переданная по договору, она становится необратимой, поскольку получатель может пользоваться ею по своему усмотрению, в то время, когда передатчик ноу-хау лишен возможности применить любые санкции к получателю. Поскольку специального порядка для защиты информации типа ноу-хау не существует, то для этого используются общие нормы обязательственного права.

Договор об управлении имущественными правами автора или других субъектов авторского права и смежных прав – это договор, по которому владелец имущественных авторских или смежных прав наделяет организацию коллективного управления полномочиями по управлению принадлежащими им имущественными правами интеллектуальной собственности. На основании этого договора организации коллективного управления заключают договоры с заинтересованными лицами об использовании прав, переданных в управление, а также собирают, распределяют и выплачивают собранное вознаграждение за использование объектов авторского права или смежных прав субъектам авторского права и смежных прав, правами которых они управляют, а также совершают другие действия, предусмотренные действующим законодательством, необходимые для защиты предоставленных в управление прав (ст. 49 Закона Украины „Об авторском праве и смежных правах”).

Также рассмотрим отдельные виды договоров в сфере интеллектуальной собственности.

Издательский договор – характеризуется специфическим способом использования произведения: изданием и распространением его через торговлю, библиотеки или другие организации. Издательские договоры делятся на издание литературных произведений, произведений изобразительного искусства, музыкальных произведений. Договоры на издание литературных произведений делятся на издание оригинальных произведений и на издание литературных произведений в переводе отечественных и зарубежных авторов. Издательский договор может быть заключен как на готовое произведение, так и на произведение, которое будет написано в будущем.

Договор на депонирование рукописи. Депонирование означает передачу на хранение. В тех случаях, когда произведение имеет узкоспециализированный характер и необходимо быстро получить информацию про него, прибегают к депонированию. По этому договору организация по согласованию с автором передает надлежащим образом оформленный оригинал вместе с рефератом произведения информационному органу, который обязан бесплатно хранить оригинал и предоставлять информацию о нем путем публикации реферата. Кроме того, этот орган обязан на заказ всех заинтересованных лиц изготавливать копии произведения полностью или частично и выдавать им.

Постановочный договор. По этому договору автор передает или обязуется создать и передать зрелищному заведению (постановщику) драматическое, музыкальное, музыкально-драматическое, хореографическое или пантомимное произведение, а заведение-постановщик обязуется осуществить в пределах обусловленного договором или законом срока постановку и публичное исполнение произведения и уплатить автору вознаграждение. Вознаграждение состоит из двух частей: единовременного вознаграждения и сбора за каждый спектакль.

Сценарный договор. По этому договору автор передает или обязуется написать и передать кино-, теле- или радиостудии сценарий фильма или теле- или радиопередачи в обусловленный договором срок, а студия обязуется выплатить автору вознаграждение.

Договор художественного заказа. По этому договору автор обязуется создать и передать заказчику в обусловленный договором срок произведение изобразительного искусства (произведения живописи, графики, скульптуры, декоративного искусства, фотографические и другие подобные произведения), а заказчик обязуется выплатить автору согласованное вознаграждение. Это пока единственный из авторских договоров, в котором контрагентом автора может быть не только юридическое лицо, но и гражданин. Особенность такого договора заключается в том, что заказчик не обязан выпускать произведение в свет, то есть выставлять произведение для публичного обозрения.

Договор об использовании в промышленности неопубликованного произведения декоративно-прикладного искусства. По этому договору автор обязуется передать или создать и передать произведение декоративно-прикладного искусства для использования на промышленном предприятии, которое обязуется выплатить обусловленное договором вознаграждение.

В специальной литературе и законодательстве нет определения понятия «декоративно-прикладное искусство», а лишь существует только перечень произведений, которые принято считать объектами декоративно-прикладного искусства. Вопрос о том, является ли данное произведение объектом декоративно-прикладного искусства, решают специалисты. Однако практикой в перечень таких произведений относятся: салфетки, ковры, платки, обувь, одежда, изделия из кожи, кости, пластмассы, игрушки, значки, сувениры, изделия из стекла, фарфора, металла; ювелирные и галантерейные изделия.