ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАТА

Отримавши дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної власності, ліцензіат зобов’язаний використовувати його, за що має сплачувати ліцензійні платежі в узгодженому розмірі та в строк.

Розмір ліцензійних платежів залежить або від кількості вироблених товарів, або від загального обороту ліцензіата. Ліцензіат зобов’язаний надавати ліцензіару звіти, що підтверджують розмір сплачуваних ліцензійних платежів. Безумовно, передбачаючи такий обов’язок, сторони мають визначити строки надання звітів та можливі санкції за несвоєчасне подання або відмову в наданні. Слід зазначити, що строки подання звітів залежать від строків сплати ліцензійних платежів: якщо ліцензійний платіж сплачується щомісяця, то і звіти можуть надаватися кожного місяця.

Відмова надати звіт може бути підставою для припинення ліцензійного договору або звернення ліцензіара до суду з вимогою про примушення ліцензіата подати звіт або про надання можливості третій особі – незалежному аудитору – провести інспекцію бухгалтерії ліцензіата. У випадку інспектування бухгалтерії ліцензіата незалежним аудитором постає питання про особу, яка має компенсувати відповідні витрати. На думку Герберта Штумпфа, витрати на аудиторську перевірку зазвичай покладаються на ліцензіара, хоча немецькі вчені Раш та Реймер вказують на іншу тенденцію.

До обов’язків ліцензіата належить освоєння (виробництво та збут) винаходу, право на використання якого надано ліцензіатові. Зважаючи на існування різних поглядів щодо наявності (так, Штумпф, Бенкард, Кохлер, Людеке, Раш вважають, що у разі надання виключної або одноособової ліцензії ліцензіат зобов’язаний освоювати винахід. Немає одностайності щодо наявності такого обов'язку при наданні простої невиключної ліцензії. Більше того, деякі вчені (Раш, Тетзнер, Штупмф та інші) зауважують про відсутність такого обов’язку) обов’язку освоєння, доцільно обумовити в ліцензійному договорі обсяг та зміст обов’язку ліцензіата щодо освоєння предмета ліцензії. При цьому сторони визначають початок виробництва товарів за переданим винаходом, вимоги щодо якості товарів, що виробляються, механізм встановлення ціни на вироблені товари, їх рекламування. Якщо обов’язок з освоєння прямо передбачено в договорі, то для стимулювання ліцензіата виконувати його належним чином ліцензіар може зажадати включити до договору застереження про неустойку. Встановлюючи штрафні санкції щодо невиконання обов’язку ліцензіата з освоєння, сторони мають визначити чіткий мінімальний обсяг продукції, що її має виробляти ліцензіат на певну контрольну дату.

Визначаючи в договорі дату початку виробництва товарів за наданою ліцензію сторони беруть до уваги обставини, що впливають на початок виробництва, а саме ступінь промислового впровадження предмета ліцензії. Так, при запатентованому винаході, впровадження якого ще не почалося (необхідно проводити додаткові дослідження, виготовляти дослідні зразки тощо), потрібно більше часу, щоб розпочати серійне виробництво приладів та товарів, що базуються на винаході. Якщо ліцензію надано на доведений до промислового рівня винахід і ліцензіат має необхідні засоби виробництва, то строк початку серійного виробництва буде меншим, аніж в попередньому випадку.

Обсяг виробництва зазвичай визначається ліцензіатом самостійно. Він залежить від конкурентоспроможності товару або пристрою, що виробляється на базі предмета ліцензії, рентабельності виробництва, наявності достатніх фінансових ресурсів.

Якість товарів, що виробляються за наданою ліцензією, є предметом спеціальної уваги ліцензіара, особливо у випадках, коли надання ліцензії було наслідком бажання ліцензіара зберегти ринок, на який він не міг експортувати товари, що ним виробляються, через заборону на такий експорт. Бажання довести до відома споживачів, що товар виробляється на основі ліцензії, виданої ліцензіаром, є підставою для встановлення обов’язку ліцензіата зазначати про це на пристрої або товарі.

Конкретні вимоги щодо якості товарів слід чітко обумовити в ліцензійному договорі, зокрема зазначити матеріали, з яких виробляються пристрої або товари, визначити характеристики виготовлених товарів, передбачити застереження, що товари повинні мати таку саму якість, як і ті, що виробляються ліцензіаром, та інше.

Якщо є застереження щодо якості товарів, що виробляються, то ліцензіат має надавати ліцензіару можливість контролювати таку якість. Такий контроль передбачає право та обов’язок ліцензіара направляти на виробництво ліцензіата своїх інженерів для надання необхідних консультацій щодо організації виробництва, освоєння технічних процесів та ведення виробництва. Право проведення контрольних перевірок може бути надано незалежній особі – експерту або спеціалізованому підприємству.

Незважаючи на заінтересованість ліцензіара в максимальному збуті товарів, що виробляються за наданою ним ліцензією, він не може безпосередньо впливати на рівень цін, що встановлюються ліцензіатом на вироблену продукцію. Такий вплив може здійснюватися опосередковано шляхом регулювання розмірів ліцензійних платежів.

Наявність обов’язку у ліцензіата щодо освоєння предмета ліцензії, тобто виробництва товарів та їх подальшого збуту, не означає, що він автоматично зобов’язаний рекламувати товари, що виробляються. Щоб запобігти виникненню суперечок між ліцензіаром та ліцензіатом з цього приводу, сторонам ліцензійних договорів рекомендується узгоджувати певні фіксовані суми або фіксовані відсотки від отриманих ліцензіатом доходів, що їх потрібно спрямовувати на рекламування товарів, які виробляються за ліцензією.

Обов’язок щодо освоєння тісно пов’язаний з обов’язком щодо вдосконалення предмета ліцензії. Вдосконалювати предмет ліцензії може і ліцензіат, і ліцензіар. У випадку проведення робіт обома сторонами загальноприйнято включати положення про обмін між сторонами отриманими результатами.

А чи може ліцензіат впроваджувати здійснені ним вдосконалення в предмет ліцензії? Г. Штумпф, а також його німецький колега Людеке (Штумпф Герберт. Лицензионный договор/ Пер. с нем. под ред. и со вступ. ст. М.М. Богуславского. – М.: Прогресс, 1988. –c. 115) дають ствердну відповідь на це запитання.

Проте можливі ситуації, коли ліцензіар зацікавлений обмежити це право ліцензіата. Наприклад, товари, що вироблені на основі ліцензії, продаються із зазначенням найменування ліцензіара. Тоді ліцензіар має знати, які вдосконалення вносяться в предмет ліцензії. Часто-густо вони можуть в подальшому негативно вплинути на якість товарів, що виробляються, а відповідно і на ділову репутацію ліцензіара.

Право ліцензіата щодо впровадження отриманих вдосконалень можна обмежити внесенням спеціального застереження, за яким таке впровадження потребує письмової згоди ліцензіара. Також необхідно обумовити, яким чином здійснення вдосконалень вплине на розмір сплачуваних ліцензійних платежів.

Ліцензіат не зобов’язаний надавати ліцензіару відповідні права користування такими вдосконаленнями, якщо інше не передбачено в ліцензійному договорі. Проте у разі коли сам ліцензіар виробляє товари або надає ліцензії на використання цього об’єкта інтелектуальної власності ліцензіатам інших країн, він, безумовно, є зацікавленим отримати права використовувати внесені вдосконалення в предмет ліцензії, включаючи його право інформувати про такі вдосконалення інших ліцензіатів. Можливі такі варіанти вирішення наведеної ситуації:

1. ліцензіат зобов’язаний передавати ліцензіару інформацію щодо будь-яких винаходів, в основу яких покладені зміни або вдосконалення предмета ліцензії, на які подані заявки щодо отримання відповідних патентів. Передача інформації супроводжується наданням ліцензіару простої або виключної ліцензії на використання вдосконалень у певних країнах. Якщо ліцензіат незацікавлений у патенті на винаходи, отримані як результат вдосконалення предмета ліцензії, а ліцензіар навпаки має бажання одержати патент на своє ім’я, сторонам слід обумовити можливість оформлення патенту на ім’я ліцензіара та його обов’язки, що випливають з цього (наприклад, виплата відповідної винагороди винахіднику, отримання ліцензіатом ліцензії на такий винахід, надання ліцензіаром простих ліцензій іншим ліцензіатам тощо);

2. ліцензіат та ліцензіар можуть узгодити, в яких країнах кожен з них може отримати патент на винахід, що є результатом проведених вдосконалень предмета ліцензії. Наприклад, ліцензіар отримує право зареєструвати винахід на своє ім’я в країнах, в яких він сам виробляє товари або в яких виготовляють їх за наданими ним ліцензіями. Ліцензіат набуває право зареєструвати винахід у своїй країні та/або інших країнах. На думку Г. Штумпфа, такі домовленості можуть суперечити антимонопольному законодавству (між сторонами здійснюється розподіл ринків), і тому сторонам потрібно перевірити норми такого законодавства.

Ліцензійний договір може містити умову щодо обмеження випуску продукції, яка виготовляється з використанням предмета ліцензії, в період дії договору. Такі обмеження можуть стосуватися кількісних параметрів продукції, кількісних обмежень потужностей, що використовуються для виробництва продукції, та ін. Включення такого положення можливе, якщо ліцензіар надає ліцензії через те, що він не має змоги реалізувати предмет ліцензії самостійно (наприклад, його виробничі потужності перевантажені або предмет ліцензії не вписується в його виробничу програму тощо). Застереження щодо обмеження кількості продукції, що випускається за ліцензією, фактично є таким, що обмежує конкуренцію між ліцензіаром та ліцензіатом.

Право ліцензіата щодо предмета ліцензії (виготовлення на її основі товарів та подальший збут їх) може бути обмежено територією, на якій ліцензіату дозволено збувати вироблені ним товари. Таке обмеження може бути пов’язане з бажанням самого ліцензіара збувати товар, вироблений ним на основі винаходу (на який ліцензіату надано ліцензію) або наявністю таких самих ліцензій в інших ліцензіатів, що діють поза межами первісного ліцензіата. Щоб запобігти виникненню спорів між сторонами ліцензійного договору та ліцензіатами між собою у зв’язку з порушенням їхніх прав, рекомендуємо чітко окреслювати в договорі межі території, на якій діє надана ліцензія (як правило, при визначенні території використовують адміністративні межі районів, областей у країні або географічні межі певної країни).

Чи буде продаж товарів, виготовлених на основі ліцензії, поза межами договірної території порушенням ліцензійного договору? Якщо такий продаж здійснюється ліцензіатом, то буде. Але здійснення продажу особою, що набула товар у ліцензіата на договірній території та перепродує його поза межами договірної території ліцензіата, не вважатиметься порушенням. Дійсно, ліцензіар не може зобов’язати ліцензіата контролювати діяльність його споживачів.

Одним з основних обов’язків ліцензіата, якому надано ліцензію на використання певного об’єкта інтелектуальної власності, є сплата ліцензійної винагороди. Це питання є важливим для сторін, тому розмір винагороди та механізм сплати її треба чітко обумовити в договорі.

ЛІЦЕНЗІЙНА ВИНАГОРОДА

Розмір ліцензійної винагороди визначається сторонами. Вона може складатися з таких видів платежів:

• первісного одноразово сплачуваного (паушального) платежу. Його можуть називати основним ліцензійним платежем, основним платежем, одноразовим паушальним платежем, платежем при укладенні договору, первісним платежем, платежем, що не підлягає поверненню, lump-sum, down payment. Призначення такого платежу може бути різним: від компенсації за передачу технічної інформації або ноу-хау до готовності укласти договір як такий. Момент настання обов’язку ліцензіата щодо сплати цього виду ліцензійного платежу слід обумовити в договорі. Однак сама назва платежу говорить про те, його сплачують відразу після підписання ліцензійного договору; та
• щорічного мінімального гарантованого платежу. Умова про його сплату може включатися до ліцензійного договору у випадку недосягнення ліцензіатом при сплаті інших ліцензійних платежів визначеної в договорі суми (Як приклад Городиський М.Л. наводить: «якщо сума платежу, зазначена в п. 2 контракту, протягом будь-якого року дії контракту, за винятком перших двох років, не буде досягати суми 350 тисяч датських крон, ліцензіат зобов’язаний здійснювати додаткові платежі для того, щоб загальна сума платежів протягом кожного року становила не менш як 350 тисяч крон»// Городисский М.Л. Лицензии во внешней торговле СССР. – М.: МО, 1972. – c. 90). Визначаючи момент настання обов’язку ліцензіата зі сплати мінімального гарантованого платежу, сторони можуть домовитися, що він сплачується в кінці певного періоду (місяця, кварталу, року) після сплати інших видів ліцензійних платежів у випадку недосягнення обумовленої суми, а можуть передбачити його сплату авансом, тобто на початку встановленого сторонами періоду; та
• роялті, яке є певним відсотком від загального доходу або прибутку ліцензіата. Воно може бути поштучним, тобто певний фіксований платіж за кожну вироблену одиницю продукції. Обираючи виплату поштучного роялті, сторони можуть домовитися про можливість зменшення такого платежу в міру того, як збільшується загальний обсяг виробництва. Цей метод калькуляції ліцензійної винагороди стимулює ліцензіата до ширшого використання ліцензії. Також доцільно визначити, чи буде зобов’язаний ліцензіат сплачувати ліцензіару поштучне роялті за оновлення, відновлення або заміну випущених в обіг пристроїв та деталей, вироблених на основі запатентованих винаходів. Іноді узгодження цього питання залежить від того, чи отримуватиме ліцензіат плату за таке оновлення, відновлення чи заміну. Очевидно, що при гарантійному оновленні, відновленні або заміні ліцензіат не отримуватиме будь-якої компенсації за це, а отже, ліцензіат не буде зобов’язаний сплачувати ліцензійне поштучне роялті. У разі отримання ліцензіатом компенсації за оновлення, відновлення чи заміну пристроїв та деталей, поштучне роялті підлягає сплаті.

Треба зазначити, що на практиці сторони застосовують комплексний підхід у визначенні видів ліцензійних платежів, тобто обирають сполучення сплати фіксованих платежів та певних роялті.

Розглянуті вище види договорів можна віднести до «нових» для України. Їхнє широке застосування в Україні обумовлене розширенням зовнішньоекономічних зв’язків українських підприємств та значним застосуванням на території України методів збуту та просування товарів, що є більш типовими для розвинутих країн. Причиною широкого застосування зазначених видів договорів є наявність певного числа переваг і економічна доцільність їх застосування для сторін договорів. Водночас завдяки застосуванню зазначених видів договорів певні переваги отримують кінцеві споживачі товарів. Саме переваги, які отримує кінцевий споживач (більша різноманітність товарів, можливість надання більшої кількості послуг по обслуговуванню товарів (гарантійне та ремонтне обслуговування), можливість зниження споживчої ціни, тощо) стимулюють законодавців різних країн встановлювати їхнє спеціальне регулювання. Завдяки прийняттю ЦК України в нашій країні більш широко застосовуватимуться такі види договорів як ліцензійний та франчайзингу. Згодом можливе прийняття окремого закону щодо агентських договорів. Як зазначено нами вище до дистриб’юторських договорів, фактично можуть застосовуватися норми щодо регулювання договорів купівлі-продажу.