Нарушение прав на товарный знак и ответственность.

В первую очередь необходимо отметить, что владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный знак без разрешения его владельца.
Следующие действия признаются нарушением прав владельца товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь.
Нарушитель исключительных прав владельца товарного знака может понести наказание в соответствии:
- с нормами гражданского права;
- нормами административного права;
- нормами уголовного права.
Наказание в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь может быть применено только в том случае, если в течение года к нарушителю было применено административное взыскание за такие же действия.

Например, общество с дополнительной ответственностью в заявлении суду указало, что является владельцем двух товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 16-го класса МКТУ. В нарушение исключительных прав владельца товарного знака совместное предприятие осуществляло использование одного из товарных знаков, воспроизводя его дословно, графически и по цвету (красный) в названии издаваемого периодического издания — газеты бесплатных объявлений, учредителем которой является, без заключения лицензионного договора либо договора об уступке права на товарный знак. Истец просил суд взыскать с ответчика в его, истца, пользу штраф в размере стоимости сотого номера тиража газеты и осуществить возврат уплаченной за подачу искового заявления государственной пошлины.
Судом было установлено, что ответчик допустил нарушение прав владельца товарного знака, которое выражалось в несанкционированной продаже сотого тиража газеты. В связи с чем решением судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда от 19 июня 2001 г. с него в пользу истца был взыскан штраф в размере стоимости тиража сотого номера газеты.
При этом суд признал несостоятельными и противоречащими ст.3 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках (знаках обслуживания) «доводы представителей истца, что, несмотря на наличие данного истцом ответчику разрешения на использование товарного знака, санкционированным и правомерным может считаться использование товарного знака лишь в рамках заключенных лицензионного договора либо договора об уступке права на товарный знак, поскольку правомерным признается использование знака при наличии согласия и разрешения самого владельца. (Судовывеснiк, 2001 г., N 4, стр.46 Извлечение).

Например, в заявлении суду истец СП ЗАО «Милавица» указал, что предприниматель, имеющий торговую точку на территории одного из минских рынков, предлагает к продаже изделия женского белья, не являющихся продукцией СП, с навесными и вшитыми ярлыками, на которых изображен комбинированный товарный знак «MOLAVITSA», владельцем которого является истец. Истец просил взыскать с ответчика штраф, в размере стоимости предлагаемой к продаже продукции.
Судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда заявленные требования были удовлетворены в полном объеме. При этом было указано, что предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является элементом введения товара в гражданский оборот и представляет собой самостоятельное нарушение исключительных прав владельца товарного знака.

Применение предупредительной маркировки о том, что товарный знак зарегистрирован (то есть проставление рядом с товарным знаком предупредительной маркировки в виде латинской буквы R или R в окружности либо словесных обозначений «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак») с обозначением, которое не зарегистрировано в Республике Беларусь в качестве товарного знака, наказывается аналогично незаконному использованию товарного знака.

10Договор уступки исключительного права

Договор уступки исключительного права опосредует передачу (отчуждение, уступку) исключительного права на объект интеллектуальной собственности. До недавних пор передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности регулировалась только авторским и лицензионным договорами. Данные виды договоров не удовлетворяли в полном объеме потребности гражданского оборота, предусматривая только частичную передачу исключительных прав.

Согласно ст. 984-1 Гражданского кодекса (далее - ГК) по договору уступки исключительного права одна сторона (правообладатель) передает принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в полном объеме другой стороне. В соответствии со ст. 43 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года N 262-З "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон об авторском праве) по договору уступки исключительного права одна сторона (правообладатель) отчуждает исключительное право на объект авторского права или смежных прав в полном объеме другой стороне на весь срок действия авторского права (смежных прав).

В силу п. 4 ст. 984-1 ГК исключительное право переходит от правообладателя к другой стороне с момента заключения договора уступки исключительного права, если этим договором не предусмотрено иное. А в случае если договор уступки исключительного права подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами, исключительное право переходит от правообладателя к другой стороне с момента регистрации указанного договора.

По лицензионному договору согласно п. 1 ст. 985 ГК правообладатель (лицензиар) не передает (отчуждает, уступает) исключительное право, а предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать объект интеллектуальной собственности. Авторским договором в то же время в силу п. 1 ст. 45 Закона об авторском праве признается лицензионный договор, в котором в качестве лицензиара выступает автор произведения. Таким образом, только договор уступки исключительных прав может опосредовать полную бессрочную трансмиссию исключительных прав от одного лица к другому.

Предметом рассматриваемого договора является передача (отчуждение, уступка) исключительного права на соответствующий объект интеллектуальной собственности. Согласно законодательству в отношении большинства объектов интеллектуальной собственности допускается только полная уступка исключительного права, но в отношении товарных знаков и знаков обслуживания она может быть частичной. Согласно п. 1 ст. 22 Закона о товарных знаках право на товарный знак может быть уступлено владельцем товарного знака по договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

Для понимания природы договора уступки исключительного права важно понимание природы самих «исключительных прав». Согласно п. 2 ст. 16 Закона об авторском праве исключительное право на произведение означает право автора (иного правообладателя) использовать произведение по своему усмотрению в любой форме и любым способом; при этом автору (иному правообладателю) принадлежит право разрешать или запрещать другим лицам использовать произведение. В соответствии с п. 1 ст. 983 ГК обладателю имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации принадлежит исключительное право правомерного использования этого объекта интеллектуальной собственности по своему усмотрению в любой форме и любым способом; его использование другими лицами допускается только с согласия правообладателя.

Анализ законодательства Республики Беларусь, позволяет сделать вывод о том, что исключительное право состоит из трех правомочий: использовать объект интеллектуальной собственности по своему усмотрению в любой форме и любым способом; разрешать его использовать другим лицам определенным (определенными) способом (способами); запрещать его использование. Таким образом, договор уступки исключительных прав предусматривает изменение субъекта правоотношений, которому принадлежат исключительные права. Проводя параллели со сферой имущественных правоотношений, можно сравнить лицензионный (авторский) договор с договором аренды, а договор уступки исключительных прав – с договором купли-продажи.

В соответствии с п. 1 ст. 402 ГК существенными условиями договора признаются условия о предмете договора и условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно ст. 984-1 ГК к существенным условиям рассматриваемого договора также относится условие о возмездности. Аналогичное существенное условие договора уступки исключительного права содержится и в Законе об авторском праве. Без согласования указанного условия в форме, требуемой законодательством, договор уступки исключительного права будет считаться незаключенным.

Договор уступки исключительного права заключается в письменной форме, а в случае если такой договор заключается в отношении объекта промышленной собственности, исключительное право на который удостоверено патентом (свидетельством), - подлежит обязательной регистрации в патентном органе. Согласно п. 3 ст. 984-1 ГК несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет недействительность договора уступки исключительного права.

Общие требования к регистрации договоров уступки исключительных прав на объекты промышленной собственности установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2009 г. N 346 "О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)".

Применение договора уступки исключительных прав может быть также ограничено императивными нормами белорусского законодательства. В соответствии с п. 2 ст. 22 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках» не допускается уступка исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, если такая уступка может стать причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара (услуги) или его изготовителя (исполнителя). В силу п. 1 ст. 1016 ГК не допускается отчуждение и права на фирменное наименование, кроме случаев реорганизации юридического лица или отчуждения предприятия в целом.

В заключение хочется сделать вывод о том, что введение договора уступки исключительных прав в гражданский оборот наделяет правовое регулирование интеллектуальной собственности в Республике Беларусь полным инструментарием, необходимым для эффективной трансмиссии объектов интеллектуальной собственности.

19.03.2014

В сфере международной торговли объектами интеллектуальной собственности крайне сложно найти совпадающие по основным положениям лицензионные договоры. Их многообразие определяется характером и степенью разработки объектов, состоянием их охраны, наличием ноу-хау, условиями передачи и объемом прав, порядком расчетов, требованиями покупателя и т.д.
По сути дела, любой из этих существенных признаков может стать основанием для определения вида и названия самого лицензионного договора. Например, лицензионный договор на устройство, способ производства, товарный знак, промышленный образец, на передачу исключительного права на ноу-хау и т.д. Не случайно в международном обмене лицензиями применяется значительно больше типовых лицензионных договоров, чем типовых контрактов для других видов внешнеторговых сделок.
Нередко встречаются публикации, в которых при определении типа лицензионного договора за основу классификации принимается вид лицензии, что приводит к отождествлению классификаций видов лицензий и лицензионных договоров. Вид лицензии — важный, но не единственный существенный признак, характеризующий специфику конкретного лицензионного договора.
Более справедливой представляется точка зрения тех авторов, которые пытаются группировать лицензионные договоры, исходя из их общих признаков. Такой подход позволяет классифицировать лицензионные договоры по следующим наиболее существенным признакам:
—	предметам лицензий;
—	видам лицензий;
—	объему передаваемых прав;
—	способу охраны объектов интеллектуальной собственности;
—	статусу субъектов договора и характеру отношений между ними.
На представленной ниже схеме даны классификационные признаки лицензионных договоров, которые в разных сочетаниях используются при составлении конкретного договора.
В группу лицензионных договоров, классифицируемых по предметам лицензий, входят лицензионные договоры на патентные изобретения, ноу-хау, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, селекционные достижения, программы для ЭВМ, базы данных и топологии микросхем. В рамках указанных соглашений, как правило, предусматривается предоставление лицензиату права пользования указанными объектами интеллектуальной собственности, передача технической документации, оказание технической помощи, а также поставка в ряде случаев специального оборудования, сырья, комплектующих узлов, образцов и т.п. для освоения и использования лицензии. В ряде случаев предмет соглашения может быть ограничен лишь предоставлением права пользования указанными объектами интеллектуальной собственности.
В группу лицензионных договоров, классифицируемых по видам лицензий, входят соглашения на «чистые», сопутствующие, возвратные, перекрестные, принудительные, открытые, обязательные, а также сублицензии. По объему прав и обязательств такие договоры могут не отличаться от предыдущей группы, однако в их структуре и содержании отражается специфика конкретного вида лицензий.
В зависимости от объема передаваемых прав лицензионные договоры могут предусматривать передачу неисключительной (простой), исключительной и полной лицензии, а также продажу патента. В каждом таком договоре объем прав на использование предмета лицензии может быть различным, что позволяет лицензиару более эффективно учитывать собственные интересы при продаже лицензии. По договору лицензиату могут быть переданы права на производство, использование и продажу лицензионной продукции на территории одной или нескольких стран, а может быть предусмотрено лишь право на ее продажу или использование. Как правило, для выработки оптимального решения по объему предоставляемых по лицензионному договору прав лицензиар и лицензиат проводят серьезные исследования рынка, возможностей и интересов партнеров.
По способу охраны объектов интеллектуальной собственности лицензионные договоры делятся на патентные и беспатентные. К патентным относятся договоры, предусматривающие передачу прав на использование защищенных патентами и свидетельствами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности. В рамках беспатентных лицензионных договоров осуществляется передача прав на ноу-хау, включая неохраняемые технические решения, секреты производства, технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт.
По статусу и отношениям субъектов лицензионных сделок различают договоры, заключаемые между юридически и финансово независимыми между собой фирмами (межфирменные лицензионные договоры), и договоры, заключаемые в рамках ТНК между их родственными компаниями (внутрифирменные лицензионные договоры).
Как было отмечено выше, в рамках самостоятельных беспатентных лицензионных договоров осуществляется передача технических решений, отвечающих требованиям патентоспособности изобретений или полезных моделей в отношении новизны, изобретательского (технического) уровня и промышленной применимости, но не имеющих патентной защиты. Ноу-хау второго типа, служащие дополнением к охраняемым изобретениям или полезным моделям, передаются в рамках патентного лицензионного договора.
Следует подчеркнуть условный характер рассмотренной классификации, в основу которой положены такие существенные признаки лицензионного договора, как предмет и вид лицензии, объем передаваемых прав, способ охраны объектов интеллектуальной собственности и характер взаимоотношений субъектов сделки. Анализ договора по одному из этих признаков, хотя и позволяет углубить исследование, показать специфику и отличительные черты лицензионной сделки, однако дает одностороннюю, неполную характеристику лицензионного договора. Поэтому любой отнесенный к тому или иному виду лицензионный договор должен быть рассмотрен с точки зрения других указанных в классификации признаков. Очевидно, что подготовку проекта лицензионного договора целесообразно начать с анализа предмета лицензии. Именно этот признак лежит в основе многочисленных типовых лицензионных договоров, известных в международной практике.
Например, типовой лицензионный договор на патентное изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, ноу-хау и др. Реальные лицензионные договоры составляются на основе типового договора, определенного в зависимости от предмета лицензии, с последующим анализом и учетом других классификационных признаков.
Несмотря на условный характер приведенной на схеме классификации, ее можно использовать в практической деятельности, в частности, при подготовке предложений и запросов в отношении предмета лицензии, при разработке проектов лицензионных договоров. В ней отражены все возможные варианты лицензионных договоров. Поэтому любой подлежащий продаже или покупке объект интеллектуальной собственности с учетом его объективных характеристик, целей и договоренностей партнеров может быть проанализирован с помощью этой схемы. Результатом такого анализа должен стать реальный лицензионный договор, отвечающий требованиям использования конкретного объекта интеллектуальной собственности и условиям его реализации на рынке.

Лицензионный договор

Автор: Maxvel 8-04-2015, 18:54

Предоставление права использовать запатентованный объект другим лицам осуществляется заключением лицензионного договора. По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 985 ГК). Применительно к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам сторонами по лицензионному договору являются патентообладатель (лицензиар) и приобретатель лицензии (лицензиант). Пункт 2 ст. 985 ГК установил два вида лицензионного договора: когда лицензионный договор предоставляет лицензиату права использования объекта промышленной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам, договор именуется простой (неисключительной) лицензией; когда же лицензионный договор предоставляет лицензиату права использования объекта промышленной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам, договор именуется исключительной лицензией. Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).
Не исключается ситуация, при которой в договоре предусмотрено, что и сам лицензиар лишается права использовать запатентованный объект. Такая лицензия является полной.
В соответствии с подпунктом 3 п. 2 ст. 985 ГК лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату других видов лицензий, допускаемых законодательными актами.
Действующие законодательные акты Республики Беларусь не предусматривают, какие виды лицензий, кроме простой неисключительной и исключительной могут быть предоставлены лицензиату и не содержит норм права, определяющих содержание лицензионных договоров, порядок их заключения, изменения и прекращения, предоставляя право сторонам самим определять условия лицензионного договора, права и обязанности сторон и т. п., соблюдая общие правила ГК и других актов законодательства о сделках и договорах.
В лицензионном договоре стороны точно определяют объем правомочий лицензиата и срок, в течение которого последний вправе использовать свои правомочия.
Как правило, в лицензионном договоре устанавливаются территориальные границы действия неисключительной лицензии, количественные ограничения производимых по ней изделий, способы использования запатентованного объекта промышленной собственности, отрасль хозяйственной деятельности, в которой объект может использоваться и т. п. В договоре могут устанавливаться запреты использовать запатентованный объект в отдельных отраслях производственной деятельности.
Что касается срока действия лицензионного договора, то он, как правило, значительно короче срока действия патента. Это объясняется тем, что запатентованные объекты промышленной собственности часто до истечения срока действия патента морально устаревают.
Лицензиар при исключительной лицензии на изобретение, полезную модель может разрешать лицензиату заключать лицензионные договоры (сублицензии) с третьими лицами в пределах передаваемых по основному лицензионному договору прав на использование изобретения, полезной модели. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат.
Лицензионный договор предполагается возмездным. Размер и порядок выплаты вознаграждения лицензиару определяется сторонами в договоре в форме поушального сбора (уплачиваемого единовременного вознаграждения при подписании лицензионного договора) и роялти (текущих отчислений в процентах к извлекаемой прибыли или к цене запатентованного продукта).
Уступка прав патентообладателя (уступка патента) в отличие от передачи права на использование (лицензионного договора) означает, что к приобретателю патента переходят права патентообладателя в том объеме, в котором они принадлежат патентообладателю на момент уступки, на весь срок действия патента. Приобретатель патента вправе выдавать лицензии на использование объекта промышленной собственности другим лицам.
Договоры о передаче прав на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и договоры об уступке прав на патенты совершаются в письменной форме и регистрируются в государственном патентном ведомстве Республики Беларусь. Последнее имеет право в пределах своей компетенции запрашивать и получать от государственных органов заключения по вопросам, связанным с регистрацией указанных договоров, проводить экспертизу последних и регистрировать их в специальном реестре. Незарегистрированный договор считается недействительным (п. 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. № 437 «О регистрации лицензионных договоров и договоров об уступке прав на патенты (удостоверения)» .
12. Открытая лицензия. Принудительная лицензия
Закон Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. «О патентах на изобретения и полезные модели» предоставляет право объявить о предоставлении открытой лицензии.
Суть открытой лицензии состоит в том, что патентообладатель может подать в патентный орган для официального опубликования заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели на условиях неисключительной лицензии. В этом случае пошлина за поддержание патента в силе снижается на 50 процентов, начиная с года, следующего за годом публикации такого заявления. Тот, кто изъявит желание использовать указанное изобретение, полезную модель, обязан заключить с патентообладателем договор о платежах. Сам патентообладатель также не может отказаться от заключения лицензионного договора с лицом, изъявившим желание заключить договор, поскольку была объявлена открытая лицензия.
Патентообладатель не только вправе, но и обязан использовать запатентованное изобретение, полезную модель. В случае неисполнения этой обязанности заинтересованное лицо вправе требовать выдачи ему принудительной лицензии. Принудительной признается лицензия, которая выдается по решению суда вопреки воле патентообладателя. При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем в течение пяти лет изобретения, в течение трех лет полезной модели, любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованное изобретение, полезную модель, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может обратиться в суд с ходатайством о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование изобретения, полезной модели обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размеров, сроков и порядка платежей.
При решении вопроса об использовании запатентованного изобретения, полезной модели не имеет значения, кто использует объект, сам патентообладатель или другие лица – лицензиаты, поэтому патентообладатель, чтобы избежать предоставления принудительной лицензии, вправе подать в патентный орган заявление об открытой лицензии.

13 1. Лицензиар заявляет, что на момент подписания настоящего договора ему ничего не извест- но о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением данной ли- цензии. 6.2. Лицензиар заявляет о технической осуществимости технологического процесса по лицен- зии на предприятии Лицензиата и возможности достижения показателей, предусмотренных настоящим договором, при условии полного соблюдения Лицензиатом технических усло- вий и инструкций Лицензиара. 6.3. Лицензиат обязуется изготовить продукцию по лицензии в полном соответствии с полу- ченной технической документацией и инструкциями Лицензиара. 6.4. Лицензиар обязуется в срок, не превышающий 10 (десять) дней после подписания сторона- ми, направить договор в Национальный центр интеллектуальной собственности для реги- страции в установленном порядке. 6.5. Сторона, не выполнившая указанных в п.6.1.-6.4. условий, обязана возместить другой сто- роне понесенные ею в связи с этим невыполнением убытки. 6.6. Размер возмещения убытков и договорных штрафов, о которых одна сторона может зая- вить из-за различных нарушений условий настоящего договора, не может в общей сложно- сти превышать полученных или выплаченных по п. 8. договора сумм, если стороны не до- говорились об ином. 7. Техническая помощь в освоении